Исключительные права на средства индивидуализации и недобросовестная конкуренция (Н.Н. Карташов, "Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения", N 6, ноябрь-декабрь 2006 г.)

Исключительные права на средства индивидуализации
и недобросовестная конкуренция

Часть 2 ст. 10 Закона РСФСР от 22 марта 1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" (далее - Закон о конкуренции) предусматривает запрет недобросовестной конкуренции, связанной с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг.

Основанием для признания действий хозяйствующего субъекта по приобретению исключительных прав недобросовестной конкуренцией является наличие в таких действиях всех признаков недобросовестной конкуренции, изложенных в легальном определении недобросовестной конкуренции. То есть действия хозяйствующего субъекта, связанные с приобретением и использованием исключительных прав, могут быть признаны недобросовестной конкуренцией, если они направлены на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречат положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или причинили убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанести ущерб их деловой репутации.

Под направленностью действий хозяйствующего субъекта на получение преимуществ в предпринимательской деятельности понимается их объективная способность предоставить субъекту такие преимущества. При этом сами преимущества означают такое превосходство над конкурентами, которое обеспечивает возможность увеличить размер получаемой прибыли по отношению к уровню прибыли при воздержании от указанных действий. То есть действия хозяйствующего субъекта могут считаться направленными на получение преимуществ, если они позволяют хозяйствующему субъекту увеличить получаемую прибыль либо предотвратить ее неизбежное снижение.

Приобретение преимуществ перед конкурентами возможно, в основном, двумя способами:

- посредством воздействия на потребителей, что, в свою очередь, обеспечивает увеличение объема реализации товара;

- посредством внесения в процесс производства изменений, которые направлены на снижение издержек либо повышение качества продукции.

При применении данной нормы преимущества от недобросовестного приобретения и использования товарного знака могут быть получены только в том случае, если товарный знак уже используется конкурентом для продвижения своего товара на товарный рынок.

Вторым признаком, для которого необходимо доказывание при рассмотрении дел о недобросовестной конкуренции, является противоречие положениям действующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. В пункте 2 ст. 10 Закон о конкуренции предусматривает запрет таких действий, при которых регистрация товарного знака произведена формально в полном соответствии с Законом РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), но цели и/или последствия такой регистрации выражаются в недобросовестной конкуренции. В частности, данным запретом охватываются действия лица, при которых регистрация товарного знака направлена на приобретение необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности, создание препятствий для деятельности конкурентов, уже присутствующих на рынке. В связи с чем противоречие действий хозяйствующего субъекта требованиям действующего законодательства в данном случае рассматриваться не будут. Эти действия должны оцениваться с точки зрения их соответствия морально-этическим нормам: требованиям добропорядочности, разумности и справедливости, а также обычаям делового оборота.

Согласно ст. 5 ГК РФ обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. При этом обычаи делового оборота применяются, если они не противоречат положениям действующего законодательства или договору.

В то же время термины "добропорядочность", "разумность", "справедливость" действующим законодательством не определены, в связи с чем эти термины следует применять в соответствии с их общим значением в русском языке. Термин "добропорядочный" толкуется как приличный, достойный одобрения, порядочный, а термин "порядочный", в свою очередь, как честный и соответствующий принятым правилам поведения (см., например, Толковый словарь русского языка под ред. СИ. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. М., 1997).

Категории "разумность" и "справедливость" отражают различные моральные принципы, при этом данные принципы должны распространяться на предпринимательскую деятельность, поскольку правила поведения обычного человека, например, по отношению к родственникам и друзьям могут расходиться с принятыми правилами осуществления предпринимательской деятельности.

Последним признаком недобросовестной конкуренции, указанным в ее определении, является причинение вреда другому хозяйствующему субъекту - конкуренту. Такой вред может выражаться в убытках, которые терпит конкурент, и/или в ущербе его деловой репутации. При этом в обоих случаях для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией достаточно одной лишь возможности наступления таких последствий и доказательств реального вреда не требуется.

Под убытками ст. 15 ГК РФ понимает расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Как правило, недобросовестная конкуренция не приводит к утрате или повреждению имущества. Чаще всего ущерб, наступающий в результате недобросовестной конкуренции, заключается в упущенной выгоде. Практически в любом случае совершения акта конкуренции как нормальной, так и недобросовестной, создаются условия, способствующие перераспределению спроса - приобретению потребителей одними хозяйствующими субъектами и их потере другими. Нарушение при этом чьих-либо субъективных прав придает таким потерям статус упущенной выгоды. Особенностью убытков, причиняемых недобросовестной конкуренцией, является то, что они часто причиняются, хотя и в разной степени, неограниченному кругу конкурентов.

Вторым видом вреда, наступающего вследствие недобросовестной конкуренции, является нанесение ущерба деловой репутации конкурента. В условиях рынка деловая репутация предпринимателя является одним из важнейших элементов коммерческого успеха, поскольку изменение репутации напрямую влияет на спрос, обращенный к хозяйствующему субъекту.

Под деловой репутацией обычно понимается сложившееся общественное мнение о профессиональных достоинствах и недостатках лица. Такое мнение складывается на основе оценки общественно значимых обстоятельств осуществления лицом своей деятельности. Ущербом деловой репутации следует считать негативные изменения в такой оценке, что может выражаться, например, в изменении положительного мнения о лице на отрицательное, ухудшении мнения о деятельности лица, снижении к нему доверия со стороны контрагентов и покупателей.

Особенностями данного вида вреда является, во-первых, то, что в рассматриваемой ситуации ущерб деловой репутации, в отличие от убытков, наносится конкретному лицу либо нескольким конкретным лицам. Во-вторых, нанесение в результате недобросовестной конкуренции ущерба деловой репутации обычно влечет и наступление убытков для "пострадавшего" хозяйствующего субъекта.

Пункт 2 ст. 10 Закона о конкуренции гласит "Не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительных прав на средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или оказываемых услуг".

То есть для признания действий хозяйствующего субъекта, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарный знак (фирменное наименование) актом недобросовестной конкуренцией, необходимо доказать, что недобросовестной конкуренцией являются как действия, связанные с приобретением, так и действия, связанные с использованием прав на товарный знак (фирменное наименование). Указанные действия рассматриваются в совокупности и не могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции по отдельности.

То есть если хозяйствующий субъект, недобросовестно приобретший товарный знак или фирменное наименование, никак не использует принадлежащие ему исключительные права на него (не выводит на рынок товар, маркированный зарегистрированным обозначением, не запрещает его использование кому-либо, не отчуждает свои права на это обозначение третьим лицам, которые в свою очередь могут совершить акт недобросовестной конкуренции), то действия, связанные только лишь с приобретением прав на товарный знак или фирменное наименование нельзя квалифицировать как акт недобросовестной конкуренции. В данном случае речь пойдет о злоупотреблении гражданскими правами (ст. 10 ГК РФ). В случае отсутствия негативного влияния на товарный рынок, нарушения принципов здоровой конкурентной борьбы действия хозяйствующего субъекта не могут быть квалифицированы как акт недобросовестной конкуренции.

При рассмотрении дел по п. 2 ст. 10 Закона о конкуренции следует четко разграничивать сферу деятельности указанного Закона и Закона о товарных знаках. Основания для признания регистрации товарного знака недействительной, упоминаемые в Законе о товарных знаках, не могут служить основанием для признания действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией. В данном случае законность регистрации товарного знака проверяется Палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения против регистрации товарного знака. Антимонопольные органы при применении п. 2 ст. 10 Закона о конкуренции не должны и не могут осуществлять правоприменительные функции в отношении Закона о товарных знаках, поскольку оценка соответствия регистрации товарного знака критериям охраноспособности не входит в их компетенцию. Закон о конкуренции устанавливает собственные, не связанные ни с какими иными законодательными актами, критерии оценки действий хозяйствующих субъектов, в том числе связанных с регистрацией товарных знаков. Положения ст. 10 Закона о конкуренции охватывают лишь сферу оценки действий хозяйствующих субъектов, связанных с регистрацией товарных знаков, с точки зрения добросовестности использования гражданских прав, что никоим образом не связано с проверкой заявляемого на регистрацию обозначения на охраноспособность.

Типичным примером данной формы недобросовестной конкуренции является регистрация хозяйствующим субъектом на свое имя товарных знаков либо фирменных наименований, которые уже используются конкурентом (но не регистрируются, при том что регистрация товарного знака не является обязанностью хозяйствующего субъекта и не может рассматриваться как халатность), с дальнейшим оказанием давления на конкурента, которое может выражаться в требовании заключить лицензионный договор или в требовании убрать "контрафактный" товар с рынка, освобождая тем самым нишу для своего товара или в предложении купить зарегистрированное обозначение. Следует отметить, что утверждения хозяйствующего субъекта о том, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака он ничего не знал о товаре, находящемся в гражданском обороте на товарном рынке и маркированным аналогичным обозначением не может быть принято во внимание. Наличие вины, что и подразумевает хозяйствующий субъект, говоря о неинформированности о продукте конкурента, не является одним из признаков недобросовестной конкуренции и не оказывает влияние на квалификацию его действий.

ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" - ЗАО "ГБ Холдинг Вин" (Товарный знак "Платинум/Platinum").

Дело N А40-65734/04-148-188.

ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" с 03.01.02 года осуществляет реализацию водки "Русский стандарт Platinum". Продаже водки предшествовал ряд подготовительных мероприятий - регистрация рецептуры водки, рекламные публикации в специализированных изданиях, презентация водки "Русский стандарт Platinum" и т.д.

ЗАО "ГБ Холдинг Вин" 28.05.02 подало заявку на товарный знак "Платинум / Platinum" и 13.02.03 получило свидетельство, в том числе и по 33 классу МКТУ: водка.

Основываясь на ст. 25 и 26 Закона о товарных знаках, ЗАО "ГБ Холдинг Вин" письмом от 11.05.04 предложило рассмотреть вопрос об уступке упомянутого товарного знака или заключить договор об использовании данного товарного знака из расчета 0,25 долл. США с учетом НДС за один литр алкогольной продукции.

Основываясь на п. 1 ст. 4 Закона о товарных знаках, владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другими лицами, ЗАО "ГБ Холдинг Вин" подало в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление (в мае 2004 г.) о нарушении ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" исключительного права на товарный знак "Платинум / Platinum", принадлежащий ЗАО "ГБ Холдинг Вин" на праве собственности по свидетельству N 238373, с требованием запретить ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" использовать данный товарный знак, а также изготавливать, хранить, предлагать к продаже или иным образом вводить его в гражданский оборот на территории Российской Федерации и обязать удалить за свой счет с контрафактных товаров, этикеток, упаковок незаконно используемый товарный знак либо осуществить их уничтожение.

К моменту предъявления письменных претензий к ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" ЗАО "ГБ Холдинг Вин" не производило какого-либо товара с использованием обозначения "Платинум / Platinum".

В исковом заявлении о нарушении ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" исключительного права на товарный знак "ПЛАТИНУМ / PLATINUM", поданном в Арбитражный суд г. Москвы, ЗАО "ГБ Холдинг Вин" оценило свои убытки в размере 17 532 763 руб., тогда как объем продаж вина "Платинум", которое было произведено только в 2004 г., составил 62 400 руб., включая НДС.

Комиссия ФАС России 26.10.04 вынесла решение о признании действий ЗАО "ГБ Холдинг Вин", выразившихся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 238373, нарушающими п. 2 ст. 10 Закона о конкуренции.

Федеральный арбитражный суд Московского округа подтвердил законность решения ФАС России, при этом отметив, что направленность действий ЗАО "ГБ Холдинг Вин" вследствие регистрации спорного товарного знака на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности и противоречии этих действий обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости подтверждается малым количеством выпущенного товара, фактом использования исключительных прав на товарный знак в целях создания препятствий для распространения на рынке продукции конкурирующей компании, фактом выдвижения материальных требований явно несоразмерных с затратами правообладателя на приобретенный товарный знак, способностью всех предпринятых ЗАО "ГБ Холдинг Вин" действий (угроза запрета реализации путем ареста и принятия обеспечительных мер, требование о компенсации убытков и т.д.) нанести убытки конкурирующей компании.

ЗАО "СоюзЭкстра" - ООО "Ариона-Сервис" (Товарный знак "Русская горка").

Дело N А40-66429/05-21-392.

ЗАО "СоюзЭкстра" в 2000 г., утвердив в Минсельхозе России технологическую инструкцию по производству водки "Русская горка", с 2001 г. реализует водку, маркированную обозначением "Русская горка". В августе 2002 г. ЗАО "СоюзЭкстра" был награжден золотой медалью международной выставки-ярмарки "Гурман 2002" за водку "Союзэкстра" и "Русская горка".

ООО "Ариона-Сервис" 23.12.02 подало заявку на товарный знак "Русская горка" и 12.04.04 получило свидетельство N 266984, в том числе и по 33 классу МКТУ: водка.

В 2005 г. ООО "Ариона-Сервис" подало в Арбитражный суд г. Москвы исковое заявление о нарушении заявителем исключительного права на товарный знак "Русская горка", принадлежащий ООО "Ариона-Сервис" на праве собственности по свидетельству N 266984, с требованием обязать ЗАО "СоюзЭкстра" прекратить использовать данный товарный знак, взыскать с ЗАО "СоюзЭкстра" в пользу ООО "Ариона-Сервис" компенсацию за нарушение прав на товарный знак в размере 500 тыс. руб. и обязать ЗАО "СоюзЭкстра" за его счет до истечения одного месяца с даты вступления в силу решения суда опубликовать его в еженедельном рекламно-информационном журнале "Спиртные напитки и пиво".

Комиссия ФАС России 07.09.05 вынесла решение о признании действий ООО "Ариона-Сервис", выразившихся в приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак "Русская горка", нарушающими п. 2 ст. 10 Закона РСФСР "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках".

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда, оставившего решение антимонопольного органа в силе, указывается что ЗАО "СоюзЭкстра" произвело все необходимые действия для вывода алкогольной продукции под данным наименованием на товарный рынок и вывело на рынок водку "Русская горка" до даты регистрации ООО "Ариона-Сервис" товарного знака.

Н.Н. Карташов,

начальник отдела управления контроля и надзора

за соблюдением рекламного законодательства

"Судебно-арбитражная практика Московского региона. Вопросы правоприменения", N 6, ноябрь-декабрь 2006 г.