Судебный контроль за регистрацией либо полным или частичным аннулированием регистрации товарного знака (Е. Моисеева, "Корпоративный юрист", N 3, март 2006 г.)

Судебный контроль за регистрацией либо полным или частичным
аннулированием регистрации товарного знака

Целесообразно ли создание Патентного суда в России? Как арбитражные суды исправляют ошибки Палаты по патентным спорам? На эти вопросы отвечает автор статьи, опираясь на подробный анализ ряда постановлений Президиума ВАС РФ.

Обжалование решений Палаты по патентным спорам

В соответствии со ст. 2 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках, Закон) правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основании его государственной регистрации в порядке, установленном названным законом, или в силу международных договоров. Юридические лица или граждане - предприниматели, желающие зарегистрировать свой товарный знак, а также правообладатели данного объекта интеллектуальной собственности нередко вступают в конфликт с федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет такую регистрацию. Сегодня это Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).

Возражения на отказ в регистрации определенного обозначения в качестве товарного знака либо против предоставления правовой охраны товарному знаку, в том числе общеизвестному в РФ, а также заявления о признании товарного знака общественным, либо о досрочном полном (частичном) аннулировании регистрации товарного знака принимаются и рассматриваются в федеральном государственном учреждении - Палате по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам*(1) (далее - Палата по патентным спорам, Палата, Патентная палата), которая создана Роспатентом как самостоятельное юридическое лицо.

Решения Палаты по патентным спорам, принятые по возражениям и заявлениям, согласно ст. 43.1 Закона о товарных знаках, утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, вступают в силу с даты их утверждения и могут быть обжалованы в суде в соответствии с законодательством РФ.

Положения данной статьи находятся в полном соответствии с Конституцией РФ, которая гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод, и, в частности, с требованиями ее ст. 46, поскольку решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Это право не ограничивается даже в условиях чрезвычайного положения. Следует учитывать также и нормы п. 2 ст. 11 ГК РФ, в соответствии с которыми решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.

На основании указанных норм арбитражные суды и осуществляют последующий судебный контроль*(2) внесудебного порядка регистрации и полного или частичного аннулирования регистрации товарного знака.

К сожалению, в ВАС РФ отсутствует статистика в отношении такого рода дел. Имеются лишь сведения об общем количестве дел, связанных с защитой интеллектуальной собственности. Так, в 2005 г. всеми арбитражными судами было рассмотрено 999 дел, из них по товарным знакам - 338 (в 2004 г. соответственно - 751 и 251). При этом Арбитражный суд г. Москвы, куда поступают (в силу указания АПК РФ о подсудности) все дела об обжаловании решений, принятых Палатой по патентным спорам, рассмотрел 577 дел, а по товарным знакам - 160 (в 2004 г. - 368 и 127).

Однако самой Палатой по патентным спорам ежегодно рассматривается около 2 000 дел (кроме споров, вытекающих из Закона о товарных знаках, сюда входят и споры, связанные с применением Патентного закона РФ).

Анализ этих данных позволяет сделать вывод, что Арбитражный суд г. Москвы при подобных обстоятельствах может рассматриваться как специальный суд, действующий в системе арбитражных судов. В апелляционной и кассационной инстанциях (Десятом арбитражном апелляционном суде, ФАС Московского округа) и в ВАС РФ названные споры рассматриваются специально определенными судебными составами.

В целом арбитражные суды справляются с возложенной на них задачей по осуществлению контроля за решениями федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а поэтому в настоящее время создание Патентного суда РФ (по подобию Патентного суда ФРГ) является нецелесообразным.

Арбитражная практика (а это не только решения, принятые Арбитражным судом г. Москвы, постановления судов апелляционной и кассационной инстанций, но и постановления ВАС РФ) свидетельствует о том, что деятельность Палаты по патентным спорам в основном обеспечивает защиту законных прав заинтересованных лиц и обладателей охранных документов на объекты интеллектуальной собственности. Только около 10% ее решений обжалуется в арбитражном суде.

Между тем в связи с обращениями в Палату по патентным спорам у заинтересованных лиц возникают вопросы по применению тех или иных норм Закона о товарных знаках, а при рассмотрении споров суды выявляют факты неправильного применения и толкования указанным федеральным государственным учреждением соответствующих норм. Предусмотренный законом порядок утверждения решений Палаты руководителем Роспатента позволяет устранить допущенные нарушения лишь в тех случаях, когда такие решения не утверждаются, а заявления или возражения заинтересованных лиц рассматриваются Палатой по патентным спорам повторно. Иначе лишь судебный акт может исправить ошибку.

Представляется, что при обращении в арбитражный суд в соответствии со ст. 43.1 Закона о товарных знаках с требованием о признании недействительным решения Палаты по патентным спорам, кроме самой Палаты, необходимо привлекать к участию в деле в качестве ответчика также и Роспатент, руководитель которого утверждает данное решение. Если же последний длительное время не обозначает своей позиции (утверждать или не утверждать акт Палаты), то его бездействие также может быть предметом рассмотрения арбитражного суда. Однако в случае, когда руководитель Роспатента не утверждает решение Палаты по патентным спорам, оспаривать его действия в самостоятельном порядке (без окончательного решения Палаты) нецелесообразно, поскольку это не соответствует принципу процессуальной экономии.

Важно отметить, что ст. 43.1 Закона о товарных знаках нуждается в редакционном изменении. Во избежание вопросов об ответчиках в статье следовало бы указать, что в суде может быть обжаловано решение Роспатента, которое вступает в силу со дня его принятия. Однако до принятия такого решения споры, предусмотренные соответствующими нормами Закона о товарных знаках, рассматриваются Палатой по патентным спорам. В этих случаях Роспатент принимает решение на основании и с учетом результатов изучения дел Палатой по патентным спорам.

В арбитражном суде такие дела будут рассматриваться по правилам гл. 24 АПК РФ.

Критерии признания товарных знаков вошедшими
во всеобщее употребление

В 2004 г. Президиумом ВАС РФ дважды поднимался вопрос о выработанных Палатой по патентным спорам критериях, применяемых при отказе в регистрации в качестве товарных знаков

обозначений, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, а также при досрочном прекращении правовой охраны уже зарегистрированного товарного знака в связи с превращением его в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. При этом Президиум ВАС РФ установил факт неправильного применения Закона о товарных знаках не только Палатой по патентным спорам, но и арбитражными судами. Этот вывод был сделан при рассмотрении дел по заявлениям Государственного учреждения "Научно-исследовательский институт фармакологии Российской академии медицинских наук"*(3) и по заявлению ОАО "Нижфарм"*(4), которые защищали свои права на товарные знаки в виде словесных обозначений "Phenazepamum" и "Левомеколь".

Институт фармакологии являлся владельцем товарного знака в виде словесного обозначения "Phenazepamum", согласно свидетельству от 31 мая 1979 г. N 64186, срок действия которого продлен до 18 августа 2008 г. Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака с 18 августа 1978 г. и исключительное право института на товарный знак в отношении товаров 5-го класса - "медицинские препараты". Названный товарный знак применяется в отношении конкретного лекарственного препарата "Феназепам", являющегося транквилизатором.

Вывод Патентной палаты о превращении товарного знака "Phenazepamum" в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, сделан на основании следующих фактов. Во-первых, более двадцати лет товарный знак использовался на территории РФ не только его владельцем, но и иными лицами. Во-вторых, объем производства препарата существенно возрос, и этот рост в основном обеспечили предприятия, которые использовали спорный товарный знак без разрешения правообладателя. В-третьих, бездействие правообладателя привело к росту объема несанкционированной реализации товара населению. Таким образом, указанный товарный знак потерял свое главное предназначение отличать товары владельца знака от однородных товаров иных лиц.

Между тем Президиум ВАС РФ признал, что такой вывод не базируется на законе и противоречит материалам дела.

Известно, что, согласно ст. 2 Закона о товарных знаках, правовая охрана товарного знака в РФ предоставляется на основании его государственной регистрации и охраняется законом. Суд особо подчеркнул, что прекращение правовой охраны - это мера, применение которой возможно лишь при наличии исключительных оснований, определенных в законе.

В соответствии с п. 1 ст. 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается по решению Палаты по патентным спорам, принятому вследствие заявления любого лица о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, в случае превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.

Анализируя указанную норму закона, Президиум ВАС РФ сделал вывод, что только при одновременном наличии названных в ней оснований может быть принято решение о лишении правообладателя права на товарный знак. При этом бремя доказывания их существования лежит на лице, которое ставит такой вопрос перед компетентным органом.

Одним из оснований является превращение товарного знака в общеупотребимое обозначение, что предполагает тщательную оценку действий владельца в отношении использования товарного знака (кто использует, в каком объеме, в каком виде, как долго). Следует учесть, что данная трансформация может возникнуть как при активном применении товарного знака самим правообладателем, так и при бездействии правообладателя в случае использования его третьими лицами. В результате использования товарного знака третьими лицами его применение приобретает неконтролируемый и всеобщий характер и, как следствие, товарный знак теряет свою различительную способность. Причем обозначение, используемое как товарный знак, должно войти во всеобщее употребление. По мнению Президиума ВАС РФ, требование всеобщности предполагает, что обозначение теряет свою различительную способность для потребителей товара, его производителей и специалистов в данной области. Общеупотребимость обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточной. При исследовании всеобщности суд ориентируется на оценку данных о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей товара.

Наконец, товарный знак должен стать видовым обозначением товара, не отделенным от него.

Судом было констатировано, что в споре о признании товарного знака "Phenazepamum" общеупотребимым совокупность названных оснований не была подтверждена.

Принимая решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, Патентная палата установила факты его длительного использования различными производителями лекарственных средств и, исходя из этого, сделала вывод о бездействии правообладателя, следствием чего явилось массовое несанкционированное производство и продажа потребителям лекарственного средства, маркированного спорным товарным знаком. При этом доля контрафактной продукции на рынке лекарств и срок использования товарного знака без разрешения правообладателя не устанавливались.

Патентной палатой также не была осуществлена правовая оценка обращений третьих лиц (иных производителей) к правообладателю с предложениями заключить лицензионные договоры; действий Института фармакологии по заключению лицензионных договоров с отдельными производителями, по направлению претензий к лицам, незаконно использующим спорное обозначение (начиная с 1998 года), по обращению в суд за защитой своих прав на товарный знак. Между тем эти данные свидетельствовали о том, что правообладатель активно протестовал против всеобщего применения его товарного знака.

Таким образом, выводы Патентной палаты о признании знака вошедшим во всеобщее употребление сделаны без учета длительности использования обозначения и действий правообладателя в течение этого времени. При этом мотивировка Палаты основана на объемах производства лекарственного препарата, т.е. анализ проводился в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц - только среди производителей. Инициатором лишения товарного знака правовой охраны не было представлено доказательств соответствующего использования, прежде всего, потребителями спорного обозначения "Phenazepamum". Кроме того, в решении Патентной палаты не указано, какой вид товара обозначается спорным товарным знаком, тогда как из материалов дела следует, что "Феназепам" - это конкретное лекарственное средство, относящееся к виду транквилизаторов.

Учитывая изложенное, Президиум ВАС РФ сделал вывод о неправильном толковании и применении ст. 29 Закона о товарных знаках в части оценки необходимых условий для признания превращения зарегистрированного товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, особо подчеркнув, что для признания обозначения вошедшим во всеобщее употребление необходимо длительное использование спорного обозначения, что недостаточно установления общеупотребимости обозначения только среди производителей товара, что активные и адекватные нарушениям действия правообладателя по защите прав на товарный знак препятствуют прекращению правовой охраны товарного знака.

Выработанные по данному делу критерии были применены Президиумом ВАС РФ и по другому делу, связанному с товарным знаком "Левомеколь".

Словесное обозначение "Левомеколь" является наименованием конкретного лекарственного препарата, характеризующегося строго определенным составом, назначением (антимикробное, противовоспалительное и дегидратирующее действие на гнойную рану) и формой выпуска (мазь в тубах и банках). Указанный лекарственный препарат производился ОАО "Нижфарм" с 1985 г. на основании разрешения Министерства здравоохранения СССР.

Общество, согласно свидетельству от 31 марта 1998 г. N 162803, является владельцем товарного знака в виде словесного обозначения "Левомеколь". Свидетельство удостоверяет приоритет товарного знака с 20 ноября 1996 г. и исключительное право общества на товарный знак в отношении товаров 5-го класса МКТУ - "мази медицинские".

Патентная палата своим решением удовлетворила возражения против регистрации товарного знака "Левомеколь" со ссылкой на нарушение при его регистрации требований п. 1, 2 ст. 6 Закона о товарных знаках. Патентная палата сочла, что до даты приоритета товарного знака (20 ноября 1996 г.) спорное обозначение в течение длительного времени использовалось в качестве наименования конкретного вида товара и в этом качестве вошло в общедоступные источники (справочники, научные монографии, периодические издания по медицинской тематике) и в нормативно-техническую документацию. По ее мнению, спорным обозначением может именоваться только один конкретный лекарственный препарат, и соответствующая маркировка иных лекарственных мазей способна ввести в заблуждение потребителя относительно вида, свойств и качества товара. Кроме того, на дату подачи заявки на территории РФ производство мази "Левомеколь" осуществлялось двумя производителями: ОАО "Нижфарм" и ОАО "ХФК "Агрихим"" (последнее с 19 июля 2000 г. действовало на основании заключенного с первым лицензионного соглашения), что свидетельствует о вхождении обозначения до регистрации во всеобщее употребление.

Таким образом, мотивировка Патентной палаты о вхождении обозначения во всеобщее употребление была основана на установленном факте изготовления лекарственного средства "Левомеколь" двумя независимыми производителями, т.е. анализ также проводился в отношении распространенности обозначения в узкой группе лиц - среди производителей.

Между тем Президиум ВАС РФ еще раз подчеркнул, что использование обозначения только в кругу производителей или специалистов является недостаточным для квалификации его общеупотребимости. При исследовании всеобщности оценке подлежат данные о мнении максимально широкого круга лиц, который включает как специалистов, так и потребителей товара. Кроме того, выводы о распространенности обозначения и в этой группе сделаны без учета длительности, объемов и условий его применения вторым производителем - ОАО "ХФК "Агрихим".

Суд признал неправомерной ссылку Палаты на использование обозначения "Левомеколь" в качестве видового лишь на том основании, что оно употреблялось двумя производителями одновременно в течение незначительного периода, без анализа самого обозначения и наличия доказательств его применения в качестве обозначения, под которым подразумеваются и иные однородные товары.

При таких обстоятельствах и это решение Палаты было признано недействительным.

Четко выраженная позиция ВАС РФ по изложенному вопросу уже в 2005 году отразилась, например, в Постановлении ФАС Московского округа от 4 октября 2005 г. по делу N А40-11795/04-26-75.

Досрочное прекращение охраны товарного знака на территории
РФ в связи с его неиспользованием

Вопрос о правомерности досрочного прекращения правовой охраны товарного знака рассматривался Президиумом ВАС РФ также в связи с соответствующим решением Патентной палаты в отношении комбинированного товарного знака со словесным элементом "JB" по причине его неиспользования на территории РФ*(5). Правообладателем товарного знака, согласно международной регистрации N 458540, являлась компания "Ян-Бехер Карловарска Бехеровка, ас" (Чехия) (далее - Компания).

Напомним, что, согласно ст. 22 Закона о товарных знаках в редакции, действовавшей на момент рассмотрения спора, использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке владельцем товарного знака или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора в соответствии со ст. 26 Закона о товарных знаках.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в РФ, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Действие регистрации товарного знака может быть прекращено полностью или частично на основании решения Патентной палаты Роспатента, принятого по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

При решении вопроса о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака в связи с его неиспользованием могут быть приняты во внимание представленные его владельцем доказательства того, что товарный знак не применялся по не зависящим от него обстоятельствам.

По указанному делу Патентная палата досрочно полностью прекратила правовую охрану указанного товарного знака на территории РФ в связи с его неиспользованием в течение пяти лет со ссылкой на ст. 22 Закона о товарных знаках и Правила подачи жалоб, заявлений и ходатайств и их рассмотрения в Высшей патентной палате Российского агентства по патентам и товарным знакам.

При рассмотрении дела Патентная палата установила, что ЗАО "П.Р. Русь" приобретало у Компании ликер с наименованием "Бехеровка", однако не приняла во внимание представленные обладателем права на товарный знак доказательства фактического применения спорного товарного знака на этикетках ликера, поставляемого в РФ по контрактам с ЗАО "П.Р. Русь". Отсутствие в копиях грузовых таможенных деклараций в графе 31 "Наименование товара" описания товарного знака и ссылки на международную регистрацию N 458540 не позволяли, по мнению Палаты, квалифицировать данные декларации как подтверждающие использование товарного знака на товаре или упаковке. Кроме того, Патентная палата считала, что владелец товарного знака не доказал, что предоставил ЗАО "П.Р. Русь" право на использование спорного товарного знака по лицензионному договору.

Однако суд выявил, что чешская компания поставляла ЗАО "П.Р. Русь" свою продукцию (ликер "Бехеровка") для дальнейшей продажи его на российском рынке. Спорный товарный знак, нанесенный на этикетку ликера "Бехеровка", употреблялся для всей производимой истцом продукции названного вида. Согласно представленным доказательствам, товар доходил до потребителей в том виде, в каком он поставлялся в Россию. Продавцы не видоизменяли упаковку и маркировку ликера.

Копии контрактов с ЗАО "П.Р. Русь", таможенные декларации и письменные объяснения торгующих ликером организаций были признаны достаточными для подтверждения присутствия на рынке РФ товара, изготовленного обладателем права на спорный товарный знак (производителем продукции) и маркированного им данным товарным знаком.

Суд признал факт использования на территории РФ спорного товарного знака на товарах самим правообладателем. При названных обстоятельствах не было необходимости доказывать, что владелец товарного знака предоставил ЗАО "П.Р. Русь" на основании лицензионного договора право на применение своего товарного знака. Соответствующие требования Патентной палаты признаны судом формальными и несоответствующими действующему законодательству, решение о досрочном прекращении охраны знака признано недействительным.

В последнее время в арбитражных судах все чаще рассматриваются споры, связанные с прекращением правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Целью заинтересованных лиц, обращающихся с этим вопросом в Палату по патентным спорам, является устранение неблагоприятных последствий лишь формальной регистрации обозначений. Кроме того, действия по охране большого количества товарных знаков, которые фактически не используются их владельцами, не выполняют своего назначения, но при этом создают препятствия для применения сходных обозначений другими лицами. При этом правообладатель должен подтвердить факт использования своего товарного знака, т.е. бремя доказывания отсутствия оснований для досрочного прекращения охраны знака возложено на его владельца.

Важно отметить, что не всякое использование товарного знака правообладателем будет квалифицироваться как использование в смысле ст. 22 Закона о товарных знаках.

Как практика Палаты по патентным спорам, так и судебная практика исходят в данном случае из критерия эффективного и реального использования товарного знака. Иными словами, использование товарного знака может иметь место, если зарегистрированное обозначение выполняет свою функцию, которая заключается в способности отличать товары различных производителей. Однако представляется, что начало использования, а иногда и приготовления, направленные на применение товарного знака, могут воспрепятствовать вынесению решения о прекращении его правовой охраны. Но и тогда возникнет необходимость доказывания, что эти приготовления приведут к эффективному использованию знака.

Понятно, что при проверке решений Палаты по патентным спорам суд может не согласиться с представленной в них оценкой доказательств. Более того, суд может принять к сведению новые факты, дать им соответствующую оценку и, исходя из этого, принять свое решение. При таких обстоятельствах владелец товарного знака должен осознавать, что решение по спорам указанной категории зависит от активной позиции правообладателя.

Е. Моисеева,

судья ВАС РФ

"Корпоративный юрист", N 3, март 2006 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Иные направления деятельности Палаты по патентным спорам обозначены в Уставе ФГУ "Палата по патентным спорам", утвержденном Приказом Роспатента от 03.02.2005 г. N 21, и не являются предметом обсуждения в данной статье.

*(2) См.: Определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 г. "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Продюсерская фирма "Самый СМАК"" на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 3 статьи 22 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

*(3) Постановление Президиума ВАС РФ от 06.07.2004 г. N 2606/04.

*(4) Постановление Президиума ВАС РФ от 14.12.2004 г. N 11580/04.

*(5) Постановление Президиума ВАС РФ от 13.04.2004 г. N 1164/04.