Европейская система регистрации товарных знаков: преимущества и недостатки (М. Шеффер, "Корпоративный юрист", N 3, март 2006 г.)

Европейская система регистрации товарных знаков:
преимущества и недостатки

В странах Европейского Союза одновременно действуют три системы регистрации товарных знаков. Зарубежным юристам и предпринимателям зачастую трудно понять, какую из них выбрать в случае необходимости регистрации товарного знака на территории ЕС. Показывая преимущества и недостатки каждой из систем, автор дает рекомендации с учетом сложившейся правоприменительной практики

Следует выделить следующие три системы регистрации товарных знаков.

1. Международная регистрация товарного знака согласно Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков (далее - Мадридское соглашение) или Протоколу к нему, которая производится во Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - ВОИС) в Женеве.

2. Европейская регистрация товарных знаков, осуществляемая Европейским ведомством по гармонизации регулирования товарных знаков, промышленных образцов и полезных моделей (далее - Европейское ведомство по регистрации) в Аликанте.

3. Национальная регистрация товарных знаков, осуществляемая надлежащими государственными органами.

Международная регистрация товарного знака

Международная регистрация товарного знака производится ВОИС, которая является высшим органом, контролирующим соблюдение всех международных соглашений в области интеллектуальной собственности. Ее целью является защита интеллектуальной собственности во всем мире посредством тесного сотрудничества государств. ВОИС осуществляет свою деятельность на основании Мадридского соглашения и Протокола к нему, положения которых обязательны для всех государств, их подписавших. Мадридское соглашение не подписано США, Японией, Великобританией и скандинавскими странами. 27 июня 1989 г. был принят Протокол к Мадридскому соглашению, что позволило вовлечь большее количество стран в международную систему регистрации товарных знаков. В настоящее время Мадридское соглашение и Протокол к нему подписан 78 государствами. Таблица показывает, какие страны ЕС подписали оба документа, какие только один из них.

Таблица

Страна	Мадридское соглашение о международной регистрации знаков	Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков
Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люк- сембург)	Х	Х
Дания		X
Германия	Х	X
Эстония		X
Европейский Союз		X
Финляндия		X
Франция	Х	X
Греция		X
Великобритания		X
Ирландия		X
Италия	Х	X
Латвия	Х	X
Литва		X
Монако	Х	X
Австрия	Х	X
Польша	Х	X
Португалия	Х	X
Швеция		X
Словакия	Х	X
Словения	Х	X
Испания	Х	X
Чешская Республика	Х	X
Венгрия	Х	X
Кипр	Х	X

Мальта является членом Европейского Союза, однако, ни одно из соглашений ею не подписано. Вопрос о том, какой из документов государство ЕС подписало, имеет большое значение, поскольку от этого зависит признание легитимности международной регистрации товарного знака на территории той или иной страны.

Для международной регистрации товарного знака предприятие должно сначала подать заявку в национальное патентное ведомство. Для стран-участниц Мадридского соглашения необходимым условием является регистрация национального товарного знака внутри страны; для государств, подписавших Протокол к Мадридскому соглашению, достаточно наличия поданной национальной заявки на регистрацию товарного знака. Следует отметить, что заявитель может получить приоритет по дате национальной регистрации, если международная регистрация произойдет не позднее чем через шесть месяцев после национальной.

Одной из проблем является то, что в течение пяти лет с момента международной регистрации товарного знака, она зависит от национальной регистрации. Если национальная регистрация товарного знака оспаривается, и она полностью или частично аннулируется, то за этим следует, соответственно, полное или частичное аннулирование международной регистрации.

Для защиты товарного знака, имеющего международную регистрацию, очень важно помнить, что она тесно связана с национальными системами регулирования охраны товарных знаков. Именно поэтому заявитель, испрашивающий международную регистрацию своего знака, должен указать именно те страны, на территории которых знак должен быть защищен. Национальные патентные ведомства могут выносить решения об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации товарного знака на территории своей страны. На практике такое явление не редкость. Как правило, причинами для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку является отсутствие различительной способности. Подобные случаи особенно часто встречаются в Германии. Решения об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации решаются с учетом национального законодательства. Такие решения могут быть обжалованы в судебном порядке. В Германии этими вопросами занимается Немецкое бюро по регистрации товарных знаков и выдаче патентов, Федеральный патентный суд. В отдельных случаях возможно также обращение с иском в Федеральный верховный суд. Каждая страна устанавливает свои сроки, в течение которых охраноспособность товарного знака может быть оспорена. В государствах, подписавших Мадридское соглашение, этот срок составляет один год. В странах-участницах протокола к Мадридскому соглашению эти сроки регулируются по разному, однако составляют, как правило, 24 месяца.

В некоторых странах Европейского Союза проверка охраноспособности товарного знака в связи с наличием более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки осуществляется национальными патентными ведомствами. Результаты такой проверки могут также быть основанием для отказа в предоставлении правовой охраны международной регистрации в этой стране. К таким странам относятся, например, Швеция и Финляндия. В Германии самим Бюро по регистрации товарных знаков и выдаче патентов проверка наличия более ранних прав на сходные до степени смешения товарные знаки не осуществляется. У владельцев товарных знаков с более ранним приоритетом в течение определенного срока есть возможность подать возражение против предоставления правовой охраны международной регистрации товарного знака в своей стране. В других странах Европейского Союза право на подачу возражения не предусмотрено, в подобных случаях подается иск об аннулировании регистрации товарного знака.

Таким образом, если цель международной регистрации товарного знака - использование его на всей территории ЕС, то с этой точки зрения она оказывается не самой подходящей. Ее преимущество состоит в том, что она дает возможность международной регистрации товарного знака во многих странах за пределами Европы. Так как дополнительная пошлина за распространение правовой охраны на территорию той или иной страны по сравнению с основной пошлиной незначительна, международная регистрация имеет смысл для тех предприятий, которые хотят, чтобы их знак был защищен в максимально большом количестве стран. После его международной регистрации товарный знак охраняется в течение 20 лет, его регистрация может быть продлена без дополнительной проверки.

Во всех странах Европейского Союза закреплена обязанность использования зарегистрированного товарного знака в течение пяти лет. Необходимость доказывания использования товарного знака законом не предусматривается. Для международной регистрации товарных знаков, которые защищены на территории Германии, пятилетний срок начинает течь спустя один год после регистрации. А в случае, если имело место возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, то этот срок начинает течь с момента окончания делопроизводства по международной регистрации товарного знака. Таким образом, необходимо своевременно использовать товарный знак. Недостатком международной регистрации является то, что обязательство по использованию регулируется каждым государством по-своему. Так, положения, принятые во Франции, расходятся с немецкими нормами. Если знак получил международную регистрацию, то все положения национального законодательства на него также распространяются.

Европейская регистрация товарных знаков

С момента своего образования Европейский Союз придавал особое значение охране интеллектуальной собственности, особо выделяя необходимость гармонизации регулирования защиты товарных знаков. Первым шагом в реализации данных намерений стала Директива N 89/105 от 21 декабря 1988 г., в которой изложены основные положения в области охраны товарных знаков на территории Европы. Сегодня все государства-члены ЕС положили данную Директиву в основу национального регулирования защиты товарных знаков.

Одновременно по предложению Еврокомиссии Совет принял решение о создании единой европейской системы регистрации товарных знаков, при которой регистрация такого товарного знака действовала бы во всех странах ЕС. Данное решение было закреплено в Директиве ЕС N 40/94 от 20 декабря 1993 г. Товарные знаки, которые действуют на территории ЕС, могут быть зарегистрированы с датой приоритета, начиная с 1 апреля 1996 г. Регистрацию осуществляет Европейское ведомство по регистрации (в отношении товарных знаков, промышленных образцов и полезных моделей), которое находится в Аликанте. Европейское право по товарным знакам представляет собой единую систему, которая не ставит регистрацию товарного знака в зависимость от национального регулирования, как это происходит в международной системе регистрации. Заявителями могут выступать не только предприятия, которые находятся в Европейском Союзе, но и организации, расположенные вовне, например, на территории Российской Федерации. Наличие национальной регистрации при этом не требуется. Разумеется, согласно общим принципам приоритет национальной регистрации может быть учтен, но только в течение шести месяцев после подачи первой заявки. Европейское ведомство по регистрации проводит формальную экспертизу и экспертизу заявленного обозначения. Требования, предъявляемые к охраноспособности товарного знака, в основном совпадают с положениями Директивы ЕС N 89/104, что предполагает, что требования, предъявляемые национальными ведомствами и ведомством в Аликанте должны совпадать. Но это не совсем так. Наоборот, государствами вырабатываются собственные условия регистрации товарных знаков, в особенности в отношении различительной способности товарных знаков и знаков, имеющих элементы, вошедшие во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. Если заявленное обозначение удовлетворяет требованиям, то оно регистрируется, а заявка публикуется. Если же требования к регистрации товарного знака не соблюдены, то заявка отклоняется. В этом случае можно оспорить решение Европейского ведомства по регистрации в Палате жалоб этого ведомства, в свою очередь решение этой Палаты можно обжаловать в первой инстанции Суда ЕС в Люксембурге. Решение этого Суда может быть обжаловано в Верховном суде ЕС в Люксембурге.

Против предоставления правовой охраны товарному знаку ЕС может быть подано возражение. Основанием для возражения может служить сходное до степени смешения обозначение с более ранним приоритетом, которое было заявлено на регистрацию или зарегистрировано.

Таким основанием может быть также наличие общеизвестного товарного знака в смысле статьи 6bis Парижской конвенции, наличие товарного знака, права на который возникли в результате использования или коммерческого обозначения (например, фирменного наименования), поскольку эти исключительные права возникли в соответствии с законодательством государства-члена ЕС. Ввиду большого количества положений об охране товарных и знаков обслуживания, действующих на территории Европейского Союза, европейская регистрация товарного знака казалась едва ли возможной. В действительности же дело обстояло иначе. Так, в большинстве споров сторонам удалось прийти к мировому соглашению, либо они смогли выполнить довольно жесткие процедурные условия обжалования, установленные Европейским ведомством по регистрации. Это ведомство, а также первая инстанция Суда ЕС и Верховный суд ЕС ограничительно толкуют критерий угрозы смешения товарных знаков. Так, Европейское ведомство по регистрации не позаимствовало немецкий принцип предположения угрозы смешения товарных знаков. Таким образом, шансы получить регистрацию европейского товарного знака сравнительно высоки. Европейская регистрация товарного знака позволяет избежать различных трактовок различительной способности знака и предположения об угрозе смешения при рассмотрении споров о нарушении прав владельцев товарных знаков национальными патентными ведомствами. После регистрации знак может использоваться во всех странах Европейского Союза. Товарный знак, зарегистрированный в Европейском ведомстве по регистрации, имеет, таким образом, большое преимущество, так как может использоваться на территории всей Европы, включая новые страны-участницы ЕС.

Следующее значительное преимущество европейской системы регистрации товарных знаков состоит в требованиях к обязательному использованию товарного знака. В отношении товарного знака ЕС также действует пятилетний срок обязательного использования. По истечении пяти лет регистрация товарного знака ЕС может быть в любой момент аннулирована. Особенность заключается в том, что для подтверждения использования товарного знака ЕС достаточно его использования только в одной стране Европейского Союза. Во всяком случае использование товарного знака должно осуществляться хотя бы в одной стране ЕС.

Следует сказать также о том, что если товарный знак однажды прошел процедуру европейской регистрации, то в дальнейшем его регистрация не может быть оспорена в национальных судах стран Европейского Союза. В таких случаях аннулирование регистрации находится исключительно в компетенции Европейского ведомства по регистрации. Таким образом, гарантируется, что данная процедура базируется на единых принципах и не зависит от того, что думают судьи в той или иной стране.

Однако в исключительных случаях товарный знак, имеющий европейскую регистрацию, все же может быть оспорен, например, обладателем товарного знака, также имеющего европейскую регистрацию. В этой ситуации ответчик может подать встречный иск об аннулировании европейской регистрации данного товарного знака.

Наконец следует указать на так называемое преобразование товарного знака. Если товарному знаку, имеющему европейскую регистрацию, отказывается в международной регистрации на том основании, что подобный знак был уже зарегистрирован в какой-либо стране, например, в Испании, то можно "изменить" территорию действия правовой охраны данного товарного знака, т.е. правовая охрана товарного знака по этой международной регистрации не будет действовать на территории Испании. В других странах он будет преобразовываться в национальный товарный знак, сохраняя приоритет европейской регистрации.

Подводя итоги можно сказать, что европейская система регистрации знаков оправдала себя, владельцы товарных знаков все чаще обращаются к ней. Эта система также предоставляет правовые гарантии на будущее поскольку действие европейского товарного знака автоматически распространяется на новые страны - члены ЕС.

Национальная регистрация товарных знаков

Национальная регистрация товарных знаков в государствах Европейского Союза во многих случаях необходима, так как она связана с менее значительными расходами. Для российских предприятий, экспортирующих свои товары в ЕС, достаточно пройти процедуру национальной регистрации своего торгового знака в той или иной стране. Однако нельзя исключать возможность того, что против экспортера товаров, маркированных товарным знаком в какой-либо стране ЕС может быть предъявлен иск в связи с нарушением прав на этот товарный знак, поскольку последний уже пользуется правовой охраной с более ранней датой приоритета. Правовое регулирование охраны товарных знаков в странах Европейского Союза все еще различается. Несмотря на то, что выше упомянутой Директивой выработаны некие общие стандарты, приведено в соответствие лишь материальное право. Данная Директива не касалась вопроса о том, вправе ли национальное патентное ведомство проводить экспертизу заявленного обозначения и в каком объеме. Так, например, в Италии и странах Бенилюкса вообще не осуществляется экспертиза заявленного обозначения на предмет его охраноспособности в качестве товарного знака. Немецкое бюро по регистрации товарных знаков и выдаче патентов такой контроль осуществляет. При этом им выдвигаются более жесткие требования, чем Европейским ведомством по регистрации. Конечно, эти критерии постоянно унифицируются. В этом играют огромную роль решения Суда ЕС, которые являются обязательными как для ведомства в Аликанте, так и для национальных патентных ведомств.

Немецкое законодательство отличается от европейского в отношении публикации заявок на регистрацию товарных знаков. После того, как подана заявка на европейскую регистрацию и она прошла формальную экспертизу, Европейское ведомство по регистрации осуществляет публикацию заявки. В Германии информация о товарном знаке становится открытой для широкого круга лиц только после регистрации.

Выводы

Три действующие в Европейском Союзе системы регистрации товарных знаков были рассмотрены с точки зрения их эффективности для предпринимателей. Если российское предприятие хочет использовать свой товарный знак в странах Европейского Союза, то наиболее предпочтительным является его европейская регистрация. Если он должен быть защищен и за пределами Европейского Союза, то лучше прибегнуть к международной процедуре регистрации товарных знаков. Возможно сочетание обеих систем защиты. Национальная регистрация товарного знака рекомендуется только в том случае, если его использование ограничено рамками одного государства.

Перевод с немецкого Г. Засеевой

М. Шеффер,

доктор права, партнер юридической компании Harmsen Utescher

"Корпоративный юрист", N 3, март 2006 г.