Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 августа 2010 г. N 09АП-18061/2010

г. Москва

N 09АП-18061/2010-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 17 августа 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 августа 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Солоповой А.А.

судей Левченко Н.И., Трубицына А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Никифоровой А.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "ПТК "Экотайз"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2010

по делу N А40-159512/09-12-1007, принятое судьей Чадовым А.С.

по иску ФГУП "НПП "Прогресс"

к ЗАО "ПТК "Экотайз"

о прекращении нарушения исключительного права на изобретение по патенту

и по встречному иску об установлении права преждепользования

при участии в судебном заседании:

от истца - Кондюрина Ю.А. (по доверенности от 23.04.2010 N Р-01-01-09/11)

от ответчика - Ушаков А.В. (ген. директор, протокол от 05.02.2010 N 2-10), Голубев А.Л. (по доверенности от 22.12.2009),

Казимиров С.В. (по доверенности от 22.12.2009)

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно производственное предприятие "Прогресс" (далее - ФГУП "НПП "Прогресс") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к закрытому акционерному обществу "Промышленно-торговая компания "Экотайз" (далее - ЗАО "ПТК "Экотайз") об обязании ответчика прекратить нарушения исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2325566 "Оболочка резинокордная для высокоэластичной муфты" путем запрещения ответчику изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, любого введения в гражданский оборот и хранения для этих целей продуктов, содержащих изобретение по патенту Российской Федерации N 2325566, об обязании ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукты, содержащие признаки изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2325566.

Иск мотивирован тем, что ответчик - ЗАО "ПТК "Экотайз", без согласия правообладателя предлагает к продаже, производит и вводит в оборот резинокордную оболочку ЭМ 400x105, которая идентична по геометрии (конструкции) и по внешнему виду резинокордной оболочке производства истца, поскольку в резинокордной оболочке ЭМ 400x105 ответчика использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения по патенту Российской Федерации на изобретение N 2325566.

Ответчик - ЗАО "ПТК "Экотайз" предъявил встречный иск об установлении права преждепользования на резинокордные оболочки ЭМ 400x105 в количестве 55 штук в месяц.

Решением от 27.05.2010 Арбитражный суд города Москвы обязал ЗАО "ПТК "Экотайз" прекратить нарушение исключительного права на изобретение по патенту Российской Федерации N 2325566 "Оболочка резинокордная для высокоэластичной муфты" путем запрещения ЗАО "ПТК "Экотайз" изготовление, применение, предложения к продаже, продажу, любого введения в гражданский оборот и хранения для этих целей продуктов содержащих изобретение по патенту Российской Федерации N 2325566.

Суд взыскал с ЗАО "ПТК "Экотайз" в пользу ФГУП "НПП "Прогресс" судебные издержки в размере 70000 руб., связанные с проведением патентоведческой экспертизы, расходы на оплату услуг представителя в размере 75830 руб. и государственную пошлину в размере 2000 руб.

В остальной части иска основного иска отказано.

В удовлетворении встречного иска об установлении в отношении ЗАО "ПТК "Экотайз" права преждепользования на использование, а именно изготовление, применение, предложение к продаже, продажу резинокордных оболочек РКО 400х105 в количестве 55 штук в месяц - отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик - ЗАО "ПТК "Экотайз", подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда от 27.05.2010 отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований ФГУП "НПП "Прогресс" в полном объеме и об удовлетворении встречного иска.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что решение суда основано на недоказанных обстоятельствах, имеющих значение для дела, которые суд посчитал установленными. Заявитель указал на то, что ответчиком до даты приоритета добросовестно разработано тождественное решение - резинокордная оболочка РКО 400х105, осуществлены необходимые приготовления к ее производству, произведена и реализована РКО 400х105.

Кроме того, заявитель утверждает о том, что судом не дана оценка доказательств, представленных ответчиком в обоснование своей позиции, указав на то, что отсутствие документации в соответствии с установленными ГОСТами не подтверждает и не опровергает факта добросовестного использования ответчиком спорного изделия.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители ответчика поддержали доводы и требования апелляционной жалобы, представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены решения суда от 27.05.2010 не имеется.

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на изобретение - оболочку резинокордную для высокоэластичной муфты (РКО 400x105 модель Н-343), зарегистрированное в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27 мая 2008 года, что подтверждается патентом Российской Федерации на изобретение N 2325566 "Оболочка резинокордная для высокоэластичной муфты", срок действия патента истекает 02 августа 2026 года.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Материалами дела подтверждается, что при осуществлении маркетинговых исследований истцом обнаружено, что ЗАО "ПТК "Экотайз" рекламирует в сети Интернет резинокордную оболочку ЭМ 400x105 собственного производства, аналогичную резинокордной оболочке 400x105 модель Н-343.

Для осуществления сопоставительного анализа резинокордной оболочки ЭМ 400x105 формулой изобретения по патенту Российской Федерации N 2325566, истец приобрел резинокордную оболочку ЭМ 400x105 в количестве 1 шт.

Согласно пункту 3 статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи.

В обоснование заявленных исковых требований ФГУП "НПП "Прогресс" ссылался на заключение комиссии специалистов ФГУП "НПП "Прогресс" о результатах сопоставительного анализа резинокордных оболочек для ВЭМ производства истца и ответчика, согласно которому каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по свидетельству N 2325566 содержится в изделии "резинокордная оболочка ЭМ 400x105", в связи с чем истец полагает, что ЗАО "ПТК "Экотайз" незаконно использует результат интеллектуальной деятельности, что запрещено законом.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанное заключение является одним из доказательств, которое оценивается судом наряду с иными доказательствами и не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы.

С целью установления наличия признаков независимого пункта формулы изобретения - оболочка резинокордная для высокоэластичной муфты (РКО 400x105 модель Н-343) по свидетельству N 2325566 в изделии "резинокордная оболочка ЭМ 400x105", произведенной ответчиком, судом первой инстанции по ходатайству истца была назначена экспертиза, проведение которой было поручено ведущему государственному эксперту Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" Давлетовой Г.А.

Согласно Экспертному заключению следует, что резинокордная оболочка ЭМ 400х105 содержит каждый признак изобретения, содержащийся в независимом пункте формулы патента N 2325566; в резинокордной оболочке, изготовленной в соответствии с технической документацией на указанное изделие, не присутствуют все признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы патента N 2325566, так как изготовить резинокордную оболочку ЭМ 400х105 по представленной технической документации не представляется возможным из-за отсутствия на чертеже необходимых размеров.

Таким образом, оценив представленные сторонами доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд первой инстанции в соответствии с положениями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пришел к выводу о том, что ответчик использует все признаки патента истца по свидетельству N 2325566.

Согласно статье 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

В силу статьи 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники.

Предъявляя встречный иск об установлении права преждепользования, ответчик, фактически не отрицая выпуска изделия, содержащего в себе признаки изобретения по патенту N 2325566, указал на то, что у него возникло право преждепользования, поскольку независимо от авторов изобретения по патенту N 2325566 до даты приоритета патента им было добросовестно разработано тождественное решение - резинокордная оболочка РКО 400x105, осуществлены необходимые приготовления к ее производству, было осуществлено производство и реализация РКО 400x105.

Кроме того, осведомленность ответчика о существующем изобретении истца, о его правовой охране, а также о содержании в изделии "резинокордная оболочка ЭМ 400x105" всех признаков спорного изобретения подтверждается его письмом от 29.06.2009 N 78, согласно которому ЗАО "ПТК "Экотайз" начало производство РКО ЭМ 400x105 после обращения ООО "ПК "Новочеркасский электровагоностроительный завод", являющегося заказчиком истца по договорам на изготовление и поставку РКО 400x105 модель Н-343, с просьбой освоить производство аналогичной оболочки.

Суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что ответчик фактически подтвердил, что разработал по просьбе покупателя истца оболочку РКО ЭМ 400x105 на основе РКО 400x105 модель Н-343, что позволяет сделать вывод об отсутствии независимого от истца создании тождественного решения.

Суд первой инстанции правильно указал на то, что ответчик, освоив производство аналогичной оболочки РКО ЭМ 400x105 на основе РКО 400x105 модель Н-343, знал о производителе (истце), и, как следствие, правообладателе резинокордной оболочки РКО 400x105, поскольку сама просьба ООО "ПК "Новочеркасский электровагоностроительный завод" содержала заказ на производство аналогичной оболочки, что само собой является нарушением исключительных прав правообладателя, так как любое производство аналогичного товара (продукта) невозможно без воспроизводства соответствующих признаков этого товара, его свойств, функции, характеристик и т.д., учитывая узкое и специфическое применение рассматриваемого продукта.

При этом, различия в применяемых материалах и ценах оболочек не может свидетельствовать об отсутствии факта нарушения патента Российской Федерации N 2325566, поскольку истцом запатентована именно конструкция оболочки резинокордной для высокоэластичной муфты.

Таким образом, суд первой инстанции обоснованно установил, что истец доказал наличие каждого признака изобретения по патенту N 2325566 в изделии "резинокордная оболочка ЭМ 400x105", произведенной ответчиком, поскольку данное обстоятельство подтверждено материалами дела, заключением эксперта и самим ответчиком во встречном иске об установлении права преждепользования.

В связи с этим, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что материалами дела подтвержден факт нарушения исключительного права истца на изобретение по патенту N 3235566, следовательно, в данном случае указанное право подлежит защите путем запрета ЗАО "ПТК "Экотайз" изготовления, применения, предложения к продаже, продажи, любого введения в гражданский оборот и хранения для этих целей продуктов, содержащих изобретение по патенту Российской Федерации N 2325566.

Что касается требования истца об обязании ЗАО "ПТК "Экотайз" изъять из оборота и уничтожить за свой счет продукты, содержащие признаки изобретения, охраняемого патентом Российской Федерации N 2325566, то суд первой инстанции правильно указал на то, что такой способ защиты не предусмотрен статьей 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем обоснованно отказал в удовлетворении иска в указанной части.

Отказывая в удовлетворении встречного иска, суд первой инстанции указал на то, что представленные ЗАО "ПТК "Экотайз" доказательства однозначно не позволяют определить и установить условия для возникновения права преждепользования.

При этом, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что ЗАО "ПТК "Экотайз" не представлено достаточных и допустимых доказательств, подтверждающих необходимые приготовления для создания и производства спорного изобретения вне зависимости от истца: ЗАО "ПТК "Экотайз" не представлено техническое задание на разработку резинокордной оболочки, соответствующих актов предварительных испытаний оболочки, актов или протоколов приемочных испытаний, актов квалификационных испытаний, актов передачи комплектов конструкторской и технологической документации и т. д. в соответствии с установленными ГОСТами.

Согласно статье 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Для наличия права преждепользования необходимо наличие совокупности признаков, указанных в статье 1361 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе и такого признака, как создание тождественного решения независимо от автора запатентованного объекта.

В соответствии с письмом ЗАО "ПТК "Экотайз" от 29.06.2009 N 78 ЗАО "ПТК "Экотайз" начало производство РКО ЭМ 400x105 после обращения в 2005 году ООО "ПК "Новочеркасский электровагоностроительный завод", являющегося заказчиком ФГУП "НПП "Прогресс" по договорам на изготовление и поставку РКО 400x105 модель Н-343, с просьбой освоить производство аналогичной оболочки.

ООО "ПК "Новочеркасский электровагоностроительный завод" является постоянным заказчиком резинокордной оболочки РКО 400x105 модель Н-343 производства ФГУП "НПП "Прогресс", что подтверждается договором на создание научно-технической продукции N 229-03 от 05.01.2004, договором на создание научно-технической продукции N 159-04 от октября 2004 г., договором на создание научно-технической продукции N 130-05 от ноября 2005 г., договором на создание научно-технической продукции N 128-06 от 12.12.2006.

Довод ответчика (заявителя апелляционной жалобы) о том, что из текста письма не следует, что ответчик знал о существующем изобретении истца, признается судом апелляционной инстанции необоснованным, поскольку в данном случае суд исходит из буквального толкования текста письма от 29.06.2009 N 78.

Факт постановки спорной оболочки на производство ФГУП "НПП "Прогресс" в 1995 году подтверждается паспортом на изделие ИТ 4902.00.000 ПС, утвержденным 22.06.1995, и чертежом "Оболочка резинокордная 400х105 модель Н-343" от 24.12.1995 с соответствующим ТУ 38.504319-95, а также материалами межведомственных испытаний эластичной муфты с торообразной резинокордной оболочкой 400х105 модели Н-343 от 1995 г.

Ссылка ответчика (заявителя апелляционной жалобы) на письмо от 07.12.2005 N 184/669, в котором ООО "ПК "Новочеркасский электровагоностроительный завод" просит рассмотреть возможность поставки в течение 2006 года РКО Н-343 в количестве 400 штук, является необоснованной, поскольку данное письмо не было представлено суду первой инстанции, ответчик не указал причины невозможности представления данного письма на рассмотрение суда первой инстанции, в связи с чем в соответствии с частью 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное доказательство не может быть принято судом апелляционной инстанции.

Кроме того, письмо ЗАО "ПТК "Экотайз" от 26.01.2006 N 20 также не было представлено суду первой инстанции, ответчик также не указал причины невозможности представления данного письма на рассмотрение суда первой инстанции, в связи с чем в соответствии с указанной нормой Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное доказательство также не может быть принято судом апелляционной инстанции.

Более того, ЗАО "ПТК "Экотайз" является истцом по встречному иску, а поэтому данные доказательства должны были быть представлены суду первой инстанции в обоснование заявленных требований по встречному иску.

Довод ответчика (заявителя апелляционной жалобы) о том, что отсутствие документации в соответствии с установленными ГОСТами не подтверждает и не опровергает факта добросовестного использования ответчиком спорного изделия, является несостоятельным.

Проведение работ по постановке резинокордной оболочки на производство осуществляется в соответствии с Государственным стандартом РФ от 17.10.2000 "Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство" N ГОСТ Р 15.201-2000.

В соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.201-2000 для подтверждения проведения работ по подготовке к освоению производства продукции, то есть постановки резинокордной оболочки на производство, необходимым доказательством является разработанное и утвержденное техническое задание на выполняемые опытно-конструкторские работы.

Однако ЗАО "ПТК "Экотайз" не представило технического задания на разработку резинокордной оболочки, также как и документов, подтверждающих постановку РКО 400х105 на производство: акт предварительных испытаний оболочки (п. 6.5.1 ГОСТ Р 15.201-2000), акт или протокол приемочных испытаний, акт квалификационных испытаний (п. 8.6 ГОСТ Р 15.201-2000), акт передачи комплектов конструкторской и технологической документации изготовителю резинокордной оболочки (п. 8. 4 ГОСТ Р 15.201-2000).

Добросовестность выпуска изделия до даты приоритета подлежит доказыванию стороной, заявляющей о праве преждепользования (Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03 марта 2010 года N ВАС-17190/09).

Отсутствие указанной документации и нарушение требований ГОСТ Р 15.201-2000 при разработке ЗАО "ПТК "Экотайз" РКО 400х105 свидетельствует о недоказанности добросовестности выпуска спорной оболочки.

Представленный ответчиком чертеж Э 408.0.00 СБ "Оболочка резинокордная ЭМ 400х105" от 27.01.1998 не может подтверждать факт разработки ответчиком спорной оболочки ранее 2005 года, поскольку данный чертеж был предметом рассмотрения судебного эксперта и по результатам судебной патентоведческой экспертизы было установлено, что изготовить резинокордную оболочку ЭМ 400х105 по представленной технической документации не представляется возможным из-за отсутствия на чертеже необходимых размеров.

Ссылка ответчика на Протокол технического совещания по результатам пуска в эксплуатацию линии изготовления бортовых колец в обоснование довода о факте завершения ответчиком в 2003 году производства РКО 400х105 является несостоятельной, поскольку ответчик не представил доказательств того, что данный протокол, а также линия изготовления бортовых колец относятся к производству спорной оболочки.

Иными документами факт завершения производства спорной оболочки в 2003 году ответчик не подтвердил.

Само по себе проведение испытания оболочки в 2005 году, поставка изделия потребителю в 2006 году не могут расцениваться судом в качестве доказательств добросовестного независимого создания тождественного решения ответчиком, а также наличия у него права преждепользования.

Поскольку соответствующих доказательств, подтверждающих наличие условий или обстоятельств для возникновения у ЗАО "ПТК "Экотайз" права преждепользования суду не представлено, суд первой инстанции правомерно отказал в удовлетворении встречного иска.

В соответствии со статьей 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.

Согласно статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к судебным издержкам, связанным с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.

На основании указанных норм права, исходя из конкретных обстоятельств дела, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что размер заявленных к возмещению судебных расходов в сумме 147 905 рублей не соответствует критерию разумности, в связи с чем снизил его до 145 830 рублей, исключив из его размера стоимость оплаты за проезд на метрополитене и аэроэкспресс, поскольку данные расходы нельзя отнести к судебным расходам (к судебным расходам, связанным с оплатой проезда, относится оплата проезда до места проведения судебного заседания, в настоящем случае, местом проведения судебного заседания является город Москва).

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 27.05.2010, в связи с чем апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.05.2010 по делу N А40-159512/09-12-1007 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А. А. Солопова

Судьи

Н. И. Левченко А. И. Трубицын