Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 ноября 2009 г. N 09АП-22203/2009, 09АП-22489/2009

г.Москва

Дело N А40-52677/09-5-508

N 09АП-22203/2009-АК N 09АП-22489/2009-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 23.11.2009.

Постановление в полном объеме изготовлено 30.11.2009

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей: Поташовой Ж.В., Якутова Э.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Манохиной И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ОАО "Кондитерское объединение СладКо"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.09.2009

по делу N А40-52677/09-5-508 судьи Тарасова Н.Н.

по заявлению ОАО "РОТ ФРОНТ"

к Роспатенту, ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности" третье лицо: ОАО "Кондитерское объединение СладКо"

о признании недействительным решения,

при участии в судебном заседании:

представитель заявителя не явился, извещен,

представителя Роспатента Кольцовой Т.В. по доверенности N 41-1807-12 от 29.07.2009, удостоверение N 346-30,

представителя ФГУ "ФИПС" Прониной С.В. по доверенности N 41-225-12 от 05.02.2009, удостоверение N 353-30,

представителя третьего лица Нутрихина А.В. по доверенности N 71/09-ДЮ от 12.07.2009, паспорт 4504 120681,

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 10.09.2009, принятым по настоящему делу, удовлетворено заявление ОАО "РОТ ФРОНТ" о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2009 об отказе в удовлетворении возражения от 02.07.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911 несоответствующим п.1 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров". Кроме того, суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ОАО "РОТ ФРОНТ" путем внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи об исключении сведений о регистрации товарного знака по свидетельству N 292911 со словесным обозначением "Ромашка для Наташки" по заявке N 2005700089/50 с приоритетом от 11.01.2005.

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал, что оспариваемое решение Роспатента противоречит пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", исходя из того, что словесный товарный знак "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком "РОМАШКА" по свидетельству N 141755, полностью входит в оспариваемый товарный знак и занимает в нем доминирующее положение.

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в своей апелляционной жалобе просит его отменить, указывая, что при вынесении решения судом первой инстанции неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно применены нормы материального права. Считает, что выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела. Указывает на отсутствие сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911 и противопоставленного ему товарного знака "РОМАШКА" по свидетельству N 141755 по фонетическому, семантическому и графическому критериям. Полагает, что поскольку сравниваемые товарные знаки являются словесными, применение к ним положения Правил и Методических рекомендаций, регулирующих порядок определения сходства комбинированных обозначений, неправомерно. Считает, что проведя исследование на сходство этикеток конфет, суд вышел за рамки исследуемых зарегистрированных словесных товарных знаков, проведя исследование на сходство изобразительных элементов, не зарегистрированных в качестве товарных знаков.

Третье лицо - ОАО "Кондитерское объединение СладКо", также не согласившись с решением суда первой инстанции, подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить судебный акт и отказать в удовлетворении заявленных ОАО "РОТ ФРОНТ" требований. При этом указывает на то, что товарные знаки "Ромашка для Наташки" и "РОМАШКА" не являются сходными до степени смешения, существенно отличаются друг от друга по фонетическому, визуальному, семантическому критериям, и не могут ассоциироваться друг с другом. Также указывает, что ОАО "РОТ ФРОНТ" обращалось в Роспатент с заявлением о признании недействительной государственной регистрации товарного знака "Ромашка для Наташки" частично, а именно в отношении 30 класса МКТУ, при этом требований о признании недействительной регистрации товарного знака в отношении 5 класса МКТУ истцом заявлено не было. Таким образом, арбитражный суд, обязав Роспатент полностью исключить из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ сведения о регистрации товарного знака по свидетельству N 292911 со словесным обозначением "Ромашка для Наташки", вышел за пределы заявленных Обществом требований.

Заявитель представил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором возражал против доводов и требований апелляционной жалобы, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, считая его законным и обоснованным.

Представитель заявителя, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, направив в суд ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. При отсутствии возражений со стороны лиц, участвующих в деле, дело рассмотрено в порядке ст.156 АПК РФ в отсутствие представителя заявителя.

Изучив материалы дела, заслушав представителей ответчиков и третьего лица, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как усматривается из материалов дела, регистрация оспариваемого товарного знака "Ромашка для Наташки" по заявке N 2005700089/50 с приоритетом от 11.01.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.07.2005 за N 292911 на имя ОАО "Кондитерское объединение "СладКо" в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

По результатам рассмотрения данных возражений Роспатентом вынесено решение от 05.03.2009 об отказе в его удовлетворении, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 292911 была оставлена в силе.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения ОАО "РОТ ФРОНТ" в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением по настоящему делу.

Удовлетворяя заявленные Обществом требования, суд первой инстанции правомерно исходил из незаконности и необоснованности решения Роспатента.

В соответствии с п.1 ст.7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (действовавшего на дату поступления заявки N 2005700089/50 на регистрацию товарного знака) в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных статьей 6 и пунктом 3 статьи 7 настоящего Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пунктов 1 и 2 статьи 7 настоящего Закона.

Согласно Информационному письму Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации N 122 от 13 декабря 2007 года, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (п.13). Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Суд первой инстанции, руководствуясь пунктами 14.4.2, 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Роспатентом 29.11.1995, оценил словесные товарные знаки "РОМАШКА" и "Ромашка для Наташки", придя к правомерному выводу о схожести товарных знаков до степени смешения.

В соответствии с п.14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно п.4.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, в соответствии с абзацем четвертым пункта 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

В соответствии с подпунктом (1) пункта 14.4.2.2 Правил звуковое сходство определяется на основании ряда признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение, вхождение одного обозначения в другое, и т.д.

В настоящем случае, как правильно указал суд первой инстанции, имеется полное вхождение обозначения "РОМАШКА" в оспариваемый товарный знак "Ромашка для Наташки". Словесный элемент "Ромашка" оспариваемого товарного знака является фонетически тождественным словесному элементу "РОМАШКА" противопоставленного товарного знака (оба слова состоят из совпадающего набора букв, расположенных в одинаковом порядке).

Согласно п.4.2.3.1 Методических рекомендаций в соответствии с подпунктом (3) пункта 14.4.2.2 Правил смысловое сходство определяет на основании ряда признаков, в числе которых - совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Словесный элемент товарного знака "РОМАШКА" полностью включен в оспариваемый товарный знак и занимает в нем доминирующее положение, на что правомерно указано судом первой инстанции.

При таких обстоятельствах не принимаются как несостоятельные доводы Роспатента и третьего лица о том, что элементы "для Наташки", на которые падает логическое ударение, придают словосочетанию "Ромашка для Наташки" определенное смысловое значение, отличающееся от смыслового значения слова "Ромашка".

Таким образом, исходя из фонетического и семантического тождества, товарный знак "Ромашка для Наташки" сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком "РОМАШКА".

Что касается доводов Роспатента относительно неправомерности проведения судом первой инстанции исследования упаковки конфет при определении схожести до степени смешения словесных товарных знаков, то необходимо отметить следующее.

По мнению апелляционного суда, при оценке товарных знаков "Ромашка для Наташки" и "РОМАШКА" на предмет их сходства нельзя не принимать во внимание в каком виде используется товарный знак в хозяйственной деятельности третьим лицом, на что обоснованно указано судом первой инстанции.

Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть признано недействительным по основанию, указанному в пункте 1 статьи 7 Закона о товарных знаках, при наличии следующих обстоятельств: наличии тождества либо сходства до степени смешения товарных знаков; при однородности товаров, применительно к которым зарегистрированы конкурирующие товарные знаки; при более раннем приоритете защищаемого товарного знака; возражение против регистрации конкурирующего товарного знака должно быть подано в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации этого товарного знака в официальном бюллетене.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

Таким образом, проведение исследования сходства товарных знаков безотносительно к тому, в каком виде используется товарный знак в хозяйственной деятельности лица, представляется неправомерным.

Суд первой инстанции правильно указал на то, что потребитель при приобретении конфет "Ромашка для Наташки" ориентируется на хорошо известную ему в течение 13 лет продукцию "Ромашка", выпускаемую ОАО "РОТ ФРОНТ", в упаковке той же цветовой гаммы, что ведет к смешению товаров на рынке, и вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Представленный в материалы настоящего дела правообладателем товарного знака "Ромашка для Наташки" в качестве доказательства отсутствия смыслового сходства товарных знаков "Ромашка" и "Ромашка для Наташки" отчет о проведенном в январе 2009 года в г.Екатеринбурге исследовании мнений покупателей не подтверждает обоснованность правовой позиции ответчика и третьего лица, поскольку данный опрос свидетельствует лишь о наличии у опрошенных каких-либо ассоциаций со словом "Ромашка" и словосочетанием "Ромашка для Наташки", а не о том, в каких смысловых значениях воспринимались ими товарные знаки "Ромашка", "Ромашка для Наташки", соответственно.

Лингвистическое исследование, проведенное специалистами Института русского языка им. В.В. Виноградова от 28.08.2009 также не подтверждает, что основная масса потребителей не смешивают спорные обозначения.

Между тем, решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиком. При этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.

В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 2979/06 и N 3691/06, для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения в глазах потребителя.

При таких обстоятельствах следует признать правомерным вывод суда первой инстанции о том, что спорный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком заявителя, в связи с чем оспариваемое решение Роспатента об отказе в удовлетворении возражения от 02.07.2008 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911 обоснованно признано судом несоответствующим п.1 ст.7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Как установлено п.3 ч.5 ст.201 АПК РФ, в резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

В настоящем случае суд первой инстанции, обоснованно обязав в соответствии с приведенной нормой Кодекса в резолютивной части решения Роспатент внести в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации запись об исключении сведений о регистрации товарного знака со словесным обозначением "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911, в то же время не указал, в отношении товаров каких классов МКТУ необходимо исключить сведения о регистрации данного товарного знака.

Между тем из материалов дела следует, что правовая охрана товарного знака "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911 предоставлена в отношении товаров 05 и 30 классов МКТУ. Возражение ОАО "РОТ ФРОНТ", по результатам рассмотрения которого было вынесено оспариваемое решение Роспатента, содержало требование о признании недействительной правовой охраны товарного знака "Ромашка для Наташки" по свидетельству N 292911 частично, в отношении товаров 30 класса МКТУ. Правомерность правовой охраны указанного товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ Роспатентом не рассматривалась.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции в данной части подлежит изменению, с изложением абзаца второго резолютивной части судебного акта в следующей редакции: "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ОАО "РОТ ФРОНТ" путем внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи об исключении сведений о регистрации товарного знака по свидетельству N 292911 со словесным обозначением "Ромашка для Наташки" по заявке N 2005700089/50 с приоритетом от 11.01.2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ".

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.09.2009 по делу N А40-52677/09-5-508 изменить.

Абзац второй резолютивной части решения суда изложить в следующей редакции: "Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ОАО "РОТ ФРОНТ" путем внесения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации записи об исключении сведений о регистрации товарного знака по свидетельству N 292911 со словесным обозначением "Ромашка для Наташки" по заявке N 2005700089/50 с приоритетом от 11.01.2005 в отношении товаров 30 класса МКТУ".

В остальной части решение суда оставить без изменения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Е.В. Пронникова

Судьи

Ж.В. Поташова Э.В. Якутов