Построение стратегии защиты товарного знака (А. Мальцев, "Корпоративный юрист", N 7, июль 2006 г.)

Построение стратегии защиты товарного знака

Как показывает передовой опыт, создание специального отдела по защите объектов интеллектуальной собственности, выполняющего свои функции в сотрудничестве с юридическим департаментом компании, позволяет эффективно бороться с недобросовестными конкурентами

                                                     Wer will,  der  kann

                                                     Кто хочет, тот может

                                                     (немецкая пословица)

Актуальность построения стратегии антиконтрафактной деятельности

Выход многих российских товаропроизводителей на мировой уровень организации работы обусловил необходимость формирования и использования интеллектуального капитала, обеспечивающего основную прибыль преуспевающих предприятий. В связи с этим на передний план выдвигается проблема охраны объектов интеллектуальной собственности, являющихся наиболее ценной составляющей нематериальных активов.

В современных условиях эффективная защита интеллектуального капитала возможна только при системном подходе к организации соответствующей деятельности, включающей как охрану самих объектов интеллектуальной собственности от незаконного использования, так и защиту рынка от контрафактной продукции (т.е. продукции, на которой незаконно использован товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение либо подделанной в отношении качества, упаковки, дизайна и т.п.).

Система защиты рынка от контрафактной продукции взаимосвязана с организацией борьбы с недобросовестной конкуренцией, противостояние которой, согласно нормам международного права, входит в систему мер по охране промышленной собственности (Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.).

Эффективная защита интеллектуальной собственности в настоящее время возможна только при создании правообладателем целостной управляемой системы противодействия недобросовестной конкуренции и охраны как собственных объектов интеллектуальной собственности, так и рынка от контрафактной продукции, при производстве которой были незаконно использованы товарные знаки, промышленные образцы, полезные модели, изобретения и т.п.

Следует отметить, что инициирование обозначенных мер входит в ведение самого правообладателя, который, используя имеющийся в национальном законодательстве и международном праве инструментарий, а также ресурс государственных институтов, уполномоченных регулировать отношения в области интеллектуальной собственности и охраны конституционных прав и интересов граждан, строит собственную стратегию защиты объектов интеллектуальной собственности.

Государство лишь создает благоприятные условия для этого посредством закона и наделяет правообладателя возможностями владеть, пользоваться и распоряжаться объектами интеллектуальной собственности, а также обеспечивать их защиту от незаконного пользования третьими лицами.

В настоящее время в России у многих успешных производителей популярных брендов, продукция которых пользуется спросом на рынке, а соответственно, и подделывается, к сожалению, нет единого утвержденного порядка организации работы по защите объектов интеллектуальной собственности. Данной деятельностью разобщенно занимаются различные структурные подразделения компании, вследствие чего ее результативность значительно снижается. Обратного эффекта можно достичь посредством организации на предприятии единого центра по координации антиконтрафактной работы.

Примером здесь может служить ЗАО "Русский Алкоголь", где создан отдел по защите рынка от недобросовестной конкуренции и контрафактной продукции, что является началом формирования эффективной системы борьбы с соответствующими нарушениями.

Формирование системы защиты товарных знаков и других объектов интеллектуальной собственности целесообразно начинать именно тогда, когда еще нет массовых фактов незаконного использования третьими лицами товарных знаков правообладателя, но с учетом динамичного развития компании и увеличения объемов производства можно прогнозировать, что недобросовестные производители в недалеком будущем станут предпринимать попытки подделать уже раскрученные и завоевавшие признание потребителей бренды данного производителя. Исходя из этого, создание в компании на начальном этапе продвижения на рынке своих торговых марок единого центра по организации антиконтрафактной деятельности как раз и является элементом стратегического планирования защиты своих объектов интеллектуальной собственности.

Стратегия и тактика организации защиты объектов интеллектуальной
собственности

Создание на предприятии единого центра планирования и координации антиконтрафактной деятельности не принесет ощутимых результатов без принятия Концепции организации работы по защите объектов интеллектуальной собственности компании и ее партнеров (далее - Концепция).

Концепция должна предусматривать:

1. четко прописанные функции, полномочия и подчиненность центра, организующего антиконтрафактную деятельность. Как показал опыт, результативность работы повышается, когда соответствующее структурное подразделение подчиняется напрямую руководителю компании, что обеспечивает оперативное сообщение нужной информации и возможность немедленного реагирования на факт незаконного использования объекта интеллектуальной собственности. Это также исключает конфликт интересов между различными структурными подразделениями компании и минимизирует необходимость согласований между ними, а также оптимизирует оборот служебных документов. В идеале, благодаря такой организации подчиненности, решение по выявленному и подтвержденному факту может приниматься в течение суток;

2. порядок взаимодействия обозначенного центра со всеми структурными подразделениями компании. При этом во внутренних регулятивных документах следует указать, что остальные структурные подразделения должны выполнять поручения антиконтрафактного центра в рамках осуществляемых ими функций (это в основном касается сбора и проверки информации о выявляемых случаях производства и реализации контрафактной продукции). Очень важно оптимизировать взаимодействие центра с юридическим отделом. Оно начинается при обнаружении спорного факта, как правило, касающегося сходных до степени смешения образцов контрафактной продукции или незаконного использования отдельных элементов товарного знака. В подобной ситуации проводится совместное совещание с привлечением патентного поверенного, где вырабатывается согласованная позиция, которая доводится до сведения генерального директора. После положительного отзыва руководства в отношении сформулированной позиции отдел защиты рынка от недобросовестной конкуренции и контрафактной продукции принимает решение о применении того или иного способа защиты: гражданско-правового, административного или уголовно-правового. Представление в судах интересов компании, в том числе и по искам о возмещении ущерба, осуществляет юридический отдел, а антиконтрафактный отдел обеспечивает юристов необходимыми для этого документальными материалами;

3. вовлечение в процесс выявления признаков незаконного использования третьими лицами объектов интеллектуальной собственности всех работников компании. Для этого необходимо:

- принять соответствующие рекомендации о порядке действий сотрудника при обнаружении, даже во внеслужебное время, продукции третьих лиц, "похожей" на ту, которую выпускает его предприятие (при посещении торговых организаций, специализированных выставок и конференций, работе в сети Интернет и т.д.);

- проинформировать работников об основных товарных знаках компании и их охраняемых элементах, закрепив эти знания (это достигается путем проведения обучающих семинаров; постоянной, доступно изложенной, понятной для восприятия наглядной агитацией в служебных помещениях);

- объяснить работникам, кому и в какой форме надо передавать соответствующие сведения (приобретенный образец, полученную копию прайс-листа или коммерческого предложения, рекламный проспект или распечатку информации из сети Интернет);

- поощрять сотрудников, выявивших факты реализации или попытки введения в гражданский оборот контрафактной продукции (материально или освещая соответствующую информацию в корпоративном издании);

4. варианты действий правообладателя по защите своих прав на объекты интеллектуальной собственности должны быть разработаны в зависимости от:

- достоверности и проверенности информации;

- репутации и статуса производителя (реализатора) контрафактной продукции на рынке;

- возможного ресурса нарушителя, в том числе и административного (проверка подобной информации обязательна в случае выявления рассматриваемых фактов в регионах, где руководство субъектов РФ нередко покровительствует отдельным компаниям и организациям);

- задач самого правообладателя в области последующего возможного сотрудничества с нарушителем.

При этом варианты реагирования должны иметь возможность изменяться в процессе применения:

- в зависимости от ответной реакции "нарушителя" на первоначальное обращение к нему со стороны правообладателя (можно избрать переговорно-договорный вариант либо инициировать уголовно-административное преследование с использованием гражданско-правовых методов прекращения выпуска контрафактной продукции и возмещения причиненного ущерба);

- в зависимости от изменения стратегических и тактических задач компании по развитию своего бизнеса.

Положения Концепции должны быть в обязательном порядке закреплены в соответствующих внутренних регулятивных документах компании, иначе предложенная стратегия и тактика останется только декларацией намерений, а не основой функционирования системы защиты интеллектуальной собственности.

Практическое применение стратегического планирования

Основа деятельности по защите объектов интеллектуальной собственности состоит из четырех основных составляющих:

- мер предупредительного характера;

- системы выявления фактов производства (реализации) контрафактной продукции;

- мер реагирования в случаях нарушения прав правообладателя;

- механизмов привлечения к ответственности виновных лиц и возмещения ущерба, причиненного правообладателю в результате незаконного использования принадлежащих ему объектов интеллектуальной собственности.

Список превентивных мер не является исчерпывающим, так как каждый правообладатель внедряет свои ноу-хау в этой области.

Перечислим лишь некоторые из них. Так, в области охраны прав на товарные знаки целесообразно:

1. усилить правовую охрану товарных знаков путем регистрации дополнительных товарных знаков, охраняемыми элементами которых являются отдельные неохраняемые элементы основного товарного знака.

Примером может служить государственный товарный знак N 38383 "Soviet Sparkling" (охраняемый элемент - этикетка). В целях создания условий, препятствующих нарушению прав РФ на данный товарный знак, ФКП "Союзплодоимпорт" зарегистрировало по 33 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) 6 товарных знаков N 264540, 274183 "Советское игристое" (этикетки), N 269853 "Советское" (слово), N 277619 "Sovetskoe" (слово), N 274183 "Soviet" (слово), N 286206 "Sowjetisch", включающих в свой состав охраняемый элемент - словесное обозначение "Советское" (как на кириллице, так и в латинской транслитерации), которое является переводом словесного обозначения "Soviet", охраняемого в составе основного товарного знака N 38383.

Пример ЗАО "Русский Алкоголь": под бренд "Зеленая марка. Главспирт-трест" было зарегистрировано 14 товарных знаков (словесных, объемных и комбинированных), а также получен патент на полезную модель и промышленный образец бутылки, бирки, укупорочного материала; зарегистрирована рецептура "Водки Главспирт-трест";

2. проводить регулярное информирование предприятий - производителей продукции и торговых организаций, ее реализующих; органов надзора и регулирования отношений в области потребительского рынка, качества продукции и услуг, защиты прав потребителей; а также некоммерческих общественных объединений по отдельным видам товаров и услуг с целью доведения до них сведений о правах компании на конкретные товарные знаки;

3. публиковать в СМИ сведения о правах компании на конкретные объекты интеллектуальной собственности, о ее деятельности по продвижению своих брендов, а также примеры привлечения к различным видам ответственности за производство (реализацию) контрафактной продукции.

Однако, помимо предупредительной работы по охране прав на товарные знаки, важное место в защите рынка от контрафактной продукции занимает оперативное выявление соответствующих нарушений и грамотное и действенное реагирование правообладателя на каждый факт незаконного использования объектов интеллектуальной собственности.

В целях достижения максимальной результативности выявления вышеназванных нарушений для крупных компаний и предприятий, имеющих достаточное количество персонала, можно рекомендовать построение системы планово-информационной работы, основанной на зональном принципе ответственности сотрудников подразделения за закрепленные за ними регионы, а для средних и мелких компаний с ограниченным кадровым ресурсом - вовлечение в процесс выявления признаков незаконного использования третьими лицами объектов интеллектуальной собственности всех работников компании.

При этом вне зависимости от формата компании можно сочетать вышеназванные методы получения сведений с активным использованием возможностей подразделений продаж и маркетинга. Подчеркнем, что деятельность по поиску и проверке исходной информации должна быть направлена на срабатывание механизмов оперативного реагирования по выявленным фактам незаконного использования объектов интеллектуальной собственности. Для этого у каждого правообладателя должны быть разработаны и нормативно оформлены различные варианты ответных мер.

Порядок работы по выявлению фактов производства (реализации)
контрафактной продукции

 /---------------\                         /----------\     /---------------\     /---------------\

 |Дистрибьютеры и|                         |ФГУ   ФИПС|     |Направление ис-|----|Арбитражный суд|

 |партнеры право-|----------\      /------|Роспатента|--\  |кового  заявле-|     \---------------/

 |обладателя  то-|          |      |       |(получение|  |  |ния о взыскании|

 |варными знаками|          |      |       |письменных|  |  |денежной   ком-|

 \---------------/          |      |       |консульта-|  |  |пен сации в по-|

 /---------------\          |      |       |ций)      |  |  |рядке    ст. 46|

 |Информация, по-|          |      |       \----------/  |  |Закона о товар-|

 |лученная в  ре-|          |      |             /-------+-|ных знаках     |

 |зультате  мони-|-------\  |      |             |       |  \---------------/

 |торинга  СМИ  и|       |  |      |             |       |  /---------------\

 |по сети  Интер-|       |  |      |             |       |  |После получения|

 |нет            |       |  |      |             |       \-|ответа от адре-|

 \---------------/       |  |      |             |          |сата  или после|

 /---------------\       |  |      |             |          |получения подт-|

 |Представители  |               |             |          |верждения факта|

 |(сотрудники)   |    /----------------\   /-----------\    |доставки   уве-|

 |организации-   |    |Выявление фактов|   |Направление|    |домления (в те-|

 |правообладателя|---|незаконного  ис-|--|соответст- |---|чение 1 месяца)|     /---------------\

 |в ходе  монито-|    |пользования  то-|   |вующего    |    \---------------/     |Правообладатель|

 |ринга  рынка  и|    |варных знаков   |   |уведомления|                         |товарных знаков|----\

 |маркетинговых  |--\ \----------------/   |производи- |    /---------------\     \---------------/    |

 |исследований   |  |                  |телям конт-|    |Направление за-|                         |

 \---------------/  |    | | |       |     |рафактной  |    |явлений о прив-|            |             |

 /---------------\  |    | | |       |     |продукции  |    |лечении  к  от-|            |             |

 |Участники рынка|  \----+-+-+-----\ |     \-----------/    |ветственности  |     /---------------\    |

 |алкогольной    |-------/ | |     | |                      |по ст. 180   УК|     |Информация   об|    |

 |продукции      |         | |      |                      |РФ,   ст. 14.10|     |установленном  |    |

 \---------------/         | | /-----------\                |КоАП РФ        |     |количестве про-|    |

 /---------------\         | | |Контрольная|                \---------------/     |изведенной (ре-|    |

 |Промышленные   |         | | |закупка об-|                        |             |ализованной)   |    |

 |выставки и раз-|---------/ | |разцов кон-|                                     |контрафактной  |    |

 |личные  презен-|           | |трафактной |                /---------------\     |продукции      |    |

 |тации          |           | |продукции  |                |Правоохранени- |     \---------------/    |

 \---------------/           | \-----------/                |тельные  органы|                         |

 /---------------\           |                              |РФ:            |------------/             |

 |Правоохрани-   |-----------/                              |- УВД регионов |     /---------------\    |

 |тельные  органы|                                          |- прокуратуры  |     |Документ,  под-|    |

 \---------------/                                          |регионов       |----|тверждающий ра-|---/

                                                            \---------------/     |змер ущерба    |

                                                                        \-----\  \---------------/

                                      /----------------\    /----------------\ |  /---------------\

                                      |Возбуждение уго-|    |Административное| |  |Отказ в возбуж-|

                                      |ловного     дела|---|правонарушение  | \-|дении дела     |

                                      |(ст. 180 УК РФ) |    |(ст. 14.10  КоАП|    \---------------/

                                      \----------------/    |РФ)             |           

                                              |             \----------------/    /---------------\

                                                                                |Жалоба         |

                                      /----------------\    /----------------\    \---------------/

                                      |Суд             |    |Арбитражный суд |

                                      \----------------/    \----------------/

А. Мальцев,

начальник отдела защиты рынка от недобросовестной

конкуренции и контрафактной продукции ЗАО

"Группа компаний "Русский Алкоголь"

"Корпоративный юрист", N 7, июль 2006 г.