Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 июня 2010 г. N 13АП-2368/2010

г. Санкт-Петербург

Дело N А56-26004/2007

Резолютивная часть постановления объявлена 26 мая 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июня 2010 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Герасимовой М.М.

судей Жиляевой Е.В., Марченко Л.Н.

при ведении протокола судебного заседания: Королевой Т.Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-2368/2010) ООО "НПФ "Винар"

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.12.2009г.

по делу N А56-26004/2007 (судья Филиппов А.Е.), принятое

по иску ООО "Научно-производственная фирма "Винар",

к ЗАО "Медтест-СПб" о прекращении нарушения исключительных прав

при участии:

от истца: Зорин Н.А. по доверенности N 10 от 09.10.2009г.

от ответчика: Зуев А.А. по доверенности от 08.09.2008г.

от 3-го лица: эксперт Мордвинова В.В., паспорт

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "Винар" обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Закрытому акционерному обществу "Медтест-СПб" о защите исключительного права на полезные модели, на которые выданы Свидетельства N N 18444, 28562 и Патент N 54236, а именно, просил запретить ответчику использовать спорные полезные модели, обязать ответчика возместить убытки, причиненные нарушением исключительного права на полезные модели, обязать ответчика уничтожить под контролем истца товарные остатки изделий медицинского назначения, в которых, по мнению ответчика, использованы спорные полезные модели, уведомить Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и социального развития о принятом судебном решении по иску с целью рассмотрения вопроса об отзыве регистрационных удостоверений, выданных ответчику на изделия, в которых, по мнению истца, использованы спорные полезные модели, опубликовать решение суда в целях защиты деловой репутации истца в изданиях: "Медицинская газета", Главная медицинская сестра", "Дезинфекционное дело". В обоснование заявленных требований истец ссылался на заключение об использовании запатентованных полезных моделей в образцах продукции, выполненных в соответствии соглашением об оказании юридической помощи от 20.04.2007, заключенным между ООО "НПФ "Винар" и ООО "Ляпунов и партнеры".

Возражения ответчика против удовлетворения иска основаны на выводах, содержащихся в экспертном заключении об использовании полезных моделей по свидетельствам N N 18444, 28562, 54236 в образцах изделий ЗАО "Медтест-Спб", подготовленном ЗАО "Правовой центр "ЗОДИАК", из которого следует, что признаки полезных моделей истца и присущие изделиям ответчика полностью не совпадают.

Решением суда первой инстанции от 04.06.2008 г. заявленные требования удовлетворены в части запрещения ответчику использовать полезные модели, в отношении которых выданы свидетельства N 18444 и N 28562, взыскания убытков в сумме 134725,71 руб. и обязании ответчика опубликовать за свой счет решение суда в издании "Медицинская газета" не позднее трех месяцев с момента вступления решения в законную силу. В остальной части в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2008 решение суда первой инстанции изменено, в удовлетворении иска отказано в полном объеме.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.01.2009 названные судебные акты отменены и дело передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд кассационной инстанции принял во внимание наличие в деле двух противоречивых заключений специалистов и указал на необходимость при новом рассмотрении дела для разъяснения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, решить вопрос о проведении экспертизы.

При новом рассмотрении дела судом первой инстанции назначена экспертиза, по итогам которой составлено заключение ООО "Центр судебной экспертизы" от 15.09.2009 N 2343/20, в которой сделаны выводы о том, что в образцах изделий, выпускаемых ЗАО "Медтест-СПб", использованы не все признаки полезных моделей согласно свидетельствам N N 18444 и 28562, но использованы все признаки полезной модели согласно свидетельству N 54236.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.12.2009 в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции признал мотивированными и обоснованными выводы ООО "Центр судебной экспертизы", подтвержденные объяснениями эксперта, данными в судебном заседании. В отношении полезной модели согласно свидетельству N 54236 судом учтено, что признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели N 54236, были созданы независимо от истца и добросовестно использовались на территории Российской Федерации в изделиях ответчика, вследствие чего у последнего возникло право преждепользования.

В апелляционной жалобе ООО "НПФ "Винар" просит решение суда отменить и принять по делу новый судебный акт. Податель апелляционной жалобы указывает на то, что в экспертном заключении по результатам назначенной судом экспертизы выводы сделаны со ссылкой на положения Части 4 ГК РФ, тогда как к спорным правоотношениям применимы положения Патентного закона от 23.09.1992, терминология, используемая в заключении эксперта, принята не в соответствии с содержанием нормативных документов. Эквивалентность признаков должна определяться в зависимости от результата, на который они направлены. Признаки для сравнения определены экспертом произвольно, в формулах полезных моделей не используется признак "крафт-бумага", ее использование представляет собой лишь один из примеров реализации полезной модели. Со ссылкой на недостоверность заключения эксперта, истец указывает на необходимость проведения повторной экспертизы. Инструкция по применению индикаторов химического одноразового применения для контроля паровой стерилизации серии ИКПС-ВН/01 - "Медтест" (120/45 и 132/20), утвержденная 26.07.2006 не может подтверждать право преждепользования.

К апелляционной жалобе приложено ходатайство о назначении повторной патентной экспертизы.

В отзыве на апелляционную жалобу ЗАО "Медтест-СПб" возражало против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что в спорных изделиях и полезных моделях использованы разные технические решения, направленные на достижение одного и того же результата, которые не являются эквивалентными. По полезным моделям, в отношении которых выданы патенты о N N 28562 и N 54236 ответчик обладает правом преждепользования.

Апелляционная жалоба рассмотрена в судебном заседании 26.05.2010 г. судом в составе: председательствующий судья Герасимова М.М., судьи Жиляева Е.В. Марченко Л.Н. Состав суда изменен в порядке статьи 18 АПК РФ на основании распоряжения заместителя председателя Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.05.2010г. В судебном заседании истец поддержал ходатайство о назначении повторной экспертизы. Ответчик против удовлетворения ходатайства возражал. В судебное заседание для дачи пояснений явилась эксперт Мордвинова В.В., которая дала пояснения по замечаниям истца к заключению эксперта. Объяснения Мордвиновой В.В. в письменном виде приобщены к материалам дела.

Апелляционный суд не усматривает противоречий в представленном в материалы дела экспертном заключении, равно как и наличия оснований сомневаться в обоснованности заключения эксперта. Предусмотренные статьей 87 АПК РФ основания для назначения повторной экспертизы отсутствуют. По всем замечаниям подателя апелляционной жалобы имеются обоснованные возражения в письменных пояснениях эксперта Мордвиновой В.В., которые истцом не опровергнуты.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика против ее удовлетворения возражал по мотивам, изложенным в отзыве, просил также возместить судебные расходы на оплату услуг представителя в суде апелляционной инстанции.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции, апелляционный суд не усматривает оснований для его отмены или изменения.

Материалами дела подтверждается, что ООО НПФ "Винар" выдано Свидетельство N 18444 (приоритет от 03.07.2000) на полезную модель "Индикатор стерилизации", представляющий собой стойкую к условиям стерилизации основу, на лицевую сторону которой нанесена по крайней мере, одна метка из индикаторной композиции, а обратная сторона основы покрыта адгезивным слоем и защитным антиадгезивным покрытием. Отличием полезной моделей является сплошной надрез глубиной до антиадгезивного покрытия с лицевой стороны, а с обратной - второй сплошной надрез, не пересекающийся с первым, глубиной до основы в одном варианте - оба надреза с одного края основы относительно расположения метки, во втором - две непересекающиеся пары соответствующих надрезов по разные стороны относительно расположения метки.

На аналогичную полезную модель истцу выдано свидетельство N 28562 (приоритет от 01.10.2002), отличием модели в данном случае является механический линейный дефект, облегчающий отделение одной основы от другой, выполненный в виде сквозной перфорации. Кроме того, линейные размеры защитного антиадгезивного покрытия превышают соответствующие размеры основы. Во втором варианте полезной модели отличие заключается в том, что основа имеет удлиненную форму, а перфорация выполнена в поперечном направлении.

Также истцу выдан патент на полезную модель "Индикатор стерилизации" N 54236 с приоритетом 17.01.2006, с наличием на ней по меньшей мере по одну сторону от метки индикатора линейного надреза или перфорации, облегчающих отделение одной части индикатора от другой, отличающей особенностью которой является то, что линейный надрез или перфорация выполнены на защитном антиадгезивном покрытии глубиной до основы, а антиадгезивное покрытие выполнено из силиконизированной бумаги или силиконизированных синтетических материалов. Второй вариант полезной модели отличается тем, что основа имеет удлиненную форму, а линейный надрез или перфорация выполнены в поперечном направлении.

Из содержания описаний полезных моделей, исключительные права в отношении которых зарегистрированы за истцом, следует, что охрана, в данном случае, фактически предоставляется техническим решениям, позволяющим облегчать отделение одной части индикатора от другой, то есть, различным способам ослабления материала, из которого изготовлены детали индикатора стерилизации.

ЗАО "Медтест - СПб", в свою очередь, осуществляет изготовление индикаторов стерилизации: химический индикатор одноразового применения для контроля паровой стерилизации серии ИКПС-ВН/01-"Медтест" для режима 120-45, химических индикатор одноразового применения для контроля паровой стерилизации серии ИКПС-ВН/01-"Медтест" для режима 132-20, химический индикатор одноразового применения для контроля паровой стерилизации серии ИКПС для режима 120-45, химический индикатор одноразового применения для контроля паровой стерилизации серии ИКПС для режима 132-20, химический индикатор одноразового применения для контроля воздушной стерилизации серии ИКВС для режима 180-60, в которых применяется перфорация для облегчения отделения одной части индикатора от другой.

В заключении об использовании запатентованных полезных моделей в образцах продукции, подготовленном ООО "Ляпунов и партнеры", способы решения рассматриваемой технической задачи в полезных моделях, право на которые зарегистрировано за истцом и изделиях ответчика признаны идентичными и эквивалентными, а именно:

- по отношению к полезной модели по свидетельству N 18444, на изделиях ответчика выполнена перфорация аналогичной глубины, что и сплошной надрез в полезной модели истца;

- по отношению к полезной модели по свидетельству N 28562, в изделиях истца выполнена сквозная перфорация, представляющая собой механический линейный дефект, облегчающий отделение одной части основы от другой, то есть охраняемое техническое решение;

- по отношению к полезной модели по патенту N 54236 указано на наличие перфорации глубиной до основы, то есть признака, аналогичного техническому решению, запатентованному истцом.

В заключении ЗАО "Правовой центр "ЗОДИАК" указано, что перфорации, выполненные на изделиях ответчика не совпадают с признаками полезной модели ни в части выполнения сплошных надрезов (свидетельство N 18444), ни в части выполнения механического линейного дефекта в виде сквозной перфорации по одну сторону от метки (свидетельство N 28562), ни в виде линейного надреза или перфорации по одну сторону метки (патент N 54236). В качестве совпадающего признака указана лишь перфорация, расположенная на обратной стороне индикатора глубиной до основы (совпадает с признаком

"линейный надрез или перфорация на защитном адгезивном покрытии, глубиной до основы).

Из анализа признаков, указанных в обоих заключениях следует, что в полезных моделях истца и изделиях ответчика применены разные технические решения одной и той же проблемы, за исключением технического решения, на которое выдан патент N 54236. Этот вывод подтвержден, также, заключением ООО "Центр судебной экспертизы" от 15.09.2009 N 2343/20, составленной экспертом Мордвиновой В.В. В той части, в которой существенные признаки полезных моделей и изделий ответчика не совпадают, они не могут быть признаны эквивалентными, поскольку допускают различную степень ослабления материала. Обратного истцом в нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ не доказано, таких выводов в представленном им заключении специалистов, с учетом дополнений и уточнений к нему, не содержится. Выводы в дополнении к заключению об идентичности результата при применении различных способов ослабления материалов (в частности, надрезов или перфораций) ничем не обоснованы.

Вопреки утверждениям подателя апелляционной жалобы, выводы эксперта Мордвиновой В.В., с учетом данных ею пояснений в судах первой и апелляционной инстанций, не являются противоречивыми, основаны на исследовании тех же фактических обстоятельств, что рассматривались в заключениях, представленных истцом и ответчиком, исследовании спорных изделий и описаний охраняемых полезных моделей, в том числе с учетом информационного ресурса - официального сайта Федерального Института Промышленной Собственности. Признаки полезных моделей истца и изделий ответчика, описанные в заключении эксперта, соответствуют представленным в материалы дела доказательствам. Компетенция специалиста, давшего заключение, подтверждена в установленном порядке, при выполнении заключения использован достаточный объем специальной литературы. Эксперт не лишен возможности, основываясь на специальных знаниях, сформулировать терминологию, применимую в конкретном заключении. Терминология действующих нормативных актов, применяется судом при вынесении судебного акта, при этом определение примененных понятий в экспертном заключении является лишь одним из доказательств, которые не имеют для суда заранее установленной силы. В заключении эксперта понятия сформулированы с целью прояснения технических вопросов, а не вопросов права, следовательно, их формулировки могут не совпадать с легальным определением сходных терминов.

Ни один из доводов апелляционной жалобы, касающихся заключения эксперта, которым руководствовался суд первой инстанции, не опровергает выводов о том, что использованные в изделии ответчика спорные технические решения не являются теми же, что примененные в полезных моделях истца, зарегистрированных по свидетельствам N N 18444 и N 28562.

Поскольку по смыслу положений статьи 5 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1, действовавшего в момент предоставления истцу охраны полезных моделей по свидетельствам N N 18444, 28562, 54236, статьи 1351 ГК РФ, правовой охраной в качестве полезной модели пользуется техническое решение, относящееся к устройству, обладающее признаком новизны и промышленной применимости. Спорным техническим решением в данном случае является конструкция индикаторов стерилизации, позволяющая отделять друг от друга составные части изделий такого рода. Поскольку материалами дела подтверждено что технические решения, зарегистрированные в качестве полезных моделей истцом по свидетельствам N N 18444 и N 28562, не применяются в изделиях ответчика, оснований для вывода о нарушении исключительных прав истца не имеется.

В отношении использования в изделиях ответчика технического решения, зарегистрированного по патенту N 542366, суд первой инстанции, в соответствии с положениями статьи 12 Патентного закона, статьи 1361 ГК РФ верно указал на наличие у ответчика права преждепользования, которое подтверждается Патентом, оформленным на имя ответчика на промышленный образец, представляющий собой спорные изделия с приоритетом от 02.10.2001, Патентом на изобретение (температурно-временной индикатор), используемый в изделиях с приоритетом 12.08.2003, регистрационным удостоверением, выданным 09.02.2005 Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития Ответчику N ФС 01012005/1313-05, на которое имеется ссылка в представленных для экспертизы Технических условиях на спорные изделия.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований, оснований для отмены или изменения решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

В суде апелляционной инстанции ответчиком заявлено о взыскании с истца расходов на оплату услуг представителя в размере 30000,00 руб. К ходатайству приложен договор поручения, заключенный 25.02.2010 N 163/10а между адвокатом Зуевым А.А. и ЗАО "Медтест-СПб", платежное поручение, подтверждающее оплату вознаграждения представителю за услуги по представлению интересов ответчика при обжаловании решения Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 16.12.2009 по делу N А56-26004/2007 в апелляционном порядке.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ, с учетом того, что судебные акты по делу приняты фактически в пользу ответчика, расходы на оплату услуг представителя документально обоснованы, заявлены в разумных пределах, они подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269-272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 23.12.2009г. по делу N А56-26004/2007 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "НПФ "Винар" - без удовлетворения.

Взыскать с ООО "НПФ "Винар" в пользу ЗАО "Медтест-СПб" 30 000 руб. судебных расходов по оплате услуг представителя.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Председательствующий

М.М. Герасимова

Судьи

Е.В. Жиляева Л.Н. Марченко