Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 1 февраля 2007 г. N КГ-А41/12912-06-П При новом рассмотрении дела о запрете использовать в хозяйственном обороте товарный знак суду необходимо провести комплексный анализ сходства товарных знаков, исследовать вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками, выяснить, имелись ли нарушения со стороны ответчиков при использовании товарного знака, и разрешить вопрос о назначении экспертизы (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 1 февраля 2007 г. N КГ-А41/12912-06-П
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 25 января 2007 г.

По данному делу см. также постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 ноября 2007 г. N КГ-А41/9792-07-П

По иску открытого акционерного общества "Сибирская нефтяная компания" (в настоящее время ОАО "Газпром нефть") к обществу с ограниченной ответственностью "Нефтьторгсервис", обществу с ограниченной ответственностью "Сибирьнефть", открытому акционерному обществу "СП "Антарэс", ООО "Эргон+", обществу с ограниченной ответственность "Русский бензин" о запрете использовать в хозяйственном обороте в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца по свидетельству Роспатента N 180561, Арбитражным судом Московской области 03.12.2004 по делу N А41-К1-7064/04 принято решение о частичном удовлетворении требования.

Десятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 16.03.2005 за N 10АП-1683/04-ГК отменил судебное решение в части удовлетворения иска, отказав в этой части.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 08.06.2005 за N КГ-А41/4592-04 названные судебные акты отменены в связи с тем, что арбитражный суд первой инстанции в нарушение процессуальных норм не удовлетворил заявление ответчика - ООО "Нефтьторгсервис" об отводе эксперта и, приняв впоследствии экспертное заключение, подготовленное им в качестве основного доказательства по делу, необоснованно не учел возникших у ответчика сомнений в беспристрастности эксперта.

Арбитражный апелляционный суд, отклонив заключение эксперта и не назначив повторной экспертизы по делу, оставил неисследованным вопрос, требующий специальных познаний относительно наличия либо отсутствия сходства до степени смешения между товарным знаком истца и используемыми ответчиками обозначениями.

Дело передано на новое рассмотрение.

ОАО "Газпром нефть" заявило ходатайство о назначении экспертизы для разъяснения вопроса об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Арбитражный суд 21.09.2005 назначил повторную судебную патентоведческую экспертизу, поставив перед экспертами следующие вопросы: "имеется ли сходство до степени смешения между используемыми ответчиками обозначением, состоящим из текстовой надписи "Сибирь-нефть" и графического изображения окружности меньшего радиуса, заполненный светлым тоном, находящейся в окружности большего радиуса, заполненным темным тоном на автозаправочных станциях" по определенным адресам и товарным знаком, исключительное право на использование которого принадлежит ОАО "Сибнефть" на основании свидетельства Роспатента N 180561 от 12.10.1999. Производство по делу арбитражного суда приостановлено до проведения экспертизы, возобновлено 07.12.2005.

Ответчики представили отзыв на заключение эксперта (л. 31-39 т. 5).

По их мнению, заключение не содержит мотивированного анализа сравниваемых обозначений на сходство до степени смешения, что привело к необоснованному выводу о сходстве сравниваемых обозначений.

Ответчики заявили отвод экспертам.

Первый ответчик ходатайствовал о назначении очередной патентоведческой экспертизы в связи с проведением ранее экспертиз с нарушением требований законодательства к проведению судебных экспертиз.

Арбитражным судом отвод экспертам отклонен как необоснованный. Эксперты вызваны в судебное заседание 16.05.2006, в котором поддержали свое заключение.

Ходатайство ООО "Нефтьторгсервис" о назначении повторной экспертизы отклонено в связи с непредставлением кандидатур экспертов, неоплатой расходов по проведению экспертизы.

Определением от 04.07.2006 истец заменен на ОАО "Газпром нефть" в связи со сменой названия и перерегистрацией.

При повторном рассмотрении дела арбитражным судом отказано в иске ОАО "Газпром нефть", о чем вынесено решение от 11.07.2006, оставленное без изменения постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 06.10.2006.

В кассационной жалобе ОАО "Газпром нефть" ставит выводы об отмене судебных актов, в которых выводы арбитражных судов, по мнению заявителя, не соответствуют обстоятельствам дела, решение и постановление приняты с нарушением норм материального права и норм процессуального права, просит о передаче дела на новое рассмотрение.

На кассационную жалобу поступили отзывы от ООО "Сибнефть", ООО "Нефтьторгсервис" с возражениями против удовлетворения кассационной жалобы.

При судебном разбирательстве в кассационной инстанции представители истца и ответчиков поддержали свои позиции, изложенные соответственно в кассационной жалобе и отзывах на нее.

Проверив повторно законность принятых судебных актов исходя из представленных в деле материалов, доводов, содержащихся в кассационной жалобе и отзывах, судебная коллегия кассационной инстанции пришла к выводу о том, что решение и постановление арбитражных судов подлежат отмене.

При рассмотрении дела арбитражным судом установлено, что истец является обладателем прав на товарный знак по свидетельству N 180561 от 12.10.1999 в виде изобразительного обозначения и неохраняемого словесного обозначения элемента - Сибнефть, Sibneft. Изобразительный элемент товарного знака представляет круг черного цвета, часть которого с правой стороны отсечена "С" - образной дугой. В середине круга черного цвета имеется "С"- образная дуга белого цвета.

Истец просил запретить ответчикам использование в хозяйственном обороте в отношении однородных товаров (нефти, в том числе переработанной, бензины однородные) обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком истца и обязать их за свой счет удалить (демонтировать) используемые на принадлежащих ответчикам автозаправочных станциях обозначения, сходные с товарным знаком истца.

Возражая против удовлетворения исковых требований, ООО "Сибирьбнефть" представило свидетельство на товарный знак N 305631 с приоритетом от 07.02.2006, зарегистрированный 26.04.2006.

Товарный знак зарегистрирован для станций технического обслуживания транспортных средств, ремонта транспортных средств, заправочных станций.

Товарный знак ответчика представляет собой графическое обозначение, состоящее из белого круга, вписанного со смещением относительно вертикальной оси в зеленый круг большего размера. Внутри белого круга графический элемент черного цвета, состоящий из двух параллельных линий, которые пересекает горизонтальная линия, левый конец которой переходит в полуокружность. Зеленый круг расположен на фоне синего прямоугольника.

Отказывая в удовлетворении иска, арбитражный суд исходил из того, что используемое ответчиками графическое обозначение защищено свидетельством ООО "Сибирьнефть" на товарный знак N 305631 от 26.04.2006. ООО "Нефтьторгсервис", ООО "Эргон+", ООО "Русский бензин" использует товарный знак на основании заключенных с ООО "Сибирьнефть" лицензионных соглашений.

При этом арбитражный суд признал, что свидетельства на товарные знаки истца и ответчика выданы в отношении однородных товаров.

Кассационная инстанция не может согласиться с тем, что арбитражные суды обеих инстанций без специальных познаний пришли к правильному выводу об использовании истцом и ответчиками товарных знаков в отношении однородных товаров (услуг).

Обоснования выводов судов об однородности товаров (услуг) в судебных актах не приведены.

В этой связи с учетом, в том числе и нового обстоятельства, появившегося после отмены кассационной инстанцией судебных актов, подлежал исследованию специалистами вопрос, имелась ли правовая охрана товарных знаков в отношении однородных товаров (услуг) либо отличающихся различительной способностью.

Необходимо также было проверить довод истца о нарушении его права на товарный знак в части словесного изображения "Сибнефть Sibneft". Для чего истцу следовало представить в материалы дела заявку на регистрацию товарного знака, поскольку из его свидетельства на товарный знак однозначно сделать вывод, относится ли словесное изображение по форме написания к охраняемому элементу либо это вообще неохраняемые элементы товарного знака, сделать затруднительно.

При оценке схожести и различия в элементах товарных знаков следует исходить из того, какое визуальное восприятие вызывает у потребителя товаров (услуг) используемые обозначения.

Учитывая, что арбитражными судами не произведен комплексный анализ сходства товарных знаков, не исследован вопрос о сходстве (однородности) товаров, предлагаемых под спорными товарными знаками, при этом сделаны выводы об отсутствии нарушений со стороны ответчиков, судебные акты отменяются с передачей дела на новое рассмотрение для возможного назначения экспертизы, установления имеющих значение для дела обстоятельств и принятия соответствующего решения.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда Московской области от 11 июля 2006 года по делу N А41-К1-7064/2004 и постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 6 октября 2006 года отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.