Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 12 февраля 2007 г. N КГ-А40/13502-06-1,2 При новом рассмотрении дела о запрете использовать товарные знаки по международным регистрациям в предложениях о продаже товаров и продаже товаров суду необходимо учесть положения гражданского законодательства РФ, определить право, подлежащее применению к отношениям с участием иностранного юридического лица (по договору), а также установить содержание норм права, подлежащих применению (извлечение)

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 12 февраля 2007 г. N КГ-А40/13502-06-1,2
(извлечение)

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 7 февраля 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Порше Руссланд" обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДТМ "Удача" о запрете использовать товарные знаки по международным регистрациям 473561, 723642, 562572, 562573, 730258, 73010 в предложениях к продаже товаров и продаже товаров, взыскании с ответчика компенсации за нарушение исключительного права на товарные знаки в размере 5.000.000.000 рублей.

Арбитражным судом г. Москвы рассмотрены и отклонены заявления Компании "Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт" о вступлении в дело как третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора, так и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора.

Решением от 25.07.2006 г. по делу N А40-20080/06-27-106 в удовлетворении требования отказано.

Девятый арбитражный апелляционный суд постановлением от 18.10.2006 г. за N 09АП-11398/2006-ГК апелляционные жалобы Компании "Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт", ООО "Порше Руссланд" оставил без удовлетворения.

В кассационных жалобах указанные лица просят об отмене судебных актов, принятых, по мнению заявителей, с нарушением норм материального права и норм процессуального права.

Заявители считают, что Компания Порше АГ передала исключительные права на использование товарных знаков "PORSCHE" ООО "Порше Руссланд" при продаже товаров, маркированных этими товарными знаками, на территории Российской Федерации.

Истец и иностранная компания ссылаются на неправильный отказ в привлечении последнего к участию в качестве третьего лица, просят о передаче дела на новое рассмотрение.

Отзыв на кассационную жалобу не поступил.

Представитель ООО "ДТМ "Удача" в судебное заседание кассационной инстанции не явился.

При судебном разбирательстве кассационных жалоб представители ООО "Порше Руссланд", Компании Порше АГ поддержали требования, изложенные в них.

Проверив материалы дела, законность обжалуемых судебных актов, исходя из доводов, содержащихся в кассационных жалобах, соответствие выводов арбитражных судов о применении норм права имеющимся в деле доказательствам, кассационная инстанция арбитражного суда находит решение и постановление подлежащими отмене.

При рассмотрении дела арбитражными судами обеих инстанций установлено, что в подтверждение своего права на использование товарных знаков, истец указывает на заключенный с немецкой фирмой "Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт" договор, предметом которого является продажа новых серийных спортивных автомобилей марки "Porsche", а также право на сбыт соответствующих оригинальных запчастей марки "Porsche" и оригинальных именных деталей , а также оригинальных аксессуаров марки "Porsche" по программам.

Арбитражный суд пришел к выводу, что истцу не было передано право на использование указанных товарных знаков на территории Российской Федерации.

При этом арбитражный суд исходил из того, что согласно ст. 25 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров" исключительное право на товарный знак в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован, может быть передано правообладателем другому юридическому лицу по лицензионному договору, лицензиат не становится правообладателем.

В соответствии со ст. 4 Закона запрет на использование товарного знака другими лицами является исключительным правом правообладателя.

Поскольку заключенный между немецкой фирмой и ООО "Порше Руссланд" договор является лицензионным, истец не стал правообладателем спорных товарных знаков, в силу п. 4 ст. 46 Закона он не вправе требовать запрещения использования товарных знаков и компенсации за их незаконное использование.

Кассационная инстанция арбитражного суда считает судебные акты вынесенными с нарушением норм процессуального права.

Требование истца возникло в связи с нарушением, как он указывает в исковом заявлении, его исключительных прав на товарные знаки. Исключительные права на использование в Российской Федерации товарных знаков возникло, полагает истец, на основании договора, заключенного с Компанией Порше АГ, созданной в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии.

В этой связи для установления объема передаваемых прав по договору, определения наличия или отсутствия у истца исключительных прав правообладателя, решения вопроса о применении законодательства по данному делу необходимо было привлечение к участию в нем иностранной компании в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца.

Заявление Компании "Др.Инж.х.с.Ф. ПоршеАкциенгезельшафт" о вступлении его в дело третьим лицом с самостоятельными требованиями в порядке ст. 50 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обоснованно отклонено арбитражным судом, так как требования истца возникли из правоотношений с ответчиком, само требование основано на договоре.

Нормы процессуального законодательства не предусматривают участия в деле одновременно одного и того де лица как третьим лицом с самостоятельными требованиями относительно предмета спора, так и третьим лицом без самостоятельных требований относительно предмета спора.

Учитывая неисследованность возникших вопросов арбитражный суд кассационной инстанции не может согласиться с выводами арбитражных судов об отсутствии у истца исключительных прав на товарные знаки.

В материалах дела представлено два договора, заключенных между Компанией "Др.Инж.х.с.Ф. Порше Акционерным обществом" и ООО "Порше Руссланд". В соответствии с договором Порше передает импортеру (истцу) права на осуществление продаж новых серийных спортивных автомобилей марки "Porsche" (далее автомобили), а также право на сбыт соответствующих оригинальных запчастей марки "Porsche" и оригинальных сменных деталей марки Porsche (далее - запчасти), а также оригинальных аксессуаров марки Porsche по программе оборудования Порше (далее аксессуары), автомобили, запчасти и аксессуары далее совместно именуются "договорный товар".

В ст. 4.1 договора указано, что "импортер вправе и обязан использовать товарные знаки и прочие обозначения в соответствии с приложением 8, владельцем которых является Порше в отношении всех товаров и услуг регистрации на товарные знаки, указанных в приложении 8 только в связи со своей деятельностью в рамках настоящего договора..."

В приложении 8 к договору перечислены товарные знаки, зарегистрированные на имя правообладателя, права на использование которых передаются в соответствии с настоящим договором.

В справках Роспатента по международных регистрациям NN 473561, 562572, 562573, 730310, 723642, 730258 товарного знака указано, что ее правообладателем является Компания "Dr.Ihg.h.c.F.Porsche". Международная регистрация товарных знаков действует в настоящее время на территории Российской Федерации, 17.12.2004 г. за N 34892 зарегистрирован лицензионный договор.

Однако, в деле имеется и другой договор с отметкой Роспатента о регистрации 17.12.2004 г. N 34891. Истец не указал, что подтверждается этим договором. В исковом заявлении ссылка на один из договоров.

Статья 26 Закона не определяет виды лицензионных соглашений, заключение которых возможно в связи с предоставлением права на использование товарного знака.

Вместе с тем, из смысла нормы, сформулированной в абз. 1 ст. 26 Закона, которая находится в системной связи с правилом абз. 1 ст. 25 того же Закона следует, что правообладатель может заключать лицензионные договоры как с передачей исключительного права на использование товарного знака для всех видов товаров, для которых он зарегистрирован, так называемый договор исключительной лицензии, так и лицензионный договор на использование товарного знака не исключительного характера для всех товаров, для которых он зарегистрирован, в этом случае будет иметь место договор простой лицензии.

Таким образом, предметом лицензионного договора в зависимости от его разновидности может быть исключительное либо неисключительное право на использование товарного знака в отношении всех или части товаров, для которых он зарегистрирован.

Какое право, исключительное или неисключительное право на использование товарных знаков, для каких видов товаров следует определять из предмета и содержания соглашения в целом.

При разрешении спора по данному делу имеет значение по закону какого государства было заключено соглашение (соглашения) между истцом и иностранной компанией и право какой страны должно применяться.

В общих положениях договора (п. 14.9) указано, что "настоящий договор, его толкование и исполнение регулируются в соответствии с немецким правом".

Арбитражные суды, придя к выводу о том, что по договору были переданы неисключительные права на использование товарного знака, не учли положения ст.ст. 1186, 1191, 1192 Гражданского кодекса Российской Федерации, не определили право, подлежащее применению к отношениям с участием иностранного юридического лица (по договору), не установили содержание норм права, подлежащих применению.

С учетом изложенного судебные акты отменяются с передачей дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении арбитражному суду следует устранить допущенные нарушения, установить имеющие значение для дела обстоятельства, правильно применить нормы права, вынести соответствующее решение.

Руководствуясь ст.ст. 284, 286-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

решение Арбитражного суда г. Москвы от 25 июля 2006 года по делу А40-20080/06-27-106 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 октября 2006 года N 09АП-11398/2006-ГК отменить, дело передать на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.