Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2010 г. N 04АП-3911/2008

г. Чита

Дело N А19-9804/2008

"28" января 2010 г.

Резолютивная часть постановления объявлена 26 января 2010 года.

Полный текст постановления изготовлен 28 января 2010 года.

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе

председательствующего судьи Доржиева Э.П.,

судей Рылова Д.Н., Желтоухова Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Паньковой Н.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Стихия Байкала"

на решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 сентября 2009 года

по делу N А19-9804/2008,

по заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Стихия Байкала"

к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области

о признании незаконными решения и предписания

(суд первой инстанции Титов В.М.),

при участии в судебном заседании:

от заявителя: не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьих лиц: не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Основа Байкала" обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области о признании незаконными решения N 435 от 26.06.2008 и предписания N 46 от 26.06.2008.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены Общество с ограниченной ответственностью "Основа" и Общество с ограниченной ответственностью "ФБМ-Холдинг".

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 23 октября 2008 год в удовлетворении заявленных требований ООО "Основа Байкала" отказано.

Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2008 года, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

Постановлением Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06 апреля 2009 года решение Арбитражного суда Иркутской области от 23 октября 2008 года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 30 декабря 2008 года отменены, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.

На основании решения N 2 единственного участника ООО "Основа Байкала" от 11.01.2009 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 38 N 002954539) ООО "Основа Байкала" переименовано в ООО "Стихия Байкала" в связи с чем, ООО "Основа Байкала" в порядке статьи 48 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заменено на ООО "Стихия Байкала".

При новом рассмотрении дела решением Арбитражного суда Иркутской области от 29 сентября 2009 года в удовлетворении заявленных требований ООО "Стихия Байкала" отказано. В обоснование суд указал, что решение антимонопольного органа о признании ООО "Основа Байкала" нарушившим требования пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в связи с недобросовестной конкуренцией, выразившейся в использовании в гражданском обороте, в т.ч., при размещении рекламной информации на сайте www.osnova.ru, фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ранее зарегистрированного ООО "Основа" и словесным элементом товарного знака, принадлежащего ООО "ФБМ-Холдинг", а также в использовании обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим ООО "ФБМ-Холдинг", в отношении товаров класса 32 для индивидуализации которых он зарегистрирован, без разрешения правообладателя, что приводит к смешению ООО "Основа Байкала" в отношении ООО "Основа" - его конкурента и смешения в отношении товаров, реализуемых под товарным знаком, принадлежащим ООО "ФБМ-Холдинг", что может ввести в заблуждение потребителей их товаров (услуг), причинить убытки ООО "Основа", ООО "ФБМ-Холдинг", либо нанести ущерб их деловой репутации, соответствует закону.

Не согласившись с решением суда, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Иркутской области от 29 сентября 2009 года отменить полностью и принять по делу новый судебный акт. Указывают, судом первой инстанции не дана оценка невозможности участия патентного поверенного Шестаковой Т.А. в рассмотрении дела в связи с оказанием возмездных услуг ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг", не разрешен вопрос о приобщении в качестве доказательства экспертного заключения патентного поверенного Петуховой С.Н. N 19 от 19.11.2008. ООО "Стихия Байкала" является обладателем средства индивидуализации - доменного имени osnova.ru, исключительное право на которое возникло ранее прав ООО "Основа" на фирменное наименование и ООО "ФБМ-Холдинг" на товарные знаки, в связи с чем общество в соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет преимущества перед ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг", что исключает с его стороны возможность недобросовестной конкуренции, установленной антимонопольным органом. Экспертное заключение, подготовленное Салимовским В.В. на основании определения Арбитражного суда Иркутской области от 11 июня 2009 года, вызывает сомнения в его обоснованности, а также содержит противоречия. Так, образование эксперта Салимовского В.В. инженер-механик, Московский Станкоинструментальный институт, следовательно, он не обладает специальными знаниями в соответствующих областях, в связи с чем не может дать обоснованное заключение по поставленным вопросам. Заключение эксперта не содержит указания на примененные методы при проведении исследования. В указанном заключении имеются противоречия и несоответствие выводов требованиям пункта 14.4.2.2. Приказа Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 "О Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" что так же ставит под сомнение его обоснованность. Сравнение на предмет звукового сходства экспертом вообще не произведено, выводы в данной части отсутствуют. Ходатайствует о назначении повторной комплексной экспертизы.

Представитель ООО "Стихия Байкала" в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением N 23163 от 29.12.2009.

Представитель УФАС по Иркутской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением N 23159 от 28.12.2009. Направил письменный отзыв.

Представители ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг" в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, что подтверждается почтовыми уведомлениями N 23161 от 11.01.2010, N 23162 от 30.12.2009. Направили ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителей и письменный отзыв.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие надлежащим образом извещенных лиц, участвующих в деле.

Дело рассматривается в порядке, предусмотренном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Изучив материалы дела и проверив соблюдение судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг" обратились в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области с заявлениями о нарушении их прав и законных интересов Обществом с ограниченной ответственностью "Основа Байкала", которое использовало в гражданском обороте обозначение и фирменное наименование сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком "ОСНОВА", а также фирменного наименования сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Основа", на основании которых в отношении ООО "Основа Байкала" возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

В ходе рассмотрения дела УФАС по Иркутской области установлено, что 21.05.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации зарегистрирован товарный знак, принадлежащий закрытому акционерному обществу "Основа", за N 212643 с приоритетом от 12.04.2000. Договором об уступке товарных знаков N 212643, 218303 ЗАО "Основа" уступило ООО "Основа" право на товарные знаки по свидетельствам N 212643, 218303 в отношении всех указанных в свидетельствах товаров и услуг. По договору о передаче исключительного права на товарные знаки N 212643, N 218305 ООО "Основа" уступило ООО "ФБМ-Холдинг" право на товарные знаки по свидетельствам N 212643, 218305 в отношении всех указанных в свидетельствах товаров и услуг.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 212643, договору о передаче исключительного права на товарные знаки N 212643, 218305 ООО "ФБМ-Холдинг" является правообладателем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2002, с приоритетом от 12.04.2000 в виде комбинированного обозначения, словесным элементом которого является слово "ОСНОВА".

03.01.2008 между ООО "ФБМ-Холдинг" и ООО "Основа" заключены договор N 1, согласно которому ООО "Основа" обязуется осуществить розлив воды питьевой первой категории марки "Основа" в переданную ООО "ФБМ-Холдинг" тару (поликарбонатные бутыли и бутыли ПЭТ, объемом 18,9 л) и поставить товар ООО "ФБМ-Холдинг", а ООО "ФБМ-Холдинг" обязуется принять товар и оплатить его; а также договор N 1/м, согласно которому ООО "Основа" обязуется передавать в собственность ООО "ФБМ-Холдинг" воду питьевую природную первой категории марки "Основа" в невозвратной таре различных емкостей, а ООО "ФБМ-Холдинг" обязуется принимать товар и оплачивать его.

ООО "Основа" и ООО "Основа Байкала" (в настоящее время - ООО "Стихия Байкала") осуществляют одинаковые виды деятельности, в том числе оптовая торговля безалкогольными напитками - код по ОКВЭД - 51.34.1, который является основным.

ООО "Основа Байкала" осуществляет реализацию воды питьевой природной "Вода Байкала", изготовителем которой является ООО "Вода Байкала", на многооборотных бутылях из поликарбоната, размещает этикетки синего цвета, доминирующее положение в которых занимает словосочетание из двух слов "ОСНОВА БАЙКАЛА", выполненное в одну строку жирным оригинальным шрифтом белого цвета.

При этом OOO "Основа Байкала" размещает рекламную и иную информацию о реализуемой продукции на Интернет-ресурсе www.osnova.ru которое является доменом второго уровня, владельцем которого в соответствии с договором N ИР/ВЛ-24577 об оказании услуг связи от 01.05.2008 является ООО "Основа Байкала".

По результатам проведенной проверки 26.06.2008 УФАС России по Иркутской области вынесено решение N 435, которым ООО "Основа Байкала" признано нарушившим пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции" в связи с недобросовестной конкуренцией, выразившейся в использовании в гражданском обороте, в том числе при размещении рекламной информации на сайте www.osnova.ru, фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, ранее зарегистрированным ООО "Основа", и словесным элементом товарного знака, принадлежащего ООО "ФБМ-Холдинг", а также в использовании обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим ООО "ФБМ-Холдинг".

26.06.2008 на основании указанного решения ООО "Основа Байкала" выдано предписание N 46 о прекращении нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона "О защите конкуренции" путем изменения фирменного наименования и внесения соответствующих изменений в учредительные документы общества, а также государственной регистрации таких изменений; прекращении использования в обороте обозначения "ОСНОВА БАЙКАЛА" на товарах (вода), в том числе на этикетках, упаковках, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети "Интернет".

Не согласившись с решением и предписанием УФАС России по Иркутской области, ООО "Основа Байкала" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании их незаконными.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что судами не дана оценка доводам о недопустимости экспертного исследования, подготовленного Шестаковой Т.А., привлеченной в качестве эксперта антимонопольным органом на основании определения от 17.06.2008 N 125, о наличии у заявителя доменного имени osnova.ru, исключительное право на которое возникло ранее прав ООО "Основа" на фирменное наименование и ООО "ФБМ-Холдинг" на товарные знаки, указанные в дополнении к апелляционной жалобе, не разрешен вопрос о приобщении экспертного заключения патентного поверенного Петуховой С.Н. N 19 от 19.11.2008.

В силу ч.2 ст.289 Арбитражного процессуального Кодекса РФ указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, постановления суда первой, апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного суда, вновь рассматривающего данное дело.

Пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, в том числе продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" под недобросовестной конкуренцией понимаются любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

В соответствии со статьей 10.bis (Недобросовестная конкуренция) Парижской конвенции от 20.03.1883 по охране промышленной собственности подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

Действия хозяйствующих субъектов, совершенные в нарушение требований названной статьи, являются недобросовестной конкуренцией.

Согласно пункту 4 статьи 54, статье 1473 Гражданского кодекса РФ, статье 4 Закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" каждое хозяйственное общество должно иметь полное фирменное наименование на русском языке, содержащее полное наименование общества и указание на его организационно-правовую форму - "общество с ограниченной ответственностью", а также вправе иметь сокращенное фирменное наименование, которое включает в себя полное или сокращенное наименование общества и обозначение организационно-правовой формы в виде принятой аббревиатуры.

При государственной регистрации самого юридического лица осуществляется регистрация фирменного наименования путем включения его в Государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со статьей 1474 ГК РФ, юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Юридическое лицо обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки.

Следовательно, использование третьими лицами не только тождественного, но и сходного фирменного наименования неправомерно.

На основании статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым, не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

ООО "Основа Байкала" и ООО "Основа" в настоящий момент являются конкурентами, поскольку осуществляют деятельность на одном товарном рынке - рынке розлива и реализации природной питьевой воды, в пределах одних географических границ, реализуемая ими продукция является взаимозаменяемой, так как может быть сравнима по функциональному назначению, применению, качественным характеристикам и другим параметрам таким образом, что приобретатель заменял или готов был заменить продукцию одного из указанных лиц на продукцию другого.

ООО "Основа" зарегистрировано в качестве юридического лица раньше, чем ООО "Основа Байкала", и является правообладателем названного фирменного наименования.

Согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 212643, договору о передаче исключительного права на товарные знаки N 212643, 218305 правообладателем товарного знака, зарегистрированного Роспатентом 21.05.2002, с приоритетом от 12.04.2000 в виде комбинированного обозначения, словесным элементом которого является слово "ОСНОВА", является ООО "ФБМ-Холдинг".

ООО "Основа Байкала" право на использование товарного знака его правообладателем не предоставлялось.

По факту незаконного использования товарного знака ООО "Основа Байкала" в ГУВД по Иркутской области обратились ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг". В рамках проведения проверки ГУВД по Иркутской области письмом от 22.05.2008 N 8/64-841 обратилось к патентному поверенному N 159 Шестаковой Т.А. о проведении исследования по вопросу - является ли обозначение "Основа Байкала", размещенное на этикетках бутылей с питьевой водой сходным до степени смешения с товарным знаком "Основа".

Таким образом, экспертное заключение, выполненное патентным поверенным Шестаковой Т.А. по поручению ГУВД по Иркутской области, было представлено ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг" в антимонопольный орган в качестве доказательства недобросовестной конкуренции со стороны ООО "Основа Байкала".

Учитывая нецелесообразность проведения повторного экспертного исследования при наличии уже имеющегося заключения эксперта, данное заключение было принято во внимание при вынесении оспариваемого решения.

В заключении, выполненном патентным поверенным Шестаковой Т.А., указано, что результаты исследования, проведенного в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденными Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированными в Минюсте РФ 25.03.03 г. N 4322, показали, что на представленных этикетках бутылей с питьевой водой используется словесное обозначение "ОСНОВА БАЙКАЛА" сходное до степени смешения со словесным элементом товарного знака "ОСНОВА" (свидетельство N 241424) по звуковому и смысловому признакам для однородных товаров.

ООО "Основа Байкала" в обоснование своих доводов представило в суд апелляционной инстанции экспертное заключение патентного поверенного Петуховой С.Н. N 19 от 19.11.2008, содержащее вывод о том, что представленные этикетки на бутылях с питьевой водой, маркированные обозначением "ОСНОВА БАЙКАЛА", не имеют сходства с комбинированным товарным знаком "ОСНОВА" (свидетельство N 242643) ни по звуковому, ни по графическому, ни по смысловому признакам до степени смешения.

При новом рассмотрении дела, суд первой инстанции, исследовав представленные заключения экспертов Шестаковой Т.А. и Петуховой С.Н., установил, что они содержат противоположные выводы относительно схожести комбинированного товарного знака и фирменного наименования.

Кроме того, факт оказания услуг ООО "Основа" и ООО "ФБМ-Холдинг" патентным поверенным Шестаковой Т.А. по государственной регистрации товарного знака "ОСНОВА", а также наличие договора об оказании патентных услуг по защите прав на объекты интеллектуальной собственности от 24.06.2008, заключенным между ООО "Основа Байкала" и патентным поверенным Петуховой С.Н., обоснованно вызвал у суда первой инстанции сомнения в их объективности, что явилось основанием для назначения экспертизы при новом рассмотрении дела.

В порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением от 11.06.2009 судом была назначена экспертиза на предмет установления схожести до степени смешения комбинированного товарного знака, принадлежащего ООО "ФБМ-Холдинг" и обозначения - ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетках с водой, а также фирменного наименования юридического лица - ООО "Основа" и обозначения - ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетках с водой, проведение которой поручено, с учетом рекомендаций, содержащихся в письме Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 14 мая 1998 года N С5-7/УЗ-343, главному государственному эксперту по интеллектуальной собственности Федерального государственного учреждения Федерального института промышленной собственности (ФГУ ФИПС).

В результате проведенного исследования главным государственным экспертом сделаны следующие выводы: 1. обозначение "ОСНОВА БАЙКАЛА", используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетке, сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 212643; 2. обозначение "ОСНОВА БАЙКАЛА", используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетке, сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Основа".

При подаче апелляционной жалобы ООО "Стихия Байкала" обратилось с ходатайством о назначении повторной комплексной экспертизы.

В обоснование заявленного ходатайства указано, что заключение, подготовленное Салимовским В.В. на основании определения Арбитражного суда Иркутской области от 11 июня 2009 года, вызывает сомнения в его обоснованности, а также содержит противоречия.

Так, образование эксперта Салимовского В.В. инженер-механик, Московский Станкоинструментальный институт, следовательно, он не обладает специальными знаниями в соответствующих областях, в связи с чем не может дать обоснованное заключение по поставленным вопросам.

Заключение эксперта не содержит указания на примененные методы при проведении исследования.

На стр. 3 заключения эксперт отмечает, что вопросы, касающиеся регистрации фирменных наименований (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и выписки - приложения 5-7), не исследуются в данном заключении, поскольку вопросы сходства фирменных наименований между собой не входят в компетенцию эксперта.

Однако, во-первых, в числе вопросов поставленных перед экспертом отсутствуют вопросы сходства фирменных наименований между собой, в связи, с чем можно сделать вывод, что экспертом не верно дана оценка поставленным перед ним на разрешение вопросам.

Во-вторых, указывая в заключении, на тот факт, что свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ и выписки - приложения 5-7, не исследуются в данном заключении, эксперт на стр. 5 заключения делает ссылку на выписку из ЕГРЮЛ (приложение N 7) и на ее основании делает выводы, указанные в заключении.

Сравнение на предмет звукового сходства экспертом вообще не произведено, выводы в данной части отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство, не находит оснований для его удовлетворения.

Определением Арбитражного суда Иркутской области от 11.06.2009 в порядке статьи 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для разъяснения возникших вопросов, требующих специальных познаний, была назначена экспертиза на предмет установления схожести до степени смешения комбинированного товарного знака, принадлежащего ООО "ФБМ-Холдинг" и обозначения - ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетках с водой, а также фирменного наименования юридического лица - ООО "Основа" и обозначения - ОСНОВА БАЙКАЛА, используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетках с водой, проведение которой поручено, с учетом рекомендаций, содержащихся в письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 мая 1998 года N С5-7/УЗ-343, главному государственному эксперту по интеллектуальной собственности Федерального государственного учреждения Федерального института промышленной собственности (ФГУ ФИПС).

В результате проведенного исследования главным государственным экспертом сделаны следующие выводы: 1. обозначение "ОСНОВА БАЙКАЛА", используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетке, сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 212643; 2. обозначение "ОСНОВА БАЙКАЛА", используемое ООО "Стихия Байкала" на этикетке, сходно до степени смешения с фирменным наименованием ООО "Основа".

В заявленном ходатайстве ООО "Стихия Байкала" просит поставить на разрешение эксперта те же вопросы, что уже были предметом экспертного исследования, по результатам которого главным государственным экспертом по интеллектуальной собственности ФГУ ФИПС составлено заключение.

В соответствии со статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. Повторная экспертиза назначается в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов. Проведение повторной экспертизы поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Заключение государственного эксперта выполнено в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированных в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003 N 4322.

Привлеченный в качестве эксперта Салимовский В.В. обладает специальными знаниями и опытом для проведения данной экспертизы, так как его стаж работы в системе Роспатента составляет 40 лет, он занимает должность главного государственного эксперта по интеллектуальной собственности ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", имеет сертификат соответствия N 7/108 Системы добровольной сертификации методического обеспечения судебной экспертизы.

На страницах 7, 8 заключения эксперта перечисляются методы, которые соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания подлежат применению при проведении назначенной экспертизы.

На стр. 3 заключения эксперт обоснованно отмечает, что вопросы, касающиеся регистрации фирменных наименований не исследуются, т.к. данные вопросы перед экспертом не ставились.

На стр.5 заключения эксперт при определении видов деятельности правомерно ссылается на выписку из ЕГРЮЛ, т.к. данный документ содержит необходимую информацию. При этом эксперт, ранее указывая, что вопросы, касающиеся регистрации фирменных наименований не исследуются, не исключал исследования документов, в том числе выписки из ЕГРЮЛ, представленных для проведения экспертизы.

Довод заявителя о том, что сравнение на предмет звукового сходства экспертом вообще не произведено, выводы в данной части отсутствуют, является необоснованным.

На стр.8, 9 заключения указано, что "словесные элементы "ОСНОВА БАЙКАЛА" комбинированного обозначения "этикетки" фонетически сходны со словесным элементом "ОСНОВА" товарного знака свидетельству N 212643." и что "словесные элементы "ОСНОВА БАЙКАЛА" комбинированного обозначения "этикетки" фонетически сходны с фирменным наименованием ООО "ОСНОВА". При этом используемый термин "фонетически" аналогичен термину "звуковой".

Таким образом, заключение подготовлено компетентным специалистом, является обоснованным и не содержит противоречий, в связи с чем оснований для назначения повторной комплексной экспертизы, не имеется.

Доводы заявителя о наличии у него доменного имени osnova.ru, исключительное право на которое возникло ранее прав ООО "Основа" на фирменное наименование и ООО "ФБМ-Холдинг" на товарные знаки, не могут быть приняты во внимание.

Как следует из ст. ст. 128, 1225, Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", которым разъяснено, что п. 1 ст. 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана на основании и в порядке, предусмотренных частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, доменное имя не относится к объектам гражданского права, подлежащим защите.

Кроме того, ООО "ФБМ-Холдинг", зарегистрированное в качестве юридического лица 11.08.2006, приобрело право на товарный знак по свидетельству N 218303, включающего словесный элемент "osnova", с приоритетом от 30.10.2000, 18.12.2006 на основании договора о передаче исключительного права от 04.10.2006.

Юридическое лицо - ООО "Основа Байкала" зарегистрированное 17.04.2008 и переименованное 16.01.2009 в ООО "Стихия Байкала" приобрело права по администрированию (владению) домена

osnova.ru

17.02.2009, а ООО "Стихия Байкала" -19.04.2009, то есть на много позже возникновения у истца прав на товарный знак, содержащий словесный элемент "osnova".

Учитывая, что право на использование товарного знака возникло у истца ранее возникновения у ответчика прав на спорное доменное имя, указанное обстоятельство исключает приоритет доменного имени над товарным знаком.

Аналогичные выводы содержатся в решении Арбитражного суда Иркутской области от 09.09.2009 по делу N А19-1074/08, вступившим в законную силу, которым были удовлетворены исковые требования о запрете ООО "Стихия Байкала" использования в доменном имени www.osnova.ru словесного обозначения "Osnova" товарного знака N 218303, правами на который обладает ООО "ФБМ-Холдинг".

Оценив имеющиеся в материалах дела документы в совокупности с результатами проведенного главным государственным экспертом по интеллектуальной собственности ФГУ ФИПС исследования, суд первой инстанции правомерно пришел к выводу о том, что действия ООО "Стихия Байкала" по использованию фирменного наименования и обозначения обоснованно признаны Управлением актом недобросовестной конкуренции.

Следовательно, решение антимонопольного органа о признании ООО "Основа Байкала" нарушившим требования пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" в связи с недобросовестной конкуренцией, выразившейся в использовании в гражданском обороте, в т.ч., при размещении рекламной информации на сайте www.osnova.ru, фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием ранее зарегистрированного ООО "Основа" и словесным элементом товарного знака, принадлежащего ООО "ФБМ-Холдинг", а также в использовании обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим ООО "ФБМ-Холдинг", в отношении товаров класса 32 для индивидуализации которых он зарегистрирован, без разрешения правообладателя, что приводит к смешению ООО "Основа Байкала" в отношении ООО "Основа" - его конкурента и смешения в отношении товаров, реализуемых под товарным знаком, принадлежащим ООО "ФБМ-Холдинг", что может ввести в заблуждение потребителей их товаров (услуг), причинить убытки ООО "Основа", ООО "ФБМ-Холдинг", либо нанести ущерб их деловой репутации, является законным.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, подлежат отклонению по вышеуказанным мотивам.

Суд апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены решения суда первой инстанции.

Руководствуясь статьей 268, частью 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ

1.Решение Арбитражного суда Иркутской области от 29.09.2009г., принятое по делу N А19-9804/2008, оставить без изменения, апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью "Стихия Байкала" без удовлетворения.

2.Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

3.Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение 2-х месяцев с даты принятия.

Председательствующий

Э.П. Доржиев

Судьи

Д.Н. Рылов Е.В. Желтоухов