Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от г. N 09АП-22536/2009

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2010 г. N 09АП-20814/2009, 09АП-21282/2009, 09АП-22536/2009

г. Москва

Дело N А40-6987/08-5-70

10 ноября 2010 г.

N 09АП-20814/2009-ГК N 09АП-21282/2009-ГК N 09АП-22536/2009-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 01 ноября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 ноября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Попова

судей В.Р. Валиева, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ОАО "Полипласт", ООО "НПЦ "Технопласт", ОАО "Пигмент"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2009г.

по делу N А40-6987/08-5-70, принятое судьей Тарасовым Н.Н.,

по иску ОАО "Полипласт"

к ООО "НПЦ "Технопласт"

3-и лица: ОАО "Пигмент", Вовк Анатолий Иванович

об обязании прекратить нарушение исключительных прав и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца: Казакова С.И. по доверенности от 28.10.09;

от ответчика: Щербинин С.С. по доверенности от 03.08.09, Дмитриев А.А. по доверенности N 275 от 14.09.10, Злотников М.Г. по доверенности N 274 от 14.09.10, Морозов А.В. по доверенности от 19.02.2009 г.;

от третьих лиц: от ОАО "Пигмент" - Куликова Т.И. по доверенности N 22юр/43 от 11.01.10, Палагина Р.В. по доверенности N 22юр/14 от 01.01.09, Титаренко А.С. по доверенности N 22юр/42 от 11.01.10, Глазырина О.И. по доверенности от 15.09.2010 N22юр/81; Вовк Анатолий Иванович (паспорт серия 45 00 N 126139)

УСТАНОВИЛ

ОАО "Полипласт" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "НПЦ "Технопласт" об обязании прекратить нарушение исключительных прав и взыскании компенсации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 09.09.2009г. иск удовлетворен частично: ответчика обязали прекратить нарушение исключительных прав истца на изобретение по патенту N 2262490 при производстве, предложении о продаже, продаже, ином введении в гражданский оборот или хранении с этой целью суперпластификатора для бетона, в котором использовано изобретение, взысканы расходы по госпошлине и проведению судебной экспертизы. В удовлетворении остальной части иска отказано. В отношении требований об обязании опубликовать судебный акт производство по делу прекращено в связи с отказом от иска в этой части.

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, ОАО "Полипласт", ООО "НПЦ "Технопласт", ОАО "Пигмент" обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просили решение суда первой инстанции отменить и принять по делу новый судебный акт по основаниям, изложенным в апелляционных жалобах.

Представитель истца в судебное заседание явился, доводы своей апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, возражал против доводов апелляционных жалоб ответчика и третьего лица.

Представитель ответчика в судебное заседание явился, доводы своей апелляционной жалобы и апелляционной жалобы третьего лица поддержал в полном объеме, возражал против доводов апелляционной жалобы истца.

Представитель ОАО "Пигмент" в судебное заседание явился, доводы своей апелляционной жалобы и апелляционной жалобы ответчика поддержал в полном объеме, возражал против доводов апелляционной жалобы истца.

Вовк А.И. в судебное заседание явился, поддержал доводы апелляционной жалобы истца и возражал против доводов апелляционных жалоб ответчика и третьего лица.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражения на нее, выслушав представителей истца, ответчика и третьих лиц, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба истца не подлежит удовлетворению, а апелляционные жалобы ответчика и третьего лица подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, истец на основании договора о передаче исключительных прав на изобретение, зарегистрированного в Роспатенте 27.11.2007 г., является правообладателем исключительного права на изобретение "Замедляющий схватывание суперпластификатор" по свидетельству N 2262490, с приоритетом от 02.12.2003 г.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Исковые требования основаны на том, что ответчик незаконно без согласия правообладателя использует изобретение "Замедляющий схватывание суперпластификатор" по свидетельству N 2262490 в суперпластификаторе для бетонных и растворных смесей под торговым наименованием "Супранафт"

Факт производства и распространения суперпластификатора для бетонных и растворных смесей под торговым наименованием "Супранафт" ответчиком не оспаривается сторонами и подтвержден материалами дела.

В соответствии со ст. 1358 ГК России изобретение, полезная модель или промышленный образец признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, полезной модели или промышленного образца, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, полезной модели или промышленного образца, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники.

Суд первой инстанции назначил судебную патентно-техническую экспертизу, из заключения которой (л.д.94-104, т.2) следует, что один из признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, не использован в продукте "Супранафт", а именно массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов.

При этом, эксперты указали, что проверить экспериментально, т.е. выделить блок-сополимер из продукта "Супронафт", имеющимися у них экспериментальными методами не удалось, и данное соотношение они указали на основании Технического регламента на производство "Супранафт".

Допрошенный в судебном заседании в суде первой инстанции эксперт (выделенный том 2, л.д.1-2) Малявский Н.И. подтвердил факт отсутствие одного из признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, на основании Технического регламента на производство "Супранафт".

Однако, суд первой инстанции, удовлетворяя иск, указал, что в продукте ответчика "Супранафт" использованы все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, сделав ссылку на заключение судебной экспертизы и показания экспертов, что не соответствует материалам дела.

В ходе судебного разбирательства представителем истцом ответчика и третьего лица заявлены ходатайства о проведении дополнительной и повторной патентно-технической и комплексной экспертиз по делу.

На запрос Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2009 г. (определение от 18.11.2009 г.) (л.д.113-114, т.5) Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова (МИХТ), на базе которой было проведены исследования по судебной экспертизы 24.12.2008 г. и 15.01.2009 г., о чем указано в вводной части заключения (л.д.97, т.2), сообщила письмом от 08.12.2009 г. (л.д.116, т.5) о том, что лаборатория коллоидной химии и центр "Инструментальных методов исследования" академии не имеет аккредитации Госстандарта и не располагает специалистами в области спектрального анализа, а спектрометр был проверен только 29.01.2009 г., т.е. после проведения исследований экспертами по первоначальной судебной экспертизы.

Суд, исследовав представленные участниками арбитражного процесса документов о кандидатов в эксперты, с учетом необходимости соблюдения баланса интересов всех участников арбитражного процесса, стоимости и сроков проведения экспертизы, а также наличия в лаборатории ОАО "НИИЦЕМЕНТ" необходимого оборудования и специалистов для проведения исследования, поручил проведение судебной экспертизы руководителю испытательной лаборатории Ковалевой Ирине Евгеньевне, инженер-технолог, кандидат технических наук, и патентному поверенному, специалисту по интеллектуальной собственности Купцовой (Брызгаловой) Елене Вячеславовне.

Из заключения судебной экспертизы подготовленной экспертом Ковалевой И.Е. следует, что не все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, использованы в продукте "Супранафт", а именно массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов.

Из заключения эксперта Купцовой Е.В. следует, что все признаки независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, использованы в продукте "Супранафт", а массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов в продукте "Супронафт" является эквивалентным признакам по патенту.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции эксперты Купцова Е.В. и Ковалева И.Е. дали пояснения по своим заключениям и ответили на вопросы суда и представителей сторон.

Суд апелляционной инстанции на основании заключения судебной экспертизы, пояснений экспертов, представленных сторонами пояснений по заключению судебной экспертизы, патента ответчика по свидетельству N 2342341, иных материалов дела, приходит к выводу об отсутствии использования всех признаков независимого пункта формулы изобретения, охраняемого патентом N 2262490, в продукте "Супранафт", а именно массовое соотношение (1:0,33-3) блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов.

В Техническом регламента на производство "Супранафт" следует, что массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов должно составлять 1:0,29, т.е. ниже показателей по патенту N 2262490.

В результате экспериментальных исследований эксперта Ковалевой И.Е. данное соотношение фактически составило в продукте - 1:0,28, что также ниже показателей по патенту N 2262490.

Данная разница признается судом апелляционной инстанции существенной и данное соотношение не является неэквивалентным, поскольку ответчиком зарегистрировано изобретение, охраняемое по патенту (свидетельство N 2342341) "Способ двухстадийного получения комплексной добавки полифункционального действия для бетонов и строительных растворов и комплексная добавка полифункционального действия" (одним из авторов, которого также указан Вовк А.И.), в котором в качестве пункта признака независимого пункта формулы изобретения, указано массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов в пределах 1:0,28-0,32, что является показателями ниже, чем диапазон данного соотношения по патенту истца.

Кроме того, имеются иные изобретения в области добавок к бетонам, в частности патент N 2377208, в котором массовое соотношение блок-сополимер полиметиленнафталинсульфонатов и технических лигносульфанатов указано в пределах 1:0,10-0,30.

Выводы эксперта Купцовой Е.В. и ее показания в судебном заседании об эквивалентности массового соотношения, не принимается, поскольку Роспатентом зарегистрированы несколько изобретений, различающихся именно данным признаком.

Кроме того, из заключения и пояснений эксперта Купцовой Е.В. не возможно определить в отношении каких технико-строительных показателях добавки к бетону эксперт считает эквивалентные признаки, самостоятельных экспериментальных исследований данный эксперт не проводил, заключение эксперта Купцовой Е.В. делалось на основании лабораторных химических и технологических исследований эксперта Ковалевой И.Е.

Таким образом, истцом не доказан факт использования ответчиком изобретения, охраняемого патентом N 2262490, в связи с чем исковые требования истца не подлежат удовлетворения, и Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы истца.

Апелляционные жалобы ответчика и третьего лица являются обсонованными и подлежащими удовлетворению.

Расходы по госпошлине и проведению судебных экспертиз относятся, в соответствии со ст. 110 АПК РФ, на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 176, 266-268, п. 2 ст. 269, 270 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2009г. по делу N А40-6987/08-5-70 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ОАО "Полипласт" в пользу ООО "НПЦ "Технопласт" расходы по госпошлине в размере 1000 руб. и 100 000 руб. расходов на проведение экспертизы.

Взыскать с ОАО "Полипласт" в пользу ОАО "Пигмент" расходы по госпошлине в размере 1000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

В.Р. Валиев Е.Б. Расторгуев