Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2010 г. N А40-164372/09-27-1165

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 октября 2010 г. N 09АП-19854/2010

г. Москва

14 октября 2010 г.

Дело N А40-164372/09-27-1165

Резолютивная часть постановления объявлена 07 октября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 октября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Солоповой А.А.

судей Попова В.В., Трубицына А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ВИП старт"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2010

по делу N А40-164372/09-27-1165, принятое судьей Хатыповой Р.А.

по иску Индивидуального предпринимателя Столчнева Алексея Геннадьевича

к ООО "Аксофт плюс", ООО "ВИП старт", Алпатовой Е.А.

третье лицо - ООО "Мегатекс"

о взыскании компенсации в размере 750 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - Акимов А.В. (по доверенности от 20.10.2010)

от ответчиков:

от ООО "ВИП старт" - Алпатова Е.А. (приказ N 1 от 05.05.2008) Алпатова Е.А. (лично) (паспорт 25 03 N 408791)

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель Столчнев Алексей Геннадьевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Аксофт плюс" (далее - ООО "Аксофт плюс"), обществу с ограниченной ответственностью "ВИП старт" (далее - ООО "ВИП старт") о взыскании с ООО "ВИП старт" в пользу истца денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "FIRE BALL", зарегистрированный по Свидетельству N 306312, в размере 500 000 руб., о запрещении ООО "ВИП старт" предлагать к продаже и продавать аккумуляторы, маркированные обозначением "FIRE BULL", сходным до степени смешения с товарным знаком истца "FIRE BALL", зарегистрированным по Свидетельству N 306312, о взыскании с ООО "Аксофт плюс" в пользу истца денежной компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак "FIRE BALL", зарегистрированный по Свидетельству N 306312, в размере 250 000 руб., об обязании ООО "Аксофт плюс" удалить с Интернет сайта, расположенного по адресу: http://www.aksoft.ru, обозначение "FIRE BULL", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "FIRE BALL", зарегистрированным по Свидетельству N 306312, об обязании Алпатовой Елены Александровны удалить с Интернет сайта, расположенного по адресу: http://www.firebull.ru, предложение к продаже продукции - аккумуляторных батарей, маркированных обозначением "FIRE BALL", зарегистрированным по Свидетельству N 306312 (с учетом уточнения предмета исковых требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Мегатекс" (далее - ООО "Мегатекс").

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17.02.2010 к участию в деле в качестве ответчика привлечена Алпатова Елена Александровна.

Решением от 28.05.2010 Арбитражный суд города Москвы запретил ООО "ВИП старт" предлагать к продаже и продавать аккумуляторы, маркированные обозначением "FIRE BULL", сходным до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312; суд взыскал с ООО "ВИП старт" в пользу истца денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "FIRE BALL", зарегистрированный по Свидетельству N 306312, в размере 200 000 руб., государственную пошлину в размере 7 500 руб., судебные расходы в размере 20 000 руб.; суд обязал ООО "Аксофт плюс" удалить с Интернет сайта, расположенного по адресу: http://www.aksoft.ru, обозначение "FIRE BULL", сходное до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL", зарегистрированным по Свидетельству N 306312; суд взыскал с ООО "Аксофт плюс" в пользу истца денежную компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак "FIRE BALL", зарегистрированный по Свидетельству N 306312, в размере 50 000 руб., государственную пошлину в размере 4000 руб.; суд обязал Алпатову Елену Александровну удалить с Интернет сайта, расположенного по адресу: http://www.firebull.ru, предложение к продаже продукции - аккумуляторных батарей, маркированных обозначением "FIRE BULL", сходным до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL" по свидетельству N 306312; суд взыскал с Алпатовой Елены Александровны в пользу истца государственную пошлину в размере 4 000 руб., судебные расходы в размере 10 000 руб.; в остальной части иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, ответчик - ООО "Вип старт", подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда от 28.05.2010 отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

Заявитель не согласен с выводом суда первой инстанции о сходстве до степени смешения обозначения "FIRE BULL" и товарного знака "FIRE BALL", ссылаясь на отсутствие тождества, поскольку визуальные (графические), фонетические, семантические отличия охраняемого словесного элемента товарного знака и словесного элемента, используемого ООО "ВИП старт", а также дополнительные изобразительные элементы сравниваемых объектов не позволяют ассоциировать один с другим и делать вывод об их сходстве до степени смешения.

Кроме того, заявитель указал на то, что суд не принял во внимание то, что товарный знак истца более трех лет не используется истцом.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ответчика - ООО "Аксофт плюс", третьего лица, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика - ООО "ВИП старт", и Алпатова Е.А. поддержали доводы и требования апелляционной жалобы, представитель истца возражал против удовлетворения апелляционной жалобы.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что оснований для отмены решения суда от 28.05.2010 не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, ООО "БрэндМастер" являлся обладателем исключительных прав на товарный знак (знак обслуживания) "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312, с приоритетом товарного знака от 20.05.2004.

На основании договора об уступке товарного знака в отношении всех товаров и/или услуг (дата и номер регистрации договора - 06.06.2007 N РД0022894) правообладателем товарного знака по Свидетельству N 306312 является индивидуальный предприниматель Столчнев Алексей Геннадьевич, что подтверждается приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 306312.

Указанный товарный знак "FIRE BALL" зарегистрирован, в том числе в отношении товаров 9 класса МКТУ - аккумуляторы электрические.

Исковые требования мотивированы тем, что истец использует товарный знак "FIRE BALL" для обозначения ассортимента одноименных автомобильных аккумуляторных батарей, однако ответчиками без согласия истца используется обозначение "FIRE BULL", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "FIRE BALL" для маркировки аккумуляторов автомобильных, то есть товара, в отношении которого зарегистрирован товарный знак "FIRE BALL" (аккумуляторы электрические).

По мнению истца, несмотря на отдельные отличия, обозначение "FIRE BULL" сходно до степени смешения с товарным знаком истца, поскольку ассоциируется с ним в целом, как по словесным признакам, так и по изобразительным.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждается, что ответчиками без согласия истца как правообладателя товарного знака "FIRE BALL" (данное обстоятельство ответчиками не отрицается) использовано обозначение "FIRE BULL", сходное до степени смешения с товарным знаком истца "FIRE BALL".

Данный вывод суда сделан на основании анализа степени сходства товарного знака "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312 и обозначения "FIRE BULL", используемого ответчиками.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными и состоят из изобразительных и словесных элементов.

Проанализировав словесные элементы сравниваемых обозначений "FIRE BULL" и "FIRE BALL", суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что различие сравниваемых обозначений заключается в единственном звуке - гласной "А" в слове BALL и "U" в слове BULL.

Поскольку звуковое различие является несущественным, суд полагает, что сравниваемые обозначения по словесным элементам имеют фонетическое сходство.

Кроме того, общий характер шрифта, состава букв, близкого к идентичному, выполнение обозначений в две строки, одинаковое цветовое исполнение обуславливают графическое сходство сравниваемых обозначений по словесным элементам.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения по изобразительным элементам имеют отдельные отличия, однако из-за изображения доминирующих элементов в виде языков пламени, являются сходными до степени смешения.

В связи с этим, суд приходит к выводу о сходстве до степени смешения используемого ответчиками обозначения "FIRE BULL" с товарным знаком "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312, правообладателем которого является истец.

Судом установлено, что ООО "ВИП старт" осуществляет продажу контрафактных автомобильных аккумуляторов, маркированных обозначением "FIRE BULL", сходным до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312, что подтверждается кассовым чеком и накладной (л.д. 22, том 1).

ООО "Аксофт плюс", являясь администратором домена "aksoft.ru", рекламирует контрафактные аккумуляторы "FIRE BULL", а также осуществляет адресацию на Интернет сайт http://www.firebull.ru., посредством которого предлагался к продаже широкий ассортимент контрафактных автомобильных аккумуляторов, маркированных обозначением "FIRE BULL".

При этом, Алпатова Елена Александровна является администратором домена firebull.ru (л.д. 61 том 1).

Доказательствами нарушения исключительных прав истца на товарный знак "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312 ответчиками - ООО "Аксофт плюс" и Алпатовой Е.А., являются нотариальный протокол осмотра вещественных доказательств от 13 июля 2009 года (л.д. 13, том 1), распечатки с сайтов http:// www.aksoft.ru и http://www.firebull.ru. (л.д. 15-21, том 1), справки АНО "РСИЦ", ООО "Регистратор Доменов" (л.д. 12, 61 том 1) об администраторах доменов.

В указанной связи, суд первой инстанции правомерно удовлетворил требования истца, запретив ООО "ВИП старт" предлагать к продаже и продавать аккумуляторы, маркированные обозначением "FIRE BULL", сходным до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312, обязав ООО "Аксофт плюс" удалить с Интернет сайта, расположенного по адресу: http://www.aksoft.ru, обозначение "FIRE BULL", сходное до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL", зарегистрированным по Свидетельству N 306312, а также обязав Алпатову Елену Александровну удалить с Интернет сайта, расположенного по адресу: http://www.firebull.ru, предложение к продаже продукции - аккумуляторных батарей, маркированных обозначением "FIRE BULL", сходным до степени смешения с товарным знаком "FIRE BALL" по свидетельству N 306312.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

На основании указанной нормы права истцом как правообладателем товарного знака "FIRE BALL" по Свидетельству N 306312 предъявлено требование о взыскании с ООО "ВИП старт" в пользу истца денежной компенсации в размере 500 000 руб., с ООО "Аксофт плюс" - 250 000 руб.

Удовлетворяя исковые требования о взыскании с ООО "ВИП старт" в пользу истца 200 000 руб. компенсации, а с ООО "Аксофт плюс" - 50 000 руб. компенсации, суд первой инстанции исходил из положений пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

По мнению суда апелляционной инстанции, определенный судом первой инстанции размер компенсации является разумным и справедливым, учитывая также отсутствие обоснованных возражений относительно доказанности истцом факта правонарушения со стороны ответчиков - ООО "ВИП старт", ООО "Аксофт плюс".

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции не принял во внимание то, что товарный знак истца более трех лет не используется истцом, признается судом апелляционной инстанции необоснованным и подлежит отклонению, поскольку ООО "ВИП старт" документально не подтвердило данный довод.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что на дату предъявления настоящего иска в суд "действие спорного товарного знака досрочно прекращено". При таких обстоятельствах, ссылка заявителя апелляционной жалобы на заявление ООО "ВИП старт" о досрочном прекращении использования товарного знака N 306312 не может быть принята во внимание судом апелляционной инстанции в качестве довода о необоснованности заявленных исковых требований (на дату предъявления иска в суд соответствующего решения Роспатентом принято не было).

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 28.05.2010, в связи с чем апелляционная жалоба ООО "ВИП старт" удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28.05.2010 по делу N А40-164372/09-27-1165 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

В.В. Попов А.И. Трубицын