Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2010 г. N А40-122033/10-110-844

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 ноября 2010 г. N 09АП-23965/2010

г. Москва

Дело N А40-122033/10-110-844

22 ноября 2010 г.

N 09АП-23965/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 15 ноября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 ноября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Якутова Э.В.

судей: Веклича Б.С. Пронниковой Е.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2010

по делу N А40-122033/10-110-844 судьи Хохлова В.А.

по заявлению индивидуального предпринимателя Бабаева Азер Кахраман оглы

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Лобач Б.А. по дов. от 09.09.2010, паспорт 45 06 127480

от ответчика: Барбашин В.А. по дов. от 14.10.2010 N 01/25-697/41, уд. N 344-30

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2010 было удовлетворено заявление индивидуального предпринимателя Бабаева Азер Кахраман оглы (далее - предприниматель) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 22.06.2009 N 2006129888/03 (032495).

Суд также обязал Роспатент совершить действия, направленные на устранение допущенных нарушений прав и законных интересов предпринимателя.

Роспатент не согласился с решением и обратился с апелляционной жалобой, в которой считает, что решение подлежит отмене, поскольку данный спор неподведомственен арбитражному суду; выводы суда первой инстанции не соответствуют обстоятельства дела.

Просит решение отменить.

Отзыв на апелляционную жалобу предпринимателем не представлен.

В судебном заседании представитель Роспатента доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и прекратить производство по делу.

Указал на то, что заявка на выдачу патента на изобретение была подана Бабаевым Азером Кахраманом Оглы как физическим лицом, в связи с чем в правоотношениях с Роспатентом по регистрации данного изобретения Бабаев Азер Кахраман Оглы выступал в качестве физического лица, а не индивидуального предпринимателя.

Полагает, что требования заявителя возникли из публичных правоотношений по регистрации изобретения, а не из правоотношений по осуществлению предпринимательской или иной экономической деятельности.

Считает, что, несмотря на то, что заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы в качестве индивидуального предпринимателя, данный спор не относится к подведомственности арбитражного суда, поскольку он возник не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности.

По существу рассматриваемого дела пояснил, что суд первой инстанции не учел, что изобретение по заявке N 2006129888 не отличается от прототипа по патенту РФ N 35359 признаком "продольные канавки".

Также указал на то, что изобретение по заявке N 2006129888 не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Отметил, что суд первой инстанции не указал мотивы, по которым отклонил объяснения Роспатента на экспертное заключение.

Обратил внимание на то, что в соответствии с НК РФ Роспатент освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, в связи с чем уплаченная заявителем пошлина подлежала возврату из федерального бюджета.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Указал на то, что заявитель с 2004 года зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и осуществляет предпринимательскую деятельность в области разработки и производства строительных инструментов.

Пояснил, что утвержденная форма заявления о выдаче патента не содержит графы "предприниматель", в связи с чем в разделе "Правообладатель" заявителю пришлось выбирать между графами "физическое лицо" и "юридическое лицо", каковым он не является.

Обратил внимание на то, что судом была назначена патентно-техническая экспертиза, при этом, суд поставил перед экспертом вопросы, предложенные Роспатентом.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, Бабаев Азер Кахраман оглы, зарегистрирован Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Долгопрудный МО 27.08.2004 качестве предпринимателя (свидетельство о государственной регистрации серии 50 N 002448416).

Бабаев Азер Кахраман оглы обратился в Роспатент с заявкой регистрационный номер N 2006129888 на выдачу патента на изобретение "Правило".

Согласно материалам заявки формула изобретения, отражающая его сущность, была заявлена в следующем виде: "Правило, содержащее выполненный из четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держателем в виде двух продольных канавок, выполненных каждая на двух противоположных гранях корпуса отличающееся тем, что каждая из двух продольных канавок выполнена симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, при этом продольные плоскости симметрии обеих продольных канавок расположены в одной плоскости".

Согласно описанию к заявке N 2006129888 изобретение предназначено для выравнивания строительных растворов на поверхностях стен при их оштукатуривании.

В качестве технического результата в описании изобретения было указано: обеспечение удобства в эксплуатации путем надежного удерживания правила в руках оператора (штукатура), исключения перекоса и отсутствия необходимости прикладывания дополнительного усилия при удержании правила.

В описании заявки указано, что оператор (штукатур) при использовании правила, выполненного согласно заявленной формуле, как обязательное условие достижения данного технического результата, держа двумя руками, опирает правило на направляющие, устанавливаемые на обрабатываемых стенах, и одновременно перемещает его по направляющим вертикально снизу вверх, производя при этом поперечные (возвратно-поступательные) движения, необходимые для выравнивания штукатурного материала на поверхности обрабатываемых стен.

В заявке на изобретение в качестве ближайшего аналога заявителем определено техническое решение по патенту Российской Федерации на полезную модель N 35359, а также определены признаки, общие с признаками формулы заявленного изобретения: "правило, содержащее выполненный их четырехгранного монолитного профиля корпус с рабочей кромкой и держателем в виде двух продольных канавок, выполненных каждая на двух противоположных гранях корпуса".

Решением Роспатента от 23.07.2008, принятым по результатам патентной экспертизы указанной заявки, было отказано в выдаче патента на изобретение по мотивам несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

24.09.2008 Бабаев Азер Кахраман оглы обратился в Палату по патентным спорам Роспатента с возражением на решение об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2006129888 под названием "Правило".

По результатам рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам Роспатента возражения, состоявшегося 14.05.2009, Роспатент принял решение от 22.06.2009 N 2006129888/03 (032495) об отказе в удовлетворении возражения и, соответственно, об оставлении в силе решения экспертизы об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке N 2006129888/03 под названием "Правило".

При этом, Роспатент исходил из того, что заявленное изобретение не отвечает одному из условий охраноспособности "изобретательский уровень", в связи с чем, несмотря на то, что оно отвечает двум другим известным критериям, охранный документ - патент на данное изобретение выдан быть не может.

В обоснование данного вывода Роспатентом указано на то, что в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Закон), изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82 (зарегистрирован в Минюсте России 30.06.2003 N 4852) (далее - Правила), изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники (т.е. отвечающим критерию "изобретательский уровень"), в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога, в соответствии с п. 3.2.4.2. Правил;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.3. Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 3.2.4.3. технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при использовании продукта.

Технический результат может выражаться, в частности в снижении (повышении) коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, в улучшении контакта рабочего органа со средой.

Обосновывая законность своего решения, Роспатент привлек техническое решение, известное из патента США N 3846060 на изобретение "Затирочный инструмент", который согласно описанию "предназначен для затирки герметизирующего состава в местах соединения двух поверхностей, расположенных под прямым углом друг к другу".

При этом в решении устанавливается, что данный затирочный инструмент в полной мере отвечает требованиям приведенных в оспариваемом решении пунктов (2) 19.5.3, 3.2.4.2., (3) 19.5.3., (1.1.) 3.2.4.3. Правил, соблюдение которых обязательно при проведении сопоставительных исследований относительно критерия "изобретательский уровень".

Требования состоят в следующем.

Обязательное наличие в формуле заявленного изобретения и у источника, выявленного из уровня техники, совпадающих отличительных признаков (кроме ранее выявленных признаков, общих с выбранным ближайшим аналогом).

Установление того факта, что выявленные совпадающие отличительные признаки обеспечивают достижение одних и тех же технических результатов, т.е. свойств соответствующего продукта, объективно проявляющихся при его использовании. Другими словами данное условие требует, установления тождественности технических результатов и наличия в первом пункте заявленного изобретения помимо признаков, общих с признаками выбранного аналога, признаков, общих с источником, выявленным из уровня техники.

В решении Роспатент пришел к выводу о том, что оба эти условия соблюдены. Так, ранее выявленные отличительные признаки изобретения "Правило", отличающие его от выбранного аналога: "выполнение каждой из двух продольных канавок симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, а также расположение продольных плоскостей симметрии обеих продольных канавок в одной плоскости" реализованы (содержатся) в затирочном инструменте, описанном в патенте США N 3846060.

Указанные признаки, реализованные в затирочном инструменте, описанном в патенте США N 3846060, направлены на повышении удобства при эксплуатации за счет надежного удержания инструмента в руках оператора, исключения перекоса и отсутствия необходимости прикладывания дополнительного усилия при удержании инструмента.

В силу этого, Роспатент в своем решении пришел к выводу о том, что заявленное изобретение по заявке N 2006129888 не может быть признано отвечающим условию охраноспособности "изобретательский уровень".

Судом первой инстанции была назначена патентно-техническая экспертиза, результаты экспертизы были представлены в материалы дела.

Удовлетворяя заявленные предпринимателем требования, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что оспариваемое решение Роспатента является неправовым и незаконным, поскольку при его принятии были нарушены и неправильно применены нормы материального права; указанное решение необоснованно ущемляет права и интересы Заявителя, осуществляющего хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, лишая его возможности патентной охраны и соответственно закрепления исключительных прав на использование изобретения.

Оценивая описание и изображения затирочного инструмента, помещенные в официальной публикации патента США N 3846060, суд правильно указал на то, что затирочный инструмент, описанный в этом патенте, не содержит признаков "выполнение каждой из двух продольных канавок симметричной относительно своей продольной плоскости симметрии, а также расположение продольных плоскостей симметрии обеих продольных канавок в одной плоскости", которыми охарактеризовано изобретение по заявке N 2006129888.

В конструкции затирочного инструмента отсутствуют какие-либо продольные канавки, поскольку, следуя общепринятому толкованию, термин "продольный" означает "расположенный по длине, вдоль чего-нибудь", а термин "длина" определяется как "протяженность чего-нибудь в том направлении, в котором две крайние точки линии, плоскости, тела лежат, в отличие от ширины, на наибольшем расстоянии друг от друга" (см., изданий Толкового словаря русского языка, авторы Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю.).

В связи с этим, суд правильно обратил внимание на необоснованность выводов Роспатента, изложенных в решении, о том, что продольные "канавки могут быть расположены как сверху и снизу корпуса, так и с его боковых частей", что, как правильно указал суд, противоречит имеющемуся в формуле заявленного изобретения указанию на то, что канавки являются продольными, а также с чертежами заявки, которые в соответствии с п.2.4. Правил являются необходимыми для понимания сущности изобретения.

Как было указано выше, в описании к заявке N 2006129888 указано, что изобретение предназначено для выравнивания строительных растворов на поверхностях стен при их оштукатуривании.

В качестве технического результата в описании изобретения было указано: обеспечение удобства в эксплуатации путем надежного удерживания правила в руках оператора (штукатура), исключения перекоса и отсутствия необходимости прикладывания дополнительного усилия при удержании правила.

При этом в описании заявки было специально указано, что оператор (штукатур) при использовании правила, выполненного согласно заявленной формуле, как обязательное условие достижения данного технического результата, держа двумя руками, опирает правило на направляющие, устанавливаемые на обрабатываемых стенах, и одновременно перемещает его по направляющим вертикально снизу вверх, производя при этом поперечные (возвратно-поступательные) движения, необходимые для выравнивания штукатурного материала на поверхности обрабатываемых стен.

Согласно же описанию и чертежам патента США N 3846060 затирочный инструмент предназначен сугубо для заглаживания или выскабливания герметизирующего материала в местах соединения двух поверхностей, расположенных под прямым углом друг к другу, при этом инструмент удерживается оператором одной рукой посредством двух поперечных по отношению к его длине выемок. Затирочный инструмент перемещается оператором поступательно только в одном направлении, при этом в силу особенностей его предназначения он снабжен четырьмя опорными ножками, чьи рабочие поверхности находятся в одной плоскости с поверхностями, образующими обрабатываемое инструментом соединение.

В силу этого, суд первой инстанции обоснованно согласился с доводами заявителя о том, что при указанных различиях в назначении, в методах использования и условиях эксплуатации сопоставляемых инструментов говорить о тождественности достигаемых в результате их применения технических результатов нет никаких оснований.

Доводы ответчика о том, что судом не были оценены возражения Роспатента по результатам патентно-технической экспертизы, опровергаются материалами дела, поскольку письменные возражения Роспатента были исследованы в судебном заседании; отказывая Роспатенту в проведении дополнительной экспертизы, суд, тем не менее, предоставил представителю Роспатента возможность задать вопросы эксперту в судебном заседании, приобщил к материалам дела письменные ответы эксперта на вопросы представителя Роспатента.

В связи с этим, суд апелляционной инстанции считает необоснованными доводы Роспатента о нарушении судом первой инстанции норм АПК РФ.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции о наличии оснований для удовлетворения заявленных предпринимателем требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.07.2010 по делу N А40-122033/10-110-844 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Э.В. Якутов

Судьи

Б.С. Веклич Е.В. Пронникова