Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 октября 2010 г. N 09АП-25349/2010

г. Москва

Дело N А40-25688/10-110-187

28 октября 2010 г.

N 09АП-25349/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 28 октября 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Попова В.И.

судей: Бекетовой И.В. и Цымбаренко И.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Д Дистрибьюшен"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.08.2010

по делу N А40-25688/10-110-187, судьи Хохлова В.А.,

по иску заявлению ЗАО "Д Дистрибьюшен"

к 1) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2) ФГУ ФИПС

третье лицо: ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве"

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: адвокат Хабаров Д.И. по дов. от 15.10.2010, удост.N 4604; Ермолина Д.Е. по дов. от 15.10.2010, паспорт 45 09 774075;

от ответчиков:

1) Попенко В.В. по дов. от 09.11.2009, паспорт 45 05 874783;

2) Попенко В.В. по дов. от 18.01.2010, паспорт 45 05 874783;

от третьего лица: Смирнова Е.В. протокол N 11 от 01.12.2009, паспорт 45 00 854057;

УСТАНОВИЛ

ЗАО "Д Дистрибьюшен" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением к ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее- ФГУ "ФИПС"), Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее- Роспатент) о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам от 30.11.2009 о частичном отказе в удовлетворении заявления о досрочном прекращения действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 197846 в связи с его не использованием и обязании Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

Решением от 05.08.2010 суд отказал в удовлетворении заявленных требований, в связи с отсутствием к тому правовых оснований, мотивировав свое решение соответствием оспариваемого ненормативного правового акта действующему законодательству. При этом суд пришел к выводу о том, что третьим лицом- правообладателем спорного товарного знака подтвержден факт его использования в отношении товаров 33 класса МКТУ "алкогольные напитки (за исключением пива)", в связи с чем в данной части оспариваемое решение ответчика не подлежит признанию незаконным.

Не согласившись с принятым решением, ЗАО "Д Дистрибьюшен" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить полностью, считая решение суда незаконным и не соответствующим обстоятельствам дела и имеющимся в материалах дела доказательствам, принятым при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела, и принять по делу новый судебный акт.

В обоснование ссылается на то, что представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака "БОРИС СМИРНОВ- ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА" по свидетельству N 197846 в спорный период и не содержат указания на данный товарный знак, при этом подтверждают, по мнению подателя жалобы, введение в гражданский оборот товара, маркированного иными обозначениями. Полагает, что использование одного товарного знака никак не может подтверждать использование другого товарного знака.

В письменных объяснениях по апелляционной жалобе третье лицо просит отказать в удовлетворении апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции оставить без изменения, считая его обоснованным и верным. Полагает, что решение Роспатента от 30.11.2009 полностью соответствует нормам действующего законодательства. Считает, что использование товарного знака с изменениями его отдельных элементов, не влияющими на его различительную способность, не противоречит действующему законодательству.

Ответчики письменных отзывов на апелляционную жалобу в суд не представили.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Считает, что решение Роспатента об отказе в прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 197846 в связи с его не использованием не соответствует закону и нарушает права заявителя. Полагает, что правообладателем не представлены доказательства использования товарного знака, а представленные документы свидетельствуют об использовании товарного знака по свидетельству N 299290. Указал, что правообладатель не зарегистрировал никаких изменений элементов товарного знака. Лицензионными договорами не подтверждается использование правообладателем товарного знака.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Считает, что оспариваемый отказ в досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака является законным и не нарушает прав заявителя. Полагает, что изменения смыслового значения не меняют содержания обозначения. Пояснил, что один товарный знак входит в другой товарный знак. Указал, что лицензионный договор правообладателя регистрировался в Роспатенте.

Представитель третьего лица в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился по основаниям, изложенным в письменных пояснениях, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы- отказать. Считает, что представленными документа подтверждается факт использования товарного знака N 197846.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.

Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, товарный знак "БОРИС СМИРНОВ - ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА" зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее- Госреестр) 19.12.2000 за N 197846 на имя ЗАО "Торговый Домъ Бориса Смирнова, потомка Поставщика Двора Его Императорского Величества П.А. Смирнова, у Чугунного моста въ Москве" в отношении товаров и услуг 30, 32, 33, 34 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, со сроком действия- до 31.07.2010.

19.01.2009 в Палату по патентным спорам Роспатента (в настоящее время- ФГУ "ФИПС") поступило заявление ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 197846 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, в связи с не использованием товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих подаче заявления.

Решением Роспатента от 30.11.2009, принятым по результатам рассмотрения заявления на заседании 25.09.2009 коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана товарного знака "БОРИС СМИРНОВ - ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА" по свидетельству N 197846 была прекращена в отношении части товаров, а именно: 30 класса МКТУ- "кофе, заменители кофе, чай, какао, рис, саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия; кондитерские изделия; мороженое; замороженные овощи и фрукты; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица, уксус, соусы (приправы), пряности"; 32 класса МКТУ - "пиво; безалкогольные напитки, минеральные и газированные воды, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков"; 42 класса МКТУ- "реализация товаров; снабжение продовольственными товарами, обеспечение продуктами питания; рестораны; обслуживание баров; кафе; гостиницы".

В отношении части товаров 33 класса МКТУ- "алкогольные напитки (за исключением пива)"; 34 класса МКТУ- "табак и табачные изделия; курительные принадлежности; спички" правовая охрана была оставлена в силе. При этом в отношении товаров 34 класса МКТУ- "табак и табачные изделия; курительные принадлежности; спички" заинтересованность ЗАО "Д Дистрибьюшен" в соответствии с ч.1 ст.1486 Гражданского кодекса РФ не подтверждена.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Согласно пункту 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений и устанавливает их соответствие закону или иному нормативно-правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа, принявшего оспариваемый акт, а также устанавливает, нарушает ли оспариваемый акт, права и законные интересы заявителя, в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу пункта 5 данной нормы права, обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, возлагается на орган или лицо, которые приняли акт.

Рассмотрев спор повторно, в пределах установленных законом, апелляционный суд считает, что ответчик доказал соответствие оспариваемого акта (решения) нормам законодательства, регулирующего спорные правоотношения, а, суд первой инстанции обоснованно указал на отсутствие необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Как установлено в апелляционном суде, суд первой инстанции, оценив представленные сторонами доказательства, с учетом положений статей 64, 68, 71, 75 АПК РФ, а также, правильно применив нормы материального права, регулирующего возникший спор, сделал обоснованный вывод о наличии у ответчика правовых оснований для принятия оспариваемого решения.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его не использования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В силу пункта 1 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 N 3520-1 использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. Использованием товарного знака признается также его использование с изменением отдельных элементов товарного знака, не меняющим его существа.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Учитывая дату поступившего в Палату по патентным спорам заявления ЗАО "Д Дистрибьюшен" (19.01.2009), суд первой инстанции правильно определил период времени, в течение которого правообладателю надлежало доказать использование оспариваемого товарного знака, с 19.01.2006 по 18.01.2009 включительно.

Апелляционный суд, вопреки доводам апелляционной жалобы, поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что представленные правообладателем в Палату по патентным спорам документы (лицензионные договоры с приложениями, акты сверки взаимных расчетов, платежные поручения, договоры поставки, товарные накладные и товарные чеки, приказ, макеты и фотографии этикеток бутылок водки, маркируемых оспариваемым товарным знаком, сертификаты соответствия с приложениями к ним, санитарно-эпидемиологическое заключение, рекламные материалы, копию свидетельства на награду- т.3 л.д.3-49, 73-100) подтверждают надлежащее использование товарного знака "БОРИС СМИРНОВ - ПОТОМОК ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА" по свидетельству N 197846 в отношении товаров 33 класса МКТУ- "алкогольные напитки (за исключением пива)".

Ссылка подателя жалобы на то, что само по себе включение товарного знака в лицензионный договор не является свидетельством его использование не принимается апелляционным судом, поскольку, как верно отметил суд первой инстанции, исполнение лицензионных договоров N Г-1 от 27.11.2002 и N Г-3 от 10.05.2007 подтверждено актом сверки взаимных расчетов N 10-07 от 31.10.2007 на сумму 225 204 руб. и последующей оплатой указанной суммы платежным поручением N 832 от 04.12.2007.

Доводам заявителя о недействительности приложений N 4 к лицензионному договору N Г-3 от 10.05.2007 без их регистрации в Роспатенте дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции, который со ссылкой на п.9.9.2 Административного регламента, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 N 321, обоснованно указал на их противоречие действующему законодательству, которое не требует обязательной регистрации всех приложений к договору. Более того, согласно п.9.9.2 Административного регламента не требуется представления всего текста договора, достаточно выписки из договора, содержащей его существенные условия.

Доводы заявителя о том, что в подтверждение использования спорного товарного знака правообладатель ссылается на другое обозначение "ТОРГОВЫЙ ДОМЪ БОРИСА СМИРНОВА ПОТОМКА ЗНАМЕНИТОГО РУССКОГО ВОДОЧНИКА ПЕТРА АРСЕНЬЕВИЧА СМИРНОВА", которое существенным образом отличается от товарного знака по свидетельству N 197846 как фонетически, так и графически, апелляционным судом признаются несостоятельными.

В соответствии с ч.2 ст.1489 Гражданского кодекса РФ использованием товарного знака признается использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность.

Товарный знак по свидетельству N 197846 состоит из 9 слов и одного знака препинания, представляющего собой тире. При этом изменение товарного знака правообладателем при его использовании затронуло знак препинания и четыре буквы по одной в двух словах и двух букв в одном слове.

Между тем, как правомерно установлено судом первой инстанции, указанное изменение не влияет на различительную способность товарного знака по свидетельству N 197846, поскольку композиционное расположение словесных элементов на этикетках таково, что позволяет сделать вывод о тождественности заложенных в товарном знаке и этикетке смысловых понятий.

Кроме того, факт размещения изображения спорного товарного знака на этикетке очевиден, в связи с чем не имеет значения в совокупности с какими другими изобразительными элементами он размещен и является ли составной частью других товарных знаков третьего лица.

Учитывая, что нормы действующего законодательства не запрещают использование нескольких товарных знаков на одной этикетке, ссылки заявителя на то, что представленные правообладателем этикетки содержат товарный знак по свидетельству N 299290, коллегией признаются несостоятельными.

Таким образом, суд первой инстанции правомерно посчитал, что правообладатель подтвердил использование товарного знака по свидетельству N 197846 в отношении товаров 33 класса МКТУ- "алкогольные напитки (за исключением пива)" в спорный период.

Исходя из изложенного, правовых оснований для удовлетворения заявления ЗАО "Д Дистрибьюшен" о досрочном прекращения действия правовой охраны товарного знака по свидетельству N 197846 в связи с его не использованием в отношении указанных товаров у ответчика в данном случае не имелось.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о соответствии оспариваемого решения Роспатента действующему законодательству и, следовательно, отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований является правомерным.

Приведенные в апелляционной жалобе доводы не опровергают правильно установленные судом первой инстанции обстоятельства.

Доводы апелляционной жалобы, связанные с иной оценкой доказательств и иным толкованием норм материального права, не опровергают выводы суда первой инстанции и не свидетельствуют о наличии оснований для отмены принятого по делу судебного акта.

Исходя из вышесказанного, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела, что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном суде, поскольку в обоснование жалобы ее податель указывает доводы, которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции и получили надлежащую оценку в судебном решении.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта отсутствуют.

Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате госпошлины распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и подлежат отнесению на подателя жалобы.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 05.08.2010 по делу N А40-25688/10-110-187 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Попов

Судьи

И.В. Бекетова И.Б. Цымбаренко