Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 декабря 2010 г. N 09АП-28677/2010

г. Москва

Дело N А40-45102/10-143-385

07 декабря 2010 г.

N 09АП-28677/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 30 ноября 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 декабря 2010 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Попов

судей А.А. Солопова, М.И. Суслопарова

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Baush & Lomb Incorporeted

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2010 г.

по делу N А40-45102/10-143-385, принятое судьёй Цукановой О.В.

по иску Baush & Lomb Incorporeted

к ООО "ФИТОРА" и ООО "ИНАТ-ФАРМА"

о нарушении исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации в размере 100 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца Залесов А.В. по доверенности от 16.11.2009 г., Беднова Е.С. по доверенности от 16.11.2009 г.;

от ответчиков:

ООО "ФИТОРА" - Зуйков С.А. по доверенности от 01.06.2010 г., Марканов Д.Ю. по доверенности от 01.06.2010 г.;

ООО "ИНАТ-ФАРМА" - Зуйков С.А. по доверенности от 20.05.2010 г., Марканов Д.Ю. по доверенности от 20.05.2010 г.

УСТАНОВИЛ

Компания "Бауш энд Ломб инкорпорейтед" ("Baush & Lomb Incorporeted" (США) обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ООО "ФИТОРА" и ООО "ИНАТ-ФАРМА":

о запрете ООО "ФИТОРА" использовать обозначение "ОКОВИТ" на упаковках биологически активных добавок к пище при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже;

о запрете ООО "ФИТОРА" использовать обозначение "ОКОvit" на упаковках биологически активных добавок к пище при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже;

о запрете ООО "ИНАТ-ФАРМА" использовать обозначение "ОКОВИТ" на упаковках биологически активных добавок к пище при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже;

о запрете ООО "ИНАТ-ФАРМА" использовать обозначение "ОКОvit" на упаковках биологически активных добавок к пище при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже;

о запрете ООО "ФИТОРА" использовать обозначение "ОКОvit" при администрировании доменного имени "okovit.ru";

об обязании ООО "ФИТОРА" изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки биологически активных добавок к пищи, на которых использованы обозначения "ОКОВИТ" и "ОКОvit";

взыскании с ООО "ФИТОРА" компенсации за нарушение прав на товарный знак по свидетельству N 174991 в размере 100 000 руб.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2010 г. по делу N А40-45102/10-143-385 в удовлетворения иска отказано.

Не согласившись с принятым решением, Компания "Бауш энд Ломб инкорпорейтед" ("Baush & Lomb Incorporeted") подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, иск удовлетворить полностью по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель истца в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ООО "ФИТОРА" в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменные пояснения на апелляционную жалобу.

Представитель ООО "ИНАТ-ФАРМА" в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменные пояснения на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей истца и ответчиков, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "OCUVITE" по свидетельству N 174991 с приоритетом от 19.12.1997 г. в отношении товаров и услуг 05, 06, 35, 42 классов МКТУ.

Иск основан на том, что ответчик использует обозначения "ОКОВИТ" и "ОКОvit", которое сходны до степени смешения с товарным знаком истца в отношении однородных товаров и услуг.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ответчики производят и реализуют биологически активных добавок к пищи, на упаковке которых используется обозначения "ОКОВИТ" и "ОКОvit".

Кроме того, ООО "ФИТОРА" является администратором доменного имени "okovit.ru", что подтверждается материалами дела и не оспаривается сторонами.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В данном случае такого согласия ответчиками у истца как у правообладателя товарного знака не было получено.

Суд первой инстанции, отказывая в иске, указал, что обозначения, используемые ответчиками не сходны до степени смешения с товарным знаком истца.

Данный вывод суда первой инстанции нельзя признать обоснованным.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания.

Исследовав вопрос графической (визуальной), звуковой (фонетической), смысловой (семантической) схожести до степени смешения обозначений "ОКОВИТ" и "ОКОvit" с товарным знаком истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об их схожести до степени смешения.

Данные обозначения имеют фонетическое сходство (наличие близких и совпадающих звуков, расположение звуков в этих словах, число слогов, ударение). Выводы суда первой инстанции в отношении отсутствия сходства сделано на основе неправильной транскрипции товарного знака ("окувайт" вместо "окувите").

Данные обозначения имеют визуальное сходство (вид шрифта, расположение букв, алфавит). Выводы суда первой инстанции основаны на неправильном сопоставлении упаковок продукции, производимой истцом и ответчиком, а не обозначений, используемых ответчиками на упаковке, с товарным знаком истца.

Кроме того, данные обозначения имеют семантическое сходство, поскольку обозначения являются сложными, состоящими из сокращенных слов "око" (oculus лат.) - глаз и "вите" (жизнь лат.) - витамин, жизнь. Слово витамин также основано на латинском слове - жизнь.

Согласно заключению Института социологии РАН (л.д.75-86, т.1), большинство опрошенных лиц считают данные обозначения сходными до степени смешения.

Данному заключению суд первой инстанции не дал надлежащей оценке.

Возражения ответчиков, касающиеся допущенных, по их мнению нарушений, при подготовке данного заключения, не принимаются, поскольку не влияют на оценку восприятия потребителей сходности данных обозначений.

Таким образом, создается угроза смешения у потребителей продукции, обозначенной товарным знаком истца и производимой ответчиками.

Данная продукция является однородной, несмотря на то, что истец производит лекарственные препараты, а ответчики биологически активные добавки к пищи. Однако, данная продукция реализуется в аптечной сети, предназначена для лечения и профилактики заболеваний глаз, поэтому является однородной продукцией, что подтверждается информационным письмом Роспатента от 05.11.2008 г. N 10/37-646/23 (л.д.87-91, т.1), и создает угрозу смешения среди потребителей данной продукции.

Ссылка ответчиков на разную цену продукции истца и ответчиков не может служить основанием считать отсутствие угрозы смешения данных обозначений.

ООО "ФИТОРА" является администратором доменного имени "okovit.ru", где в сети Интернет размещается информация о биологически активных добавках к пище, обозначенных ОКОВИТ" и "ОКОvit", что подтверждается справкой АНО "РСИЦ" и нотариальным протоколом обеспечения доказательств от 16.02.2010 г.

Возражения ответчиков об использовании продукции истца не имеет отношения к предмету настоящего спора.

Согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Согласно разъяснению, данному в пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 г., рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного ГК РФ. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Истец заявил требование о взыскании денежной компенсации, предусмотренной ч.1 ст. 1515 ГК РФ, в размере 100 000 руб.

Суд апелляционной инстанции определяет компенсацию в сумме 100 000 руб. с учетом длительности и характера допущенного нарушения, степень вины нарушителя и другие обстоятельства настоящего дела.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд апелляционная жалоба и исковые требования подлежат удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене.

Расходы по госпошлине относятся согласно ст.110 АПК России на ответчиков.

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266-268, п.2 269, п.1 ч.1 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 16.09.2010 г. по делу N А40-45102/10-143-385 отменить.

Запретить ООО "ФИТОРА" использовать обозначение "ОКОВИТ" и "ОКОvit" на упаковках биологически активных добавок к пище при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже.

Запретить ООО "ИНАТ-ФАРМА" использовать обозначение "ОКОВИТ" и "ОКОvit" на упаковках биологически активных добавок к пище при их введении в гражданский оборот и предложении к продаже.

Запретить ООО "ФИТОРА" использовать обозначение "ОКОvit" при администрировании доменного имени "okovit.ru".

Обязать ООО "ФИТОРА" изъять из оборота и уничтожить за свой счет упаковки биологически активных добавок к пищи, на которых использованы обозначения "ОКОВИТ" и "ОКОvit".

Взыскать с ООО "ФИТОРА" в пользу Компании "Бауш энд Ломб инкорпорейтед" ("Baush & Lomb Incorporeted" (США) компенсацию за нарушение прав на товарный знак по свидетельству N 174991 в размере 100 000 руб. и расходы по госпошлине в размере 30 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

А.А. Солопова М.И. Суслопарова