Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 января 2011 г. N 09АП-31703/2010

г.Москва

27.01.2011

N 09АП-31703/2010-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 20.01.2011.

Постановление изготовлено в полном объеме 27.01.2011

Дело N А40-67025/10-12-409

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Веклича Б.С.

Судей: Пронниковой Е.В., Якутова Э.В.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Яцевой В.А.,

Рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 21.10.2010

по делу N А40-67025/10-12-409, судьи Чадова А.С.

по заявлению ООО "Русская продовольственная компания"

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности"

третье лицо: ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская"

об оспаривании решения от 09.03.2010 N 2007731562/50,

при участии:

от заявителя: Вараксина К.Г. по доверенности от 09.07.2010 N 22/ю, паспорт 33 04 068961;

от заинтересованных лиц: от 1-го Медведевой Н.Ю. по доверенности от 01.09.2010 N 01/25-581/41, удостоверение N 360-30, Чеканова А.А. по доверенности от 29.07.2010 N 01/25-523/41, удостоверение N 358-30; от 2-го Медведевой Н.Ю. по доверенности от 13.01.2011 N 41-33-12, удостоверение N 360-30;

от третьего лица: не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ

ООО "Русская продовольственная компания" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.03.2010 N 2007731562/50.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 21.10.2010 признано недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.03.2010 N 2007731562/50 в части отказа в регистрации товарного знака "Наполеончики" в отношении следующего перечня товаров "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники". Суд обязал Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам устранить нарушение прав и законных интересов заявителя в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу.

При этом суд исходил из не законности и не обоснованности оспариваемого отказа.

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская" обратились с апелляционными жалобами, ссылаясь на неправильное применение судом норм материального и процессуального права.

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, просит отказать в удовлетворении апелляционных жалоб. Представил письменные отзывы.

В судебное заседание не явился представитель третьего лица, надлежащим образом извещенного о месте и времени судебного разбирательства. В соответствии со ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителя третьего лица.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного решения проверена судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционных жалоб и отзывов, заслушав представителей участвующих в деле лиц, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене по следующим основаниям.

При исследовании материалов дела установлено, что словесное обозначение "НАПОЛЕОНЧИКИ" по заявке N 2007731562 с приоритетом от 11.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя индивидуального предпринимателя Полозова В.А. в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В результате внесения изменений в материалы заявки заявителем в настоящее время является ООО "Русская продовольственная компания".

Решением Роспатента от 29.07.2009 отказано в регистрации заявленного обозначения "НАПОЛЕОНЧИКИ" в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ, включая "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники", в виду того, что оно является сходным до степени смешения со словесным товарным знаком "На поле ончики!" по свидетельству N 339367, зарегистрированного в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

29.10.2009 ООО "Русская продовольственная компания" подало в Палату по патентным спорам Роспатента возражения на указанное решение.

Решением Роспатента от 09.03.2010 вышеназванное возражение было изменено. Вместе с тем, в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники" заявленному обозначению "НАПОЛЕОНЧИКИ" по заявке N 2007731562 решение оставлено без изменения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

Согласно ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ст.13 Гражданского кодекса РФ, ч.1 ст.198 АПК РФ, п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения или действия (бездействия) незаконным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием или бездействием гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

В силу п.5 ст.200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции пришел к выводу о незаконности оспариваемого ненормативного акта.

Данный вывод суда первой инстанции является ошибочным, исходя из следующего.

Согласно п.2.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Возражение заявителя на решение об отказе в регистрации словесного обозначения "Наполеончики" по заявке N 2007731562/50 с приоритетом от 11.10.2007 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 классов МКТУ поступило в Роспатент 29.10.2010, то есть после введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 N231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора.

Как установлено ч.1 ст.1229 Гражданского кодекса РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другими лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

В соответствии со ст.1484 Гражданского кодекса РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе: в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как установлено ст.6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", не допускается регистрация обозначений, способных ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с п.1 ст.7 Федерального закона от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других ли, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В статье 1483 Гражданского кодекса РФ содержатся аналогичные положения.

В настоящем случае, не оспаривается факт однородности оказываемых услуг, однородность также подтверждается имеющимися в деле доказательствами, предметом доказывания по настоящему делу является факт сходства до степени смешения словесного обозначения "НАПОЛЕОНЧИКИ" по заявке N 2007731562 с зарегистрированным ранее товарные знаками.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию.

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с п.14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Согласно п.14.4.2.2 (3) Правил смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

В настоящем случае оспариваемое словесное обозначение "НАПОЛЕОНЧИКИ" представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявляется в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники".

Противопоставленный товарный знак "На поле ончики!" по свидетельству N 339367 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, первая буква заглавная. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ "хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, в том числе конфеты, вафли, шоколад, карамель, пряники".

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией заинтересованного и третьего лица о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение являются сходными до степени смешения.

Как усматривается из материалов дела, сравнительный анализ заявленного обозначения "НАПОЛЕОНЧИКИ" и "На поле ончики!" по фонетическому критерию показывает, что сравниваемые обозначения характеризуются наличием тождественного состава букв, звуков, количеством слогов (6 слогов).

Следует отметить, что раздельное написание противопоставленного товарного знака "На поле ончики!" практически не влияет на его фонетическое звучание. В устной речи паузы между словами в словосочетаниях практически отсутствуют. При быстром произношении исчезают.

Кроме того, противопоставленный товарный знак по своему звучанию воспроизводит слово "НАПОЛЕОНЧИКИ".

Таким образом, при звуковом восприятии сопоставляемые обозначения имеют тождественное семантическое значение.

Суд апелляционной инстанции считает, что противопоставленный товарный знак "На поле ончики!" визуально представляет собой искусственное деление слова "НАПОЛЕОНЧИКИ" на три части, при этом получившееся сочетание не приобрело какого-либо нового самостоятельного значения.

Таким образом, суд апелляционной инстанции считает обоснованной ссылку заинтересованного лица на то, что визуально обозначение "На поле ончики!" воспринимается как слово "НАПОЛЕОНЧИКИ", написанное с пробелами между его отдельными частями, что также обуславливает подобие заложенных в обозначениях понятий.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обеспечивается за счет того, что они выполнены стандартным шрифтом буквами черного цвета русского алфавита и сравниваемые обозначения лишены оригинальной графической проработки и не имеют существенных графических отличий, что усиливает сходство сравниваемых обозначений в целом.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и заявленные обозначения являются сходными до степени смешения.

Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Учитывая отсутствие в рассматриваемом деле несоответствия оспариваемого решения Роспатента нормам закона, повлекшего нарушения прав и законных интересов заявителя, суд апелляционной инстанции считает необходимым отказать в удовлетворении заявленных ООО "Русская продовольственная компания" требований.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит отмене с принятием по делу нового судебного акта.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и относятся на заявителя.

Руководствуясь ст.ст.110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г.Москвы от 21.10.2010 по делу N А40-67025/10-12-409 отменить.

Отказать в удовлетворении заявления ООО "Русская продовольственная компания" о признании недействительным решения Роспатента от 09.03.2010 N 2007731562/50.

Взыскать с ООО "Русская продовольственная компания" в доход федерального бюджета государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 2000 рублей.

Взыскать с ООО "Русская продовольственная компания" в пользу ОАО "Кондитерская фабрика "Саратовская" государственную пошлину по апелляционной жалобе в сумме 2000 рублей.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Б.С. Веклич

Судьи

Е.В. Пронникова Э.В. Якутов