Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 2011 г. N 09АП-33477/2010

г. Москва

Дело N А40-67041/10-19-549

07 февраля 2011 г.

N 09АП-33477/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 31 января 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 07 февраля 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.В. Попов

судей М.И. Суслопарова, А.И. Трубицын

при ведении протокола судебного заседания секретарем Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ОАО Национальный Банк "Траст"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 02.12.2010 г.

по делу N А40-67041/10-19-549, принятое судьёй Барыкиным С.П.

по иску ОАО "СКБ-Банк" (ИНН 6608003052, ОГРН 1026600000460 )

к ОАО Национальный Банк "Траст", ОАО Национальный Банк "Траст" (ИНН 7831001567, ОГРН 1027800000480 )

о защите прав на товарный знак и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца Сметанина Н.Б. по доверенности от 21.03.2008 г. N 247;

от ответчика Тиллинг Е.М. по доверенности от 29.07.2010 г. N 669/2010, Чугунов И.В. по доверенности от 24.11.2010 г. N 1130/2010.

УСТАНОВИЛ

ОАО "СКБ-Банк" обратился в Арбитражный суд г. Москвы с иском к ОАО Национальный Банк "Траст" о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак в размере 5 000 000 руб. и запрете использовать товарный знак

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 02.12.2010 г. иск удовлетворен частично: ответчику запрещено использовать в своей рекламной кампании товарный знак истца в виде изображения савойской капусты, и взыскана компенсация в размере 300 000 руб.

Не согласившись с принятым решением, ОАО Национальный Банк "Траст" подало апелляционную жалобу, в которой просит решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, в удовлетворении иска отказать полностью по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель истца в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

Изучив материалы дела, исследовав имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителей истца и ответчика, проверив все доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба подлежит удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак в виде изображения кочана савойской капусты светло-зеленого, темно-зеленого, зеленого, белого, серого и черного цветов по свидетельству N 349391 с приоритетом от 10.10.2006 г. в отношении услуг 36 классов МКТУ, в том числе услуги банковские, предоставление ссуд, ссуды ипотечные и другие услуги в сфере банковской деятельности.

Иск основан на том, что ответчик использует в рамках рекламной компании под слоганом "Раздаем капусту хватит на всех" изображение детей с кочанами савойской капусты в руках, отламывающих листья от кочанов капусты, которое сходно до степени смешения с товарным знаком истца.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ответчик в рамках рекламной компании под слоганом "Раздаем капусту хватит на всех" изображение детей с кочанами савойской капусты в руках, отламывающих листья от кочанов капусты.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно ст.1484 ГК России лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждено и сторонами не оспаривается однородность услуг.

Арбитражный суд г. Москвы, установив наличие сходства до степени смешения товарного знака истца и изображения, используемого ответчиком в рамках рекламной компании, удовлетворил исковые требования.

Данные выводы суда первой инстанции нельзя признать обоснованными и законными по следующим основаниям.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 г. N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания, поэтому ходатайство ответчика о назначении судебной экспертизы не подлежит удовлетворению. Кроме того, данное ходатайство ни истцом, ни ответчиком не заявлялось в суде первой инстанции, в соответствии с пунктом 26 постановления Пленума ВАС РФ от 28.05.2009 г. N 36 данное ходатайство не подлежит удовлетворению.

Исследовав вопрос графической (визуальной), звуковой (фонетической), смысловой (семантической) схожести до степени смешения обозначения, используемого ответчиком с товарным знаком истца, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии их схожести до степени смешения.

Как видно из свидетельства на товарный знак N 349391 истца в виде изображения кочана савойской капусты светло-зеленого, темно-зеленого, зеленого, белого, серого и черного цветов, на котором в центре на белом фоне кочана имеется словесное обозначение, исполненное мелким шрифтом - "СКБ-банк".

На изображении, используемом ответчиком, изображения четырех кочанов савойской капусты, отличаются их расположением, а также отсутствием в центре кочана изображения на белом фоне каких-либо словесных обозначением.

Кроме того, рекламный макет ответчика содержит сведения об ответчике, его телефона, Интернет-сайт, условия предоставления банковских услуг, что не позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца и изображения используемого ответчиком.

При наличии родового фонетического и семантического сходства данных обозначений (оба изображения представляют собою савойскую капусту) отсутствуют основания признать данное сходство достаточным до сходства до степени смешения.

Само по себе изображение савойской капусты на фотографии, используемой ответчиком в рекламной компании, не может означать смешения услуг истца и ответчика.

Истец в нарушение ст. 65 АПК РФ не представил каких-либо доказательств, подтверждающих сходство до степени смешения или угрозу смешения у потребителей данных банков или их услуг.

Напротив, ответчиком представлены доказательства, опровергающие доводы истца о наличии сходства до степени смешения, надлежащую оценку которых суд первой инстанции не дал.

Согласно представленному ответчиком заключению социологического исследования, подготовленному Аналитическим центром Юрия Левады в сентябре 2010 г. об ассоциациях с изображением капусты в рекламе банков/финансовых услуг (л.д.1-26, т.3) большинство (48% всех опрошенных и 61% лиц, у которых не возникли затруднения с ассоциациями) ассоциирует изображение капусты с деньгами/долларами, а треть опрошенных лиц - с овощем.

Из данных данного опроса (с учетом погрешности) следует, что потребители не ассоциирует изображение капусты с конкретным банком, в том числе истцом.

Мнение патентного поверенного Моцного И.Н. (л.д.27-37, т.3), который сделал вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и обозначения используемого ответчиком, суд первой инстанции не оценил в каечтсве доказательства, не указав причины, по которым данное письменное доказательство было отвергнуто им.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд апелляционная жалоба и исковые требования подлежат частичному удовлетворению, а решение суда первой инстанции отмене.

Расходы по госпошлине относятся согласно ст.110 АПК России на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 110, 176, 266-268, п.2 269, п.1 ч.1 270, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 10.09.2010 г. по делу N А40-43031/10-51-343 отменить.

В удовлетворении иска отказать.

Взыскать с ОАО "СКБ-Банк" (ИНН 6608003052, ОГРН 1026600000460 ) в пользу ОАО Национальный Банк "Траст" (ИНН 7831001567, ОГРН 1027800000480 ) расходы по госпошлине в размере 2 000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судьи

М.И. Суслопарова А.И. Трубицын