Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2011 г. N 09АП-21085/2010.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 января 2011 г. N 09АП-21085/2010

г. Москва

Дело N А40-66073/09-51-579

11 января 2011 г.

N 09АП-21085/2010-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 27 декабря 2010 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 января 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.

судей Солоповой А.А., Левченко Н.И.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Салахетдиновым Р.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 28.06.2010 г.

по делу N А40-66073/09-51-579, принятое судьей Васильевой Т.В.,

арбитражными заседателями Белозеровой М.В, Осановой Т.В,

по иску ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ"

к "Серум Инститьют оф Индия Лтд." (Индия)

о защите прав на патент

в судебном заседании участвуют:

от истца: Шмырков С.В. (по доверенности от 13.09.10), Гривков О.Д. (по доверенности от 13.09.10), Борисова В .Н. (по доверенности от 01.11.10), Шолтырева О.А. (по доверенности от 02.11.10)

от ответчика: Цветкова Е.О. (по доверенности от 14.12.10), Нилова М.И. (по доверенности от 14.12.10), Пономарева Н.В. (по доверенности от 14.12.2010), Яшванта Б. Умралкар (по доверенности от 20.07.09)

УСТАНОВИЛ

Закрытое акционерное общество Научно-производственная компания "Комбиотех" (далее истец, ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к "Serum Institute of India Ltd" (далее ответчик, "Серум Инститьют оф Индия Лтд."), имеющему представительство на территории Российской Федерации в г. Москве: 1) о признании незаконным использования компанией "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") изобретения - рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита В, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", осуществляемого в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком, утвержденной Главным санитарным врачом РФ 17-01-2006 г. N 01-11.2-06; 2) об обязании компании "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") прекратить нарушение исключительных прав ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" на изобретение, охраняемое патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, выраженное в использовании компанией "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") указанного изобретения без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", осуществляемом в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой ответчиком, утвержденной Главным санитарным врачом РФ 17-01-2006 г. N 01-11.2-06; 3) запрещении компании "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") использовать любым способом изобретения - рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита В, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, без согласия патентообладателя - 3AО НПК "КОМБИОТЕХ" (согласно уточненному в порядке ст. 49 АПК РФ предмету иска).

Решением суда от 28.06.2010 г. в удовлетворении исковых требовании отказано.

В качестве одного из оснований к отказу в иске суд сослался на спорность выводов комплексной патентно-технической экспертизы изложенных в экспертном заключении от 23.11.2009 в части признака N 6 (способ получения) независимого п.5 формулы изобретения по патенту РФ N 2238105 и руководствуясь ч. 5 ст. 71 АПК РФ об отсутствии для суда заранее установленной силы любых доказательств пришел к иному нежели комиссия экспертов к выводу в отношении признака N 6.

Обосновывая собственное несогласие с выводами проведенной по делу комплексной патентно-технической экспертизы в части способа получения, суд сослался на нормативный документ НД 42-13956-05, в котором указано, что производимая ответчиком вакцина гепатита В рекомбинантная (рДНК) получена путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula Polymorpha K-3/8-1, в которые встроен поверхностный ген антигена вируса гепатита В (HbsAg), то есть другого, отличного от указанного в патенте истца RU 2238105 штамма и на сравнительную таблицу (т.3 л.д. 6-7).

Вторым основанием к отказу в иске послужило отсутствие доказательств, что ответчик вводит в гражданский оборот, предлагает к продаже, продает, хранит вакцину на территории Российской Федерации.

Не согласившись с принятым решением, истец в апелляционной жалобе указывает на не научность выводов суда в связи с необходимостью для подобной оценки специальных знаний в области иммуно-биологии, и на допущенное судом первой инстанции процессуальное нарушение, влекущее безусловную отмену судебного акта ввиду рассмотрения дела в незаконном составе суда (п.1 ч.4 ст. 270 АПК РФ).

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия находит решение суда от 28 июня 2010 г. подлежащим отмене по доводам, касающимся неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, и несоответствия выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Как усматривается из материалов судебного дела, определением суда от 16 декабря 2009 г. было удовлетворено ходатайство ответчика о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей, сторонам предложено заявить о кандидатурах арбитражных заседателей (т.7 л.д. 73).

Определением от 03 февраля 2010 г. сформирован состав суда: председательствующий судья Васильева Т.В., арбитражный заседатель Жуков О.А. (кандидатура, избранная ответчиком), Белозерова Н.В. (кандидатура, назначенная судом, так как истец правом выбора кандидатуры арбитражного заседателя не воспользовался, т.9 л.д. 125).

Определением суда от 18 марта 2010 г. в связи с неявкой Жукова О.А. по причине невозможности принять участие в судебном заседании, отсутствия волеизъявления ответчика на выбор другой кандидатуры арбитражного заседателя, судом в порядке ч.2 ст. 18 АПК РФ произведена замена арбитражного заседателя Жукова О.А. на арбитражного заседателя Осанову Т.В.

Как следует из отзыва ответчика на апелляционную жалобу, суд первой инстанции не лишал ответчика процессуального права на выбор другой кандидатуры арбитражного заседателя (т.12 л.д.57).

Указанные обстоятельства ответчик подтвердил под протокол заседания суда апелляционной инстанции от 09-16 сентября 2010 г. (т.13 л.д.122).

Таким образом, довод истца о нарушении судом первой инстанции разъяснений п. 7 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 г. N 82 в части права ответчика на выбор другой кандидатуры арбитражного заседателя не нашел своего подтверждения.

Более того, основанием, влекущим безусловную отмену судебного акта ввиду рассмотрения дела в незаконном составе суда могло бы явиться нарушением судом именно принципа коллегиальности рассмотрения дела в суде первой инстанции (ч.1 ст. 17 АПК РФ), если бы спор вопреки ходатайству ответчика о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей был бы разрешен судом первой инстанции единолично, что в настоящем деле не произошло.

Данная позиция подтверждена Постановлением Президиума ВАС РФ от 19.07.2005 г. N 4994/05.

Исходя из принципа единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права (п.1 ч.1 ст. 304 АПК РФ ), суд апелляционной инстанции считает необходимым придерживаться высказанной Высшей судебной инстанцией правовой позиции.

В заседании суда апелляционной инстанции 09-16.09.2010 г. истец заявил ходатайство о назначении повторной комплексной судебной патентно-технической экспертизы, предложив следующие кандидатуры экспертов: Пономареву Н.Г., Тарантула В.З., Калебину Т.С.

Определением суда от 16.09.2010 дело слушанием отложено, сторонам предложено принять меры к согласованию единых кандидатур экспертов до заседания суда апелляционной инстанции, назначенного на 28.09.2010. Стороны к согласию не пришли.

Представитель ответчика против удовлетворения заявленного ходатайства возражал, считая что в деле имеется достаточно иных доказательств для рассмотрения жалобы по существу, экспертиза в настоящее время приведет к получению не относимого доказательства в связи изменением нормативного регулирования, а именно, утверждением Главным государственным санитарным врачом РФ новой инструкции по применению вакцины против гепатита В рекомбинированной (рДНК), суспензии для внутримышечного введения (регистрационный номер N ЛС-001140) от 13.04.2010, о чем представил суду апелляционной инстанции возражения.

Судебная коллегия отклоняет возражения ответчика, поскольку изменение нормативно правового регулирования может влиять на правовую квалификацию спорных правоотношений, но не относится к процессуальным категориям: предмету и основаниям заявленного иска (ст. 49 АПК РФ).

В силу ч.2 ст. 71 АПК РФ вопросы относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности относятся к компетенции суда, в связи с чем мнение стороны спора о достаточности доказательств не может служить основанием к отказу в удовлетворении ходатайства о назначении повторной комплексной судебной патентно-технической экспертизы.

Представитель ответчика предложил следующие кандидатуры для проведения экспертизы: Белков В.М., Шпиз С.Г., Лившиц В.А.

Согласно ч.2 ст. 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Представитель ответчика заявлял ходатайство о назначении повторной экспертизы в суде первой инстанции.

Тем не менее, указанное ходатайство было судом первой инстанции необоснованно отклонено. Правом назначения повторной экспертизы по собственной инициативе суд первой инстанции также не воспользовался (ч. 1 ст. 82 АПК РФ).

Учитывая процессуальную необходимость проверки доводов заявителя жалобы о не научности выводов суда, не обладающего специальными знаниями в области генетики и иммуно-микробиологии, принимая во внимание, что несогласие суда первой инстанции с выводами проведенной по делу комплексной патентно-технической экспертизы базируется на сравнительной таблице (т.3 л.д. 6-7), являющейся частью заключения от 11.09.2009 г. об отсутствии нарушения патентных прав, охраняемых патентом РФ N 2238105 выполненного патентным поверенным Ниловой М.И., представлявшей согласно вводной части обжалуемого решения интересы ответчика по делу, что в свою очередь привело к тому, что против выводов комиссии экспертов были положены возражения представителей стороны спора, а также исходя из выраженных ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции сомнений в объективности экспертов Агафоновой М.О. и Тер-Аванесяна М.Д., являющихся соавторами штамма VКМ Y-2924 D, используемого в вакцине истца, что подтверждено описанием изобретения к патенту (т.10 л.д. 12) определением суда апелляционной инстанции от 30.09.2010 г. по настоящему делу назначена повторная комплексная патентно-техническая экспертиза, производство которой поручено Белкову Владимиру Михайловичу, имеющему высшее образование по специальности "химия", ученую степень кандидата химических наук, статус патентного поверенного с 23.12.2003, занимающему должность руководителя группы по патентной работе ЗАО "АГРИ", Лившицу Виталию Александровичу, имеющему высшее образование по специальности "врач-лечебник", ученую степень доктора биологических наук, стаж работы по специальности 32 года, занимающему должность старшего научного сотрудника лаборатории N 1 ЗАО "АГРИ", Тарантулу Вячеславу Залмановичу, имеющему высшее образование по специальности "биохимия", ученую степень доктора биологических наук, стаж работы по специальности 36 лет, занимающему должность заместителя директора по научной работе Учреждения Российской академии наук Института молекулярной генетики РАН.

Проведенная по делу повторная экспертиза в целом подтвердила выводы первоначальной экспертизы об идентичности вакцины ответчика вакцине истца по признакам независимых пунктов формулы изобретения по патенту РФ N 2238105 от 1 до 5, спорным остался признак 6 "способ получения", в результате чего в суд апелляционной инстанции были представлены 2 экспертных заключения: выполненное экспертом Тарантулом В.З. (т.14 л.д. 71-83) и совместное заключение экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А. (т.15 л.д. 2-22).

Как следует из материалов дела, собранных судом первой инстанции и дополнительно приобщенных судом апелляционной инстанции, истец является обладателем исключительных имущественных прав на изобретение-рекомбинантная вакцина для профилактики вирусного гепатита В, охраняемое по патенту Российской Федерации N RU 2238105 с датой приоритета изобретения - 14.03.2003 г.

Изобретение по патенту RU 2238105 представляет собой рекомбинантную вакцину для профилактики вирусного гепатита В, содержащую эффективное количество поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), адъювант и физиологически приемлемый разбавитель, отличающуюся тем, что в качестве антигена вируса гепатита В рекомбинантная вакцина содержит HBsAg/adw полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPMY-2412, или HBsAg/ayw, полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta VKPM Y-2924D.

Ответчик - Компания "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд." - производит на территории Индии вакцину гепатита В рекомбинантную, которая содержит очищенный поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAg), полученный путем культивирования генетически модифицированных дрожжевых клеток Hansenula polymorpha, в которые встроен ген антигена (HBsAg), консервант - тиомерсал. Вакцина, производимая ответчиком, представляет собой гомогенную суспензию белого с серым оттенком цвета, без видимых посторонних включений, при отслаивании разделяющуюся на 2 слоя: верхний - бесцветная прозрачная жидкость, нижний - белый осадок, легко разбивающийся при встряхивании.

Компания "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") является юридическим лицом, созданным по праву Индии. На территории Российской Федерации компания "Серум Инститьют оф Индия" имеет представительство, зарегистрированное в соответствии с действующим законодательством РФ (Свидетельство N 14175.1 о внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний от 30.08.2007 г., Разрешение N10180.1 на открытие представительства на территории РФ от 30.08.2007 г., Свидетельство от 20.10.2004 г. о постановке на учет в налоговом органе). Само представительство не является юридическим лицом и функции его сводятся к представлению интересов компании на территории Российской Федерации и защите прав компании.

Вакцина, производимая ответчиком, действительно широко распространена на территории Российской Федерации. Ответчик занимается производством вакцины на территории Индии по лицензиям и с использованием патентов США и Германии.

В соответствии с лицензией от 30.06.1988 г. N 10, удостоверением от 15.09.2003 г. об обновлении указанной лицензии, удостоверениями BO3-GMP от 08.10.2004 г., 13.02.2009 г., удостоверением GMP от 15.05.2009 г. компания "Серум Инститьют оф Индия" является обладателем права на производство для продажи на экспорт ряда лекарственных средств, в числе которых Вакцина против Гепатита-В (рДНК) (п.п. 26-27,31-32,36-37 Приложения к удостоверению об обновлении лицензии).

В соответствии с удостоверениями N N WHO-GMP-CERT/ PD/67, WHO-GMP-CERT/ PD/New-144, WHO-GMP-CERT/ PD/New-23, WHO-GMP-CERT/ PD/ Ext-85 компания "Серум Инститьют оф Индия" является владельцем лицензии препарата -вакцины против Гепатита В (рДНК), за N 10 (В Бланке 28-D) 21.07.2000 г. Из Приложений к указанным удостоверениям следует, что Российская Федерация указана в числе импортирующих указанную вакцину стран.

Истец заявил настоящий иск на том основании, что ответчик использует патент N 2238105, вводя в гражданский оборот в Российской Федерации вакцину для профилактики вирусного гепатита В собственного производства.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии со статьей 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:

1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;

3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;

4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.

В силу п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 названной статьи.

Из материалов дела следует, что спорная вакцина гепатита В для профилактики вирусного гепатита В, производимая ответчиком, зарегистрирована Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития (регистрационное свидетельство ЛС-001140 от 19.01.2006 г.). Ответчик предлагает к продаже и как экспортер (продавец) вводит в гражданский оборот на территории Российской Федерации и реализацию на территории Российской Федерации вакцину гепатита В (рДНК) собственного производства, что подтверждается Контрактом N EXP/ EPID/01-2007 от 15.03.2007 г., заключенным между ответчиком и ООО "ЭПИДБИОМЕД-ИМПЕКС", спецификациями к нему, грузовыми таможенными декларациями на поставку спорной вакцины ответчика в Россию, инвойсами, сертификатами, авианакладными, заключением Росздравнадзора, лицензией Минэкономразвития, упаковочными листами (т.16 л.д.2-29). Поэтому возражения ответчика относительно того, что истец не доказал введение вакцины ответчика в гражданский оборот в Российской Федерации отклоняются судебной коллегией как несостоятельные. Кроме того, сам ответчик в своих отзывах на исковое заявление (т.2 л.д.9, т.7 л.д. 86) признал факт введения вакцины гепатита В собственного производства в гражданский оборот в России.

Данное обстоятельство отражено в описательной части решения.

Между тем, в мотивировочной части решения суд первой инстанции пришел к противоположному выводу, указав, что факт ввода ответчиком вакцины в гражданский оборот в Российской Федерации истцом не доказан, в связи с чем вывод суда первой инстанции об отсутствии доказательств ввоза ответчиком собственной вакцины и ее распространения на территории Российской Федерации противоречит фактическим обстоятельствам дела (п. 3, ч.1 ст. 270 АПК РФ).

С учетом положений п. 2 ст. 1358 ГК РФ использованием исключительных прав в форме распространения является, в том числе, предложение к продаже вакцины и иные способы её введения в гражданский оборот. Уже само по себе заключение ответчиком Контракта N EXP/ EPID/01-2007 от 15.03.2007 г. свидетельствует о предложении спорной вакцины ответчика к её продаже на территории России (п. 1.1. 1.2, 2.2 и другие условия указанного Контракта). Факт ввоза и распространения вакцины также подтверждается письмом Роспотребнадзора (т.1 л.д.33).

Применительно к ст. 1350 ГК РФ указанная вакцина истца относится к продукту биотехнологии (генной инженерии), что следует из описания к указанному патенту истца. Поскольку истец обосновывает свои требования наличием нарушений его патентных прав путем использования его изобретения на его продукт путем введения в гражданский оборот в Российской Федерации продукта ответчика, то по смыслу п. 3 ст. 1358 ГК РФ необходимо установить, используется ли в спорной вакцине ответчика каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте формулы изобретения, содержащийся в указанном патенте истца, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении спорной вакцины ответчика действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 ГК РФ.

Для установления факта использования ответчиком в вакцине изобретения истца по указанному патенту арбитражным апелляционным судом назначена повторная патентно-техническая экспертиза. В качестве экспертов привлечены Тарантул В.З., Лившиц В.А. и Белков В.М.

В ходе проведения экспертизы эксперт Тарантул В.З. высказал мнение, отличное от мнения других экспертов и представил отдельное экспертное заключение.

Согласно выводу экспертного заключения Тарантула В.З. ( т. 14 л.д.71-83) вакцина гепатита В рекомбинатная (рДНК) компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения патента РФ N 2238105, зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 20 октября 2004 года с приоритетом 14 марта 2003 года, т.е. известным до 19.01.2006 г.

При этом эксперт Тарантул В.З. признал, что признаки, используемые в вакцине ответчика, идентичными признакам, содержащимся в независимых пунктах 1, 3 и 5 формулы указанного изобретения истца, а именно, такой вывод имеется по сопоставлению с признаками 1-4 всех названных независимых пунктов формулы изобретения, также - с признаком 5 независимого пункта 1 формулы указанного изобретения; признак 5 вакцины ответчика (в сопоставлении с независимыми пунктами 3 и 5 формулы изобретения) и признак 6 вакцины ответчика в сопоставлении с признаком 6 всех названных независимых пунктов формулы изобретения признаны эквивалентными.

Свои выводы по поводу эквивалентности признаков эксперт Тарантул В.З. основывал на том, что один и тот же результат (поверхностный антиген вируса гепатита В) достигается одинаковым путем с применением рекомбинантных штаммов одного вида.

Штаммы по патенту и штамм ответчика как штаммы-продуценты одного и того же действующего начала вакцины для профилактики вирусного гепатита В эквивалентны.

Арбитражный апелляционный суд вопреки доводам ответчика считает, что указанное экспертное заключение Тарантула В.З. является надлежащим и соответствующим нормам процессуального законодательства.

В экспертном заключении комплексной патентно-технической экспертизы от 26 октября 2010 года ( т. 15 л.д.2-22), подготовленном экспертами Лившицем В.А. и Белковым В.М., содержится следующий вывод: вакцина гепатита В рекомбинатная (рДНК) компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." не содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах 1,3 и 5, содержащейся в патенте РФ N 2238105 формулы изобретения. Из экспертного заключения следует, что в соответствии с положениями доктрины эквивалентов признак п.1 формулы изобретения патента РФ N 2238105 "полученный путем культивирования штамма дрожжей Pichia angusta ВКПМ Y-2412" и признак "полученный путем культивирования штамма дрожжей Hansenula polimorpha К3/8-1" нельзя признать эквивалентными.

В заседании суда апелляционной инстанции от 02.-11 ноября 2010 г., проходившего с перерывами до 08 ноября 2010 г., 11 ноября 2010 г. после перерыва, объявленного до 08 ноября 2010 г. между экспертами Тарантулом В.З. и Лившицом В.А., отвечавшим за техническую часть заключения в совместной экспертизе Белкова В.М. и Лившица В.А. возникла научная дискуссия о тождественности штамма Hansenula polimorpha К3/8-1 ADW 001/4/7/96, заявленного ответчиком и указанного в нормативном документе HD 42-13956-05 (т.4 л.д. 50) и инструкции по применению вакцины ответчика, утвержденной Главным государственным санитарным врачом РФ от 13.04.2010 г. (т.1 л.д.66), штамму Hansenula polimorpha К3/8-1 по патенту США 6428984, используемому, как утверждают эксперты Белков А.М. и Лившиц В.А., ответчиком при производстве индийской вакцины, в связи с чем в дальнейшем приходят к выводу о различных способах получения вакцин (признак 6 независимой формулы). Истцом путем культивирования штаммов YKPM Y-2412 или/и VKMY-29240, а ответчиком путем культивирования запатентованного патентом США N 6428984 штамма К 3/8-1.

В частности, в своем заключении (т.14 л.д. 81) и письменных пояснениях в порядке ч.3 ст. 86 АПК РФ (т.16 л.д. 104-105) эксперт Тарантул В.З. указывает, что о штамме Hansenula polimorpha К3/8-1 ADW 001/4/96 отсутствуют какие-либо сведения о депонировании штамма в официальной коллекции микроорганизмов в соответствии с общепринятыми в международной практике нормами, имеется только указание на его хранение в Серум Инститьют оф Индия Лтд., отсутствует какое-либо описание штамма. В общедоступных источниках, включая Интернет, отсутствуют сведения о правовой охране данного штамма, в связи с чем приходит к выводу, что штаммы К3/8-1 и К3/8-1 ADW 001/4/7/96 различны.

В связи с использованием в экспертном заключении Белкова В.М. и Лившица В.А. понятий производственного штамма Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 и штамма K 3/8-1 как синонимов: "Из документов следует, что вакцина содержит HВsAg, полученный с помощью производственного штамма Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 (в дальнейшем - Hansenula polymorpha K 3/8-1" (т.15 л.д.11), судом 08.11.2009 г. задан эксперту Лившицу В.А. вопрос: Из каких источников усматривается тождественность данных штаммов? Эксперт Лившиц В.А. пояснил, что в американском патенте N 6428984, статье Яновича о получении антигенов, опубликованной в журнале "Вакцины" в 2002 г., (приложение к экспертному заключению Белкова В.М. и Лившица В.А.) описывается антиген Hansenula polymorpha, указания на штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 в перечисленных источниках отсутствуют.

Каких-либо научных источников, где бы встречалось написание "производственный штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96" (в дальнейшем Hansenula polymorpha K 3/8-1)" либо делался вывод о тождественности данных штаммов, или прямо говорилось, что штаммы являются одинаковыми, эксперт Лившиц В.А. указать не смог.

В обоснование того факта, что штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 и Hansenula polymorpha K 3/8-1 являются одним и тем же штаммом ответчик приобщил дополнительные доказательства (т.17 л.д. 13-100), из которых следует, что разработчиком штамма К 3/8-1 является компания Rhein Biotech GmbH, что соответствует американскому патенту 6428948В1 (т.18 л.д. 120), описанию изобретения к европейскому патенту ЕР 1 088076В1 (т.9 л.д. 89) и удостоверению приоритета при подаче заявки на получение патента от 23.04.1999 (т.6 л.д.86).

Единственными доказательствами, в которых имеется аббревиатура Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 являются отчет по банку клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 от 30.07.1996 г. и протокол изготовителя по производству рабочего банка клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 от 02.07.1996 г., выполненные компанией TransGene Vaccine Ltd. (т.17 л.д. 18; 24-28), то есть не компанией Rhein Biotech GmbH - разработчиком штамма K 3/8-1.

Между тем в Истории штамма дрожжей Hansenula polymorpha K 3/8-1 (т.17 л.д.96-100), выпущенной компанией Rhein Biotech GmbH по состоянию на 27.01.1999 г. отсутствуют указания на штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 как тождественный.

Более того, в истории штамма K 3/8-1 указан совсем другой рабочий посевной материал ADW 001/12/94/ (т.17 л.д. 100), а банк клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 не упоминается вообще, хотя история штамма К 3/8-1 выпущена позднее отчета от 30.07.1996 г. и протокола от 02.07.1996.

Следует заметить, что и в протоколе от 02.07.1996г. и отчете от 30.07.1996 г. используется терминология банк клеток Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, а не производственный штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, как указано в заключении Белкова В.М., и Лившица В.А.

В представленных в качестве дополнительных доказательств научных статьях (т.17 л.д. 52-90) также отсутствует указание, что штаммы K 3/8-1 и K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 являются одним и тем же штаммом.

При таких обстоятельствах выводы эксперта Тарантула В.З. о том, что штаммы различны не опровергнуты экспертами Белковым В.М. и Лившицем В.А., ссылками на научные источники.

Все дальнейшие выводы экспертов Белкова В.М. и Лившица В.А. основаны на умозаключении о тождественности штаммов K 3/8-1 и K 3/8-1 ADW 001/4/7/96 и, как следствие, невозможности нарушения патентных прав истца, поскольку по способу получения вакцины различны, а именно, вакцина ответчика получается в результате культивирования штамма K 3/8-1 приведенного в патенте США N 6428984.

Однако в связи с недоказанностью, что штамм K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, заявленный самим ответчиком является тем же самым штаммом, что и K 3/8-1, все выводы экспертов Белкова В.М, и Лившица В.А, на предмет сравнения штаммов истца VKPM Y-2412 и VKM Y-2924 D, указанных в формуле изобретения истца и штамма K 3/8-1 являются не относимыми к предмету спора (ст. 67 АПК РФ).

Более того, в выводах заключения (т.15 л.д. 22) эксперты Лившиц В.А. и Белов В.М. констатируя, что вакцина ответчика не содержит каждый признак изобретения истца, указывают только на штамм BKПМ Y-2412, в отношении штамма VKM Y-2924D выводов не содержится вообще.

При этом эксперты Лившиц В.А. и Белков В.М., делая вывод о неприменении к данному случаю доктрины эквивалентов, фактически дают свое юридическое толкование п.3 ст. 1358 ГК РФ в части эквивалентности признаков, сводя свои рассуждения к толкованию охраноспособности и изобретательского уровня. Однако подобный вывод экспертов является правовым, поскольку понятия "новизна" и "изобретательский уровень" являются условием патентоспособности изобретения, в связи с чем суждения экспертов по этим вопросам не могут учитываться при рассмотрении настоящего спора. Подобная правовая позиция подтверждена арбитражной практикой (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2010 г. N 09АП-9876/2010-АК, 09АП-10258/2010-АК, 09АП-10259/2010-АК, оставлено без изменения Постановлением ФАС Московского округа от 16.08.2010 N КА-А40/7715-10-П-3).

Выводы экспертов Лившица В.А. и Белкова В.М., а также соответствующие доводы ответчика о несоответствии указанного изобретения истца условиям патентоспособности (вопросы новизны и изобретательского уровня указанного изобретения) по существу сводятся к правомерности выдачи патента истцу, что не является предметом судебного разбирательства по настоящему делу.

Как разъяснено в п. 10 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" обстоятельства, призванные обосновать недействительность патента, не имеют значения для правильного рассмотрения спора о прекращении нарушения патента.

Поскольку по настоящему делу рассматривается спор о нарушении патентных прав истца, а не спор о правомерности выдачи указанного патента, указанные выводы экспертов не имеют значения для правильного рассмотрения настоящего дела.

В соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ выдача патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть оспорена путем подачи возражения в палату по патентным спорам.

Арбитражный апелляционный суд также принимает во внимание, что материалами настоящего дела подтверждается, что подобные доводы ответчика о неправомерности выдачи указанного патента истца ввиду несоответствия изобретения истца условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" рассматривались коллегией палаты по патентным спорам Роспатента 5 февраля 2010 года, и 9 апреля 2010 года было принято решение отказать в удовлетворении возражения представителя ответчика Ниловой М.И. и оставить в силе указанный патент истца.

Таким образом, заключение эксперта Тарантула В.З. полностью подтверждает выводы комплексной патентно-технической экспертизы, проведенной при рассмотрении дела в суде первой инстанции о том, что вакцина ответчика содержит каждый признак изобретения, приведенный в независимых пунктах формулы изобретения патента РФ N 223105, в связи с чем довод заявителя апелляционной жалобы о не научности выводов суда первой инстанции нашел свое подтверждение.

Более того, отклоняя выводы первоначальной экспертизы и соглашаясь с позицией ответчика о неэквивалентности вакцины по признаку N 6 (способ получения) суд первой инстанции сослался на использование ответчиком штамма Hansenula polymorpha K 3/8-1, что усматривается из нормативного документа HD 42-13956-05.

Однако, нормативный документ HD 42-13956-05 (т.4 л.д. 50) содержит указание не на штамм K 3/8-1, а на штамм Hansenula polymorpha K 3/8-1 ADW 001/4/7/96, о различии которых указано выше.

Следовательно, данный вывод суда первой инстанции не соответствует фактическим обстоятельствам дела (п.3 ч.1 ст. 270 АПК РФ).

В заседании суда апелляционной инстанции от 28.09.2010 г. (т.14 л.д. 83) ответчиком заявлялось и впоследствии было снято ходатайство о допросе в качестве свидетелей профессоров Синеокого С.П. и Носикова В.В., в связи с приобщением судом первой инстанции письменного мнения специалистов, подписанного указанными профессорами (т.7 л.д.88).

Согласно ч.2 ст.88 АПК РФ, арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как вещественное доказательство.

Судебная коллегия не усматривает необходимости в допросе Синеокого С.П. и Носикова В.В. по собственной инициативе, поскольку при формировании комиссии экспертов ответчик ходатайств о привлечении Синеокого С.П. и Носикова В.В, в качестве экспертов не заявлял.

Учитывая, что мнение специалиста, как процессуальный институт в АПК РФ отсутствует, допрос указанных свидетелей фактически означал бы проведение по делу третьей внепроцессуальной экспертизы, при отсутствии соответствующих ходатайств сторон и обоснования процессуальной необходимости.

Исходя из изложенного правового анализа вышеуказанных заключений экспертов и имеющихся в деле доказательств, арбитражный апелляционный суд приходит к выводу, что изобретение истца используется в спорной вакцине ответчика.

Исходя из этого, арбитражный апелляционный суд считает, что право истца на указанное изобретение подлежит судебной защите, поскольку указанный патент на изобретение не признан недействительным в установленном законом порядке, в том числе по причине несоответствия изобретения истца новизне и изобретательскому уровню.

Вопреки доводам ответчика регистрация его вакцины Федеральной службой в сфере здравоохранения и социального развития сама по себе не свидетельствует об отсутствии нарушений патентных прав истца, поскольку Росздравнадзор в своем письме, имеющемся в деле, указал, что вопрос соблюдения патентных прав не входит в его компетенцию.

При этом право на использование патента Российской Федерации N 2238105 у ответчика отсутствует, что следует из материалов дела и не опровергается самим ответчиком. Соглашение о передаче исключительных прав на использование указанного изобретения между истцом (патентообладателем) и ответчиком не заключалось.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что действия ответчика по использованию изобретения истца являются нарушением указанного патента и исключительных прав истца.

В связи с тем, что сторонам не удалось согласовать совместную кандидатуру переводчика документов, приложенных к экспертному заключению Белкова В.М. и Лившица В.А., судом апелляционной инстанции определением от 11 ноября 2010 г. привлечено для перевода НРОУ "Союз преподавателей и переводчиков иностранного языка", имеющее заключенный с Девятым арбитражным апелляционным судом договор N 24/10 от 01.10.2010 г. на оказание услуг по письменному переводу документов с русского языка на иностранные языки, с иностранных языков на русский язык и подтверждения подлинности перевода,

23 декабря 2010 г. перевод поступил в суд, поскольку на 23 декабря на депозитном счете Девятого арбитражного апелляционного суда имелись неизрасходованные денежные средства, внесенные ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", денежная сумма в размере 41 580 руб., подлежащая выплате переводчику на основании акта приемки-сдачи работ от 21.11.2010 г. и счета 211 от 21.12.2010 г. подлежит перечислению с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда в пользу НРОУ "Союз преподавателей и переводчиков иностранного языка" за счет внесенных ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" по платежному поручению N 702 от 15.09.2010 г. денежных средств, о чем вынесено определение в форме отдельного судебного акта (ст. 106 АПК РФ).

Расходы ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" на оплату услуг экспертов: Гавриловой Е.Б., Агафонова М.О., Тер-Аванесяна М.В., понесенные на основании определения Арбитражного суда города Москвы от 30.06.2010 г. (т.12 л.д.35) подлежит возмещению за счет ответчика в сумме 200 000 руб. (ст. 110 АПК РФ).

Расходы ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" на оплату услуг перевода, выполненного НРОУ "Союз преподавателей и переводчиков иностранного языка" подлежит возмещению за счет ответчика в сумме 41 580 руб. (ст.110 АПК РФ).

Излишне внесенные ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" денежные средства на депозитный счет Девятого арбитражного апелляционного суда подлежат возврату истцу в общей сумме 208 420 руб. (ст. 110 АПК РФ).

Расходы по оплате госпошлины за рассмотрение иска и апелляционной жалобы возмещаются истцу за счет ответчика в общей сумме 8 000 руб. (ст. 110 АПК РФ).

Вопрос о возврате ответчику 300 000 руб., внесенных на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы по платежному поручению N 28 от 01.10.2009 г., должен быть разрешен судом первой инстанции в порядке ст. 112 АПК РФ отдельным определением, поскольку Девятый арбитражный апелляционный суд не наделен полномочиями выносить распорядительные акты в отношении денежных средств, внесенных на депозитный счет Арбитражного суда города Москвы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266-268, ч.2 ст. 269, п.1 и 3 ч.1 ст. 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 июня 2010 года по делу N А40-66073/09-51-579 отменить.

Признать незаконным использование компанией "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") изобретения - рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита В, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ", осуществляемое в форме ввоза в Российскую Федерацию, предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." и имеющей признаки, указанные в инструкции по применению вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК).

Обязать компанию "Serum Institute of India Ltd." ("Серум Инститьют оф Индия Лтд.") прекратить нарушение исключительных прав ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" на изобретение, охраняемое патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105, выраженное в использовании компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд." указанного изобретения без согласия патентообладателя - ЗАО НПК "КОМБИТЕХ", осуществляемое в форме ввоза в Российскую Федерацию предложения к продаже, продажи и хранения в Российской Федерации вакцины гепатита В рекомбинантной (рДНК), производимой компанией "Серум Инститьют оф Индия Лтд.".

Запретить компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." использовать любым способом на территории Российской Федерации изобретения рекомбинантной вакцины для профилактики вирусного гепатита В, охраняемого патентом на изобретение Российской Федерации N 2238105 без согласия патентодателя - ЗАО НПК "КОМБИТЕХ".

Взыскать с компании "Серум Инститьют оф Индия Лтд." в пользу ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" 249 580 руб. - в возмещение судебных расходов по оплате госпошлины за рассмотрение иска, апелляционной жалобы, оплате вознаграждения экспертов, вознаграждения переводчиков.

Возвратить ЗАО НПК "КОМБИОТЕХ" с депозитного счета Девятого арбитражного апелляционного суда 200 000 руб. - внесенных по платежному поручению N 696 от 14.09.2010 и 8 420 руб. - внесенных по платежному поручению N 702 от 15.09.2010.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко А.А. Солопова