Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 августа 2010 г. N КА-А40/7715-10-П-3 по делу N А40-78293/09-5-532 Признавая недействительным решение патентного органа об отказе в удовлетворении возражений против выдачи патента на изобретение, суд исходил из наличия оснований для признания оспариваемого решения недействительным, так как спорное изобретение не соответствует условиям патентоспособности, кроме того, наличие спорного патента препятствует производителям, в том числе заявителю, в выпуске ряда видов майонезов, рецептура которых может содержать все признаки формулы спорного изобретения

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 16 августа 2010 г. N КА-А40/7715-10-П-3 по делу N А40-78293/09-5-532

ГАРАНТ:

Резолютивная часть постановления объявлена 10 августа 2010 г.

Федеральный арбитражный суд Московского округа в составе:

председательствующего-судьи Шишовой О.А.,

судей Антоновой М.К., Черпухиной В.А.,

при участии в заседании:

от истца (заявителя) ЗАО "Эссен Продакшн АГ" Шорин В.С. - доверенность N 11/К от 1 сентября 2009 года, Полухин Е.М. - доверенность от 23 января 2010 года, Иванов М.Ю. - доверенность от 23 января 2009 года; от ООО "Оптовик" - Шорин В.С. - доверенность N 106/2009 от 18 августа 2009 года;

от ответчика Роспатент - Маркин Д.Н. - доверенность N 01/25-9/41 от 13 января 2010 года;

от третьего лица ФГУ ФИПС - Барабашкин В.А. - доверенность N 41-84-12 от 18 января 2010 года; от ОАО "Казанский жировой комбинат" - Колеров И.А. - доверенность N 503 от 19 июля 2010 года,

рассмотрев 10 августа 2010 года в судебном заседании кассационные жалобы ЗАО "Эссен Продакшн АГ"; Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам; ОАО "Казанский жировой комбинат" на решение от 9 сентября 2009 года Арбитражного суда города Москвы, принятое судьёй Тарасовым Н.Н., на постановление от 24 мая 2010 года Девятого арбитражного апелляционного суда, принятое судьями Захаровым С.Л., Гончаровым В.Я., Москвиной Л.А., по иску (заявлению) ЗАО "Эссен Продакшн АГ"; ООО "Оптовик" о признании недействительным решения к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) третьи лица: ФГУ "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"; ОАО "Казанский жировой комбинат", установил:

ЗАО "Эссен продакшн АГ" (заявитель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением (с учетом уточнений требований заявленных требований) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 05.02.2009 г., которым ЗАО "Эссен продакшн АГ" отказано в удовлетворении, поданных им возражений против выдачи патента на изобретение от 30.01.2008 г., а Патент Российской Федерации на изобретение N 2284127 оставлен в силе.

Одновременно в Арбитражный суд города Москвы обратилось ООО "Оптовик" с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.04.2009, которым оставлены без удовлетворения возражения этого лица против правовой охраны Патента Российской Федерации на вышеуказанное изобретение.

Заявления объединены в одно производство.

ООО "Оптовик" заявило отказ от заявленных требований, в порядке п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, который принят судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 09.09.2009 г., заявленные требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО "Казанский жировой комбинат" (далее ОАО "КЖК"), ЗАО "Эссен продакшн АГ", Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент), обратились с жалобами в суд апелляционной инстанции.

Определением от 07.12.2009 г. суд апелляционной инстанции привлек к участию в деле автора оспариваемого изобретения - Харитонова Дмитрия Алексеевича в качестве третьего лица.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2010 г. решение суда первой инстанции отменено. Производство по делу прекращено. Отменяя решение суда первой инстанции, и, прекращая производство по делу, суд апелляционной инстанции исходил из того, что рассматриваемый спор затрагивает в первую очередь право автора (Харитонова Д.А.) на патент, в связи с чем указанный спор неподведомственен арбитражному суду.

Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 06.04.2010 г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 08.02.2010 г. по делу NN А40-78293/09-5-532, А40-20875/09-5-246 отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд на новое рассмотрение.

Отменяя постановление суда апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции исходил из того, что судом апелляционной инстанции нарушены положения ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку при наличии патентообладателя и отсутствии спора о праве на авторство на изобретение и спора о праве автора изобретения на получение патента, автор изобретения не может быть признан лицом, обладающим правами и обязанностями по защите изобретения, в связи с чем привлечение его к участию в деле в качестве третьего лица неправомерно.

При новом рассмотрении дела суд апелляционной инстанции, исключил из числа лиц, участвующих в деле - автора изобретения (Харитонова Д.А.).

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.05.2010 г. решение суда первой инстанции от 09.09.2009 г. оставлено без изменения.

Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд апелляционной инстанции исходил из того, что спорное изобретение не соответствует условиям патентоспособности.

Законность судебных актов проверяется в порядке статей 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по кассационным жалобам ЗАО "Эссен Продакшн АГ"; Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и ОАО "Казанский жировой комбинат".

По мнению заявителя, мотивировочную часть постановления, принятого судом апелляционной инстанции, надлежит дополнить ссылками на заключения ГУ НИИ питания РАМН N 72/э-2636/и08 от 17.11.2008 г.; N 72/э-2б35/и08 от 17.11.2008 г. и N 72/э-2360/и08 от 14.10.2008 г.

Роспатент и ОАО "КЖК" ссылаются на неправильное применение судебными инстанциями норм материального права, не соглашаются с оценкой, данной судами представленным в материалы дела доказательствам по доводам, изложенным в кассационных жалобах.

В заседании суда кассационной инстанции представитель лиц, подавших кассационные жалобы, поддержали свои жалобы по изложенным в них доводам.

Представители заявителя просили изменить принятые по делу судебные акты, отказав в удовлетворении жалоб Роспатента и ОАО "КЖК".

Представленный обществом отзыв на кассационную жалобу приобщен к материалам дела.

Представители Роспатента, ФГУ ФИПС и ОАО "КЖК" просили отказать в удовлетворении кассационной жалобы заявителя, удовлетворив жалобы Роспатента и ОАО "КЖК".

Отзывы на кассационную жалобу не представили.

Как установлено судебными инстанциями, 30.01.2008 г. в Роспатент поступило возражение заявителя против выдачи патента Российской Федерации RU N 2284127 С1 с приоритетом от 1 апреля 2005 года, выданный на имя ОАО "КЖК" на изобретение "Майонез", мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности "промышленная применимость" и "изобретательский уровень".

Оспариваемым решением Роспатента от 05.02.2009 г. заявителю отказано в удовлетворении возражения, спорный патент оставлен в силе.

Спорный патент выдан на имя ОАО "КЖК" с формулой изобретения, определяющей объем его правовой охраны, независимый пункт, который включает следующую совокупность признаков: "Майонез, содержащий масло растительное рафинированное дезодорированное, сахар-песок, поваренную соль, 80%-ную уксусную кислоту, пищевые добавки и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит молоко сухое и свежее перепелиное яйцо, при следующем соотношении компонентов мас. %: масло растительное рафинированное дезодорированное 20,0-70,0; сахар-песок 0,01-5,0; свежее перепелиное яйцо 0,1-10,0; уксусная кислота 80% 0,2-1,0; поваренная соль 0,01-2,0; молоко сухое 0,01-5,0; пищевые добавки 0,50-2,0; вода".

В соответствии с возражениями заявителя, использование в формуле спорного изобретения в качестве основного существенного признака понятия "свежее перепелиное яйцо" является неопределенным неидентифицируемым признаком, в связи с чем должно быть исключено из рассматриваемых существенных признаков и их правовой охраны. Оставшаяся после исключения из правовой охраны понятия "свежее перепелиное яйцо" совокупность существенных признаков формулы изобретения не соответствует условию "изобретательский уровень" и является стандартной рецептурой майонеза. Так же спорный патент не соответствует критерию "промышленная применимость", поскольку не дает понимания специалисту на основании уровня техники смыслового содержания данного признака.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения общества с заявлением в Арбитражный суд города Москвы.

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалоб, выслушав представителей сторон, суд кассационной инстанции считает, что решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции следует оставить без изменения, кассационные жалобы без удовлетворения.

Доводы жалобы заявителя о необходимости дополнить мотивировочную часть постановления суда апелляционной инстанции ссылками на заключения ГУ НИИ питания РАМН N 72/э-2636/и08 от 17.11.2008 г.; N 72/э-2б35/и08 от 17.11.2008 г. и N 72/э-2360/и08 от 14.10.2008 г., не могут быть приняты судом кассационной инстанции, поскольку отсутствие в мотивировочной части ссылки на часть документов, представленных сторонами в обоснование их позиции по делу, не привело к принятию неправильного решения по делу.

Доводы жалоб ОАО "КЖК" и Роспатента не могут быть приняты судом кассационной инстанции по следующим основаниям.

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.06.2009 г. по ходатайству заявителя назначена комплексная судебно-техническая экспертиза.

По результатам экспертизы составлено заключение от 07.08.2009 N 10-567, в соответствии с которым анализ состава майонеза по оспариваемому патенту свидетельствует, что в нем используется стандартная майонезная рецептура, соответствующая ГОСТу РФ N 30004.1-93 "Майонезы. Общие технические условия".

Ближайшим аналогом является решение по патенту Испании ES 2147515.

Кроме того, экспертиза показала, что результат технического изобретения по увеличенному сроку хранения связано с содержанием в составе майонеза консервантов и антиоксидантов, а не с введением в рецептуру свежего перепелиного яйца, как это указано в спорном патенте.

Органолептические показатели, выходящие за рамки вкусового "букета" майонеза, в том числе, как "ярко выраженный яичный вкус и привкус черных маслин", экспертами не установлены.

Приготовленный по указанной в спорном патенте рецептуре майонез имеет естественный яичный вкус без привкуса черных маслин, что полностью совпадает с результатом, достигаемым в патенте Испании ES 2147515.

Таким образом, исходя из изложенных результатов экспертизы, судебные инстанции сделали правильный вывод, согласно которому изобретение по патенту Российской Федерации N 2284127 не соответствуют условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Вопреки доводам жалоб, суд первой инстанции назначил экспертизу в соответсвии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции обоснованно вынес определение от 19.08.2009 г. об отказе в удовлетворении заявления ОАО "КЖК" об отводе экспертам.

Само по себе наличие отношений между Всероссийским научно-исследовательским институтом жиров и заявителем в виде заключенных ранее договоров на оказание услуг, не может само по себе свидетельствовать о заинтересованности экспертного учреждения в исходе рассмотрения настоящего дела.

Кроме того, эксперты, проводившие экспертизу, в соответсвии со статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Доводы жалобы Роспатента фактически сводятся с несогласием с результатами вышеуказанной экспертизы и направлены не переоценку ее результатов.

Вопреки доводам жалобы ОАО "КЖК" оспариваемый ненормативный акт Роспатента нарушает права и законные интересы лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью по производству майонезов.

Наличие спорного патента препятствует производителям, в том числе заявителю в выпуске ряда видов майонезов, рецептура которых может содержать все признаки формулы спорного изобретения.

Доводы жалобы ОАО "КЖК" о том, что настоящее дело рассмотрено по правилам искового производства, а не в соответсвии с положениями главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не могут быть приняты судом кассационной инстанции, как не основанные на фактических обстоятельствах дела.

Рассматривая правомерность оспариваемого ненормативного акта, невозможно установить правомерность его принятия без исследования вопроса о законности выдачи самого патента.

Таким образом, вопреки доводам жалобы ОАО "КЖК", судебные инстанции обоснованно исследовали вопрос о правомерности выдачи патента Российской Федерации N 2284127.

Нарушений судом первой и апелляционной инстанций норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены судебных актов, не установлено.

Принимая во внимание изложенное, оснований для отмены судебных актов не имеется.

Руководствуясь ст.ст. 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил:

решение Арбитражного суда города Москвы от 9 сентября 2009 года и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2010 года по делу N А40-78293/09-5-532, А40-20875/09-5-246 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий судья

О.А. Шишова

Судьи

М.К. Антонова

В.А. Черпухина