Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2011 г. N 09АП-9436/11

г. Москва

Дело N А40-2569/11-27-22

24 мая 2011 г.

N 09АП-9436/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 24 мая 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи: Лаврецкой Н.В.

Судей: Попова В.В., Расторгуева Е.Б.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Я. Туаршевым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ЛИНА" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2011 г. по делу N А40-2569/11-27-22 по иску ООО "ЛИНА" к ООО "МАКДОНАЛДС" о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак

При участии в судебном заседании:

От истца: Малахова Н.Л. (дов. от 10.05.2011)

От ответчика: Титаренко М.А. (дов. от 22.02.2011 N 11/56)

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ЛИНА" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Макдоналдс" об обязании прекратить незаконное использование товарного знака и взыскании с ответчика 1 000 000 руб. компенсации.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.03.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым решением, ООО "ЛИНА" подало апелляционную жалобу, в которой просило решение Арбитражного суда г. Москвы отменить, принять новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель ссылается на статью 1250 ГК РФ, согласно которой отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав. Указывает на неверную оценку судом первой инстанции различительной характеристики товарного знака "С ПЫЛУ С ЖАРУ".

Представитель ООО "ЛИНА" в судебном заседании поддержал доводы апелляционной жалобы.

Представитель ООО "Макдоналдс" в судебном заседании возражал против доводов апелляционной жалобы, представил письменный отзыв на апелляционную жалобу.

Исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, выслушав представителей истца, ответчика, арбитражный апелляционный суд считает, что апелляционная жалоба не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "С ПЫЛУ С ЖАРУ" по свидетельству N 405078 с приоритетом от 25 июня 2009 года в отношении товаров 30 класса МКТУ: блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий.

В качестве доказательства незаконного использования ответчиком товарного знака истец представил распечатки с изображением упаковки, саму упаковку сандвичей Биг Тейсти, производимой ООО "Макдоналдс", содержащую фразу "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", копии кассовых чеков от 11.06.2010, 20.12.2010, заявил требование о прекращении нарушения исключительного права на товарный знак от 15.06.2010

Факт использования словосочетания "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" в предоставляемой продукции ответчиком подтверждается и не оспаривается. Однако указанная фраза размещается на товарах ответчика не в целях идентификации с товарами, производимыми истцом, и без намерения использовать товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" для продвижения своего товара на рынок; данная фраза не выполняет отличительную функцию, присущую товарному знаку, чем руководствовался суд первой инстанции, вынося решение.

Довод апелляционной жалобы о том, что согласно ст. 1250 ГК РФ, отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав, в связи с чем, требования истца являются законными и обоснованными судебной коллегией не принимается.

По смыслу ст. 1477 ГК РФ, товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Соответственно, основное назначение товарного знака состоит в способности индивидуализировать товар конкретного лица и позволять отличать товары одного производителя от товаров другого.

Вопреки доводу истца, использование фразы "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" ответчиком не является нарушением исключительных прав ООО "ЛИНА", поскольку такое использование производится не для идентификации с товарами истца, а употребляется как фразеологизм, устойчивое общераспространенное выражение для описания качеств и свойств реализуемого товара, указывает на то, что предлагаемый к продаже сандвич является горячим, свежеизготовленным, готовым к употреблению продуктом.

Довод истца о неверной оценке судом первой инстанции различительной характеристики товарного знака "С ПЫЛУ С ЖАРУ", однородности производимых истцом и ответчиком товаров отклоняется судебной коллегией.

Как следует из материалов дела, ответчик на основании свидетельств N 62594, N406645, N304225, N132908, является владельцем товарных знаков "MCDONALD'S", "БИГ ТЕЙСТИ", "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ", товарного знака в виде стилизованной буквы "М".

Указанные обозначения, служащие для индивидуализации продукции ответчика являются доминирующими на упаковке, имеют высокую различительную способность, в связи с чем, фраза "С ПЫЛУ, С ЖАРУ" на упаковках сандвича БИГ ТЕЙСТИ не выполняет отличительной функции, присущей товарному знаку.

Согласно п. 3.1 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки.

Согласно свидетельству N 405078 товарный знак "С ПЫЛУ С ЖАРУ" зарегистрирован истцом в отношении товаров 30 класса МКТУ - блины; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия пирожковые; равиоли; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий.

Сандвичи БИГ ТЕЙСТИ, на упаковках которых размещена надпись "С ПЫЛУ, С ЖАРУ", не могут быть отнесены ни к одному их видов продукции, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

Помимо отличия товаров, при производстве их используются различные ингредиенты.

ООО "Макдоналдс" реализует готовую к употреблению продукцию через принадлежащие ему объекты общественного питания.

Таким образом, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству. Нормы материального права применены судом правильно, нарушений норм процессуального права не установлено.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводы суда, положенные в основу решения, и не могут служить основанием для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы.

При таких обстоятельствах Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы ООО "ЛИНА".

Расходы по госпошлине относятся, согласно ст.110 АПК РФ, на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 176, 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд.

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 05.03.2011 г. по делу N А40-2569/11-27-22 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Возвратить ООО "ЛИНА" из федерального бюджета 11 500 руб.излишне уплаченной госпошлины по апелляционной жалобе по платежному поручению N 10321 от 31.03.2011 г.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Лаврецкая

Судьи

В.В. Попов Е.Б. Расторгуев