Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 мая 2011 г. N 18АП-3525/11

г. Челябинск

"23" мая 2011 г.

Дело N А07-20666/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 мая 2011 года

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Костина В.Ю.,

судей Тимохина О.Б., Плаксиной Н.Г.,

при ведении протокола секретарём судебного заседания Ермолиной Ю.А.,

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Прометей Оптим" на решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2011 по делу N А07-20666/2010 (судья Решетников С.А.).

В заседании приняли участие представители:

Башкортостанской таможни - Ромащенко Марина Васильевна (удостоверение N 059305, доверенность N 01-17/570 от 20.01.2011).

Башкортостанская таможня (далее - заявитель, административный орган, таможня) обратилась в Арбитражный суд Республики Башкортостан с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Прометей Оптим" (далее - заинтересованное лицо, общество, ООО "Прометей Оптим") к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 14.01.2011 в качестве потерпевшего по делу в соответствии с п.3 ст. 25.2 КоАП РФ привлечена компания "JETSET RESEARCH LIMITED" (Джетсет Ресеч Лимитед, Нассау, Элизабет Авеню/Ширли Стрит Юнион Соут Билдинг И-2, Багамы).

Решением арбитражного суда первой инстанции от 22.02.2011 заявленное требование удовлетворено, ООО "Прометей Оптим" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 30000 руб. с конфискацией товара, содержащего незаконное воспроизведение товарного знака "Фиорано" (плитка LP 201 600Х600мм в количестве 244,8 кв.м., HP001 600Х600мм в количестве 259,2 кв.м., LP 205 600Х600 мм в количестве 259,2 кв.м., HP206 600Х600 мм в количестве 259,2 кв.м., МР003А 600Х600мм в количестве 201,6 кв.м., МР203 600Х600мм в количестве 201,6 кв.м., 62PXF010А 600Х1200мм в количестве 187,2 кв.м.; 62PXF601А 600Х1200мм в количестве 184,32 кв.м).

Общество не согласилось с указанным решением, считает, что выводы, изложенные в нем, не соответствуют обстоятельствам дела, не полно выяснены обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела и неправильно применены нормы материального права.

В апелляционной жалобе просило решение суда отменить, в удовлетворении заявленного требования отказать. В обоснование доводов жалобы полагает, что в действиях ООО "Прометей Оптим" отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку в рассматриваемой ситуации напольная плитка фирмы "FIORANO", являющаяся предметом нарушения права на товарный знак, не обладает установленными ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации признаками контрафакции, следовательно, ее ввоз на территорию Российской Федерации не образует объективную сторону указанного состава правонарушения. Кроме того, товарный знак "FIORANO" общество не наносило и незаконного использования донного товарного знака не было.

Заинтересованное лицо указывало также на то, что на день вынесения судом первой инстанции решения о привлечении общества к административной ответственности, Закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" утратил силу в связи с введением в действие с 01.01.2008 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Податель апелляционной жалобы отмечал также, что вынося решение, суд первой инстанции не дал надлежащей оценки доказательствам представленным директором общества (оригиналу товарной накладной) и не обоснованно отклонил ходатайство общества о привлечении в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, китайскую компанию "Foshan Dihai Trading Development Co LTD".

Таможня представила отзыв на апелляционную жалобу, в котором отклонила ее доводы, просит оставить без изменения решение суда, считает, что в действиях имеется состав административного правонарушения по ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникает вероятность смешения.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы извещены надлежащим образом, в судебное заседание представители заинтересованного лица и потерпевшего не явились.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено судом апелляционной инстанции в отсутствии представителей заинтересованного лица и потерпевшего.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в деле доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, ООО "Прометей Оптим" зарегистрировано в качестве юридического лица инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Октябрьскому Республики Башкортостан за основным государственным регистрационным номером 1090265000880 (т.1, л.д. 62).

01.06.2010 на Стерлитамакском таможенном посту Башкортостанской таможни по грузовой таможенной декларации (далее - ГТД) N 10401050/010610/П002272 (тов. N 1) ООО "Прометей Оптим", являясь декларантом и получателем, оформило товар: "керамическая плитка неглазурованная, полированная, облицовочная для полов, разных цветов и размеров", имеющий торговое наименование "FIORANO", в количестве 3594.24 м2, 40374 кг., стоимостью 560314,27 руб. (согласно инвойсу N 098/10 от 01.03.2010), ввезенный из Китая, согласно контракту N 010210 от 01.0212010, заключенному между ООО "Прометей Оптим" (Россия) и фирмой "Foshan Dihai Trading Development Co LTD" (Китай), изготовитель: "Фошан Хуйа Керамике Импорт Анд Экспорт Ко Лтд".

В ходе проведенной проверки по определению наличия признаков контрафактности отделом торговых ограничений и экспортного контроля Башкортостанской таможни (далее - ОтТОиЭК БТ) установлено, что товарный знак "FIORANO" ("Фиорано") на территории Российской Федерации зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака, (свидетельство ФГУ ФИПС Роспатента N 388474, приоритет товарного знака: 28.12.2007 срок действия истекает 28.1212017, 19 класса МКТУ), правообладателем которого является Джетсет Ресеч Лимитед, Нассау, Элизабет Авеню/Ширли Стрит Юнион Соут Билдинг И-2, Багамы (BS) и соответственно, является объектом интеллектуальной собственности, в отношении которого на основании Таможенного кодекса Российской Федерации таможенными органами Российской Федерации принимаются меры, в том числе административной ответственности. Вышеуказанный правообладатель является единственным правообладателем товарного знака "FIORANO", сведения о каких-либо заключенных лицензионных договорах на право использования товарного знака по свидетельству N 388474 в базе данных ФГУ ФИПС Роспатента отсутствуют.

Директору ООО "Прометей Оптим" с целью проверки сведений после выпуска товара Башкортостанской таможней направлено письмо (исх. От 13.07.2010 N 01-17/10283) о предоставлении правоустанавливающих документов на указанный товарный знак.

В своих ответах (вх. N БТ от 27.07.2010 р/у и от 02.08.2010 р/у) общество не смогло подтвердить право на использование товарного знака "FIORANO".

В письме правообладателя "Джетсет Ресеч Лимитед" (от 18.06.2010) в ответ на письмо Башкортостанской таможни (от 17.06.2010 исх. N 01- 18/8771) указано, что лицензионный договор и договор переуступки товарного знака "FIORANO" с ООО "Прометей Оптим" отсутствуют, и просит привлечь данное предприятие к ответственности за незаконное использование товарного знака в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проведенной проверкой установлены признаки нарушения статей 1484, 1515 четвертой части Гражданского кодекса, в частности: "лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака...", "товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными".

По факту незаконного использования прав владельца товарного знака, 10.09.2010 в отношении ООО "Прометей Оптим" главным государственным таможенным инспектором ОтТОиЭК БТ вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (10401000-624/2010) по ст. 14.10 КоАП РФ.

В ходе производства по делу об административном правонарушении 20.09.2010 опрошен директор ООО "Прометей Оптим" Лукманов Марат Альфагатович, который показал, что согласно контракту N 010210 от 01.02.2010 в адрес ООО "Прометей Оптим" был поставлен товар керамическая плитка в количестве 3 594,24 кв.м. Данный товар оформлен на Стерлитамакском таможенном посту Башкортостанской таможни по ГТД N 10401050/П002272. На настоящее время оформленный товар по вышеуказанной ГТД на складах ООО "Прометей Оптим" отсутствует в связи с его реализацией. При заключении контракта на поставку керамической плитки китайская сторона представила сертификат на товарный знак "FIORANO" и регистрацию торговой марки "FIORANO". О том, что правообладателем товарного знака на территории является Российская Федерация компания "Джетсет Ресеч Лимитед", ему не было известно. Лукманов М. А. считает, что он не нарушил права правообладателя товарного знака, так как согласно представленным китайской стороной документам, компания является собственником товарного знака "FIORANO", что подтверждается сертификатом о регистрации товарного знака "FIORANO". С правообладателем товарного знака "Джетсет Ресеч Лимитед" на территории РФ договор на использование товарного знака не заключался.

В ходе производства по делу был направлен запрос (от 16.09.2010 N 01- 17/13611) в ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" по вопросу, кому принадлежит товарный знак "FIORANO", а также, имеет ли право компания "Foshan Huiya Ceramics Import Export Co., Ltd" на реализацию плитки керамической торговой марки "FIORANO". Согласно ответу (от 22.09.2010 N 41-2543-12) следует, что правообладателем товарного знака "FIORANO" ("Фиорано") свидетельство N 388474 является компания "Джест Ресеч Лимитед" (Нассау, Элизабет Аваню/ Ширли СтритЮнион Соут Билдинг И-2, Багамы (BS). Регистрация лицензионных договоров на право использования товарного знака не производилась.

Определением о назначении экспертизы от 22.09.2010 в ходе административного расследования по делу назначена экспертиза, связанная с исследованием объектов интеллектуальной собственности, производство которой поручено ГУ Республиканский научно-технологический и информационный комплекс "Баштехинформ" (патентно-консультационный центр) находящийся по адресу г. Уфа, ул. Кирова, 15.

Из заключения экспертизы от 25.10.2010 б/н следует, что поступившая в адрес ООО "Прометей Оптим" плитка строительная маркированная обозначением "FIORANO", которое не зарегистрировано в Реестре российских товарных знаков и знаков обслуживания в установленном порядке, несмотря на то, что имеется национальная регистрация N 3368716 на территории Китая. Национальная регистрация товарного знака "FIORANO" по сертификату N 3368716 на территории Китая осуществлена в отношении товаров 19 класса МКТУ. Наименование "FIORANO" не является общеизвестным товарным знаком. Международная регистрация с указанием России обозначения "FIORANO" по сертификату N 3368716 отсутствует.

Сертификат N 3368716 в отношении Российской Федерации не действует.

Представленное на экспертизу словесное обозначение "FIORANO", нанесенное на упаковку товара (плитка строительная), введенного в гражданский оборот ООО "Прометей Оптим", является тождественным зарегистрированному комбинированному товарному знаку "Фиорано.Fiorano" по свидетельству N 388474. Тождественность определяется сходством по графическим, фонетическим и семантическим признакам. В товарном знаке по свидетельству N 388474 присутствует словесный элемент "Фиорано.Fiorano", а на упаковках товара (плитка строительная) принадлежащих ООО "Прометей Оптим", присутствует слово "FIORANO", являющееся составной частью товарного знака "Фиорано.Fiorano" по свидетельству N 388474.

Соответственно, использование элемента "FIORANO" в отношении товаров 19 класса, а именно - плитки строительной возможно только с разрешения правообладателя товарного знака по свидетельству N 388474. В отношении представленного на экспертизу товарного знака по свидетельству N 388474 за весь период его действия не было заключено ни одного лицензионного договора на право использования данного средства индивидуализации в соответствии со статьями 1489 и 1235 Гражданского кодекса. Размещение и использование словесного обозначения "FIORANO тождественного товарному знаку "Фиорано.Fiorano" по свидетельству N 388474 на изделия представленных на экспертизу (упаковка для плитки строительной) вводимых в гражданский оборот ООО "Прометей Оптим", является незаконным, так как оно нарушает исключительные права правообладателя товарного знака (свидетельство N 388474), принадлежащего компании "Джест Ресеч Лимитед (Багамы (BS)". Приоритет товарного знака: 28.12.2007 срок действия истекает 28.12.2017. На основании ст. 1515 Гражданского кодекса ввезенная ООО "Прометей Оптим", продукция - плитка строительная, имеющая торговое наименование "FIORANO", является контрафактной.

В ходе административного расследования по делу также направлен запрос правообладателю товарного знака "Джест Ресеч Лимитед" (Нассау, Элизабет Аваню/ Ширли СтритЮнион Соут Билдинг И-2, Багамы (BS) (исх. N 01 - 17/14779 от 12.10.2010) с просьбой направить информацию, причинен ли ему ущерб (незаконным использованием товарного знака "Фиорано.Fiorano") как правообладателю данного товарного знака. Согласно ответу (вх. N 9663 от 26.10.2010) следует, что размер ущерба правообладателю товарного знака "Фиорано.Рюгапо" нанесен в размере 1 120 698, 54 руб.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении от 10.11.2010, в котором зафиксирован факт совершения правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ.

Материалы проверки в порядке статьи 23.1 КоАП РФ вместе с заявлением о привлечении общества к административной ответственности направлены в Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Удовлетворяя заявленное требование, суд первой инстанции исходил из наличия в действиях заинтересованного лица состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ.

Оценив в порядке ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, суд апелляционной инстанции считает, что вывод суда первой инстанции является правильным, соответствует обстоятельствам дела и действующему законодательству.

В силу ч. 6 ст. 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения и имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол, предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол, а также определяет меры административной ответственности.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, образует незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Незаконным использованием товарного знака в силу статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) является, в частности, его незаконное размещение на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров.

Размещение товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые ввозятся на территорию Российской Федерации, относится пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ к способам использования товарного знака, служащим средством обеспечения исключительного права правообладателя на товарный знак, и является прерогативой правообладателя.

Под незаконным использованием товарного знака следует признавать любое действие, нарушающее права владельца товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

В соответствии со ст. 1229 ГК РФ только правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, другие лира не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя; использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами.

Обозначение может считаться охраняемым товарным знаком, исключительное право на который принадлежит конкретному лицу (правообладателю) только после государственной регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено и материалами дела подтверждено что, представленный обществом к таможенному оформлению товар - керамическая плитка неглазурованная, полированная, облицовочная для полов, разных цветов и размеров, произведенная фирмой "Фошан Хуйа Керамике Импорт Анд Экспорт Ко Лтд", маркирована обозначением "FIORANO", сходным до степени смешения с зарегистрированным в установленном порядке в отношении однородных товаров и охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком "Фиорано.Fiorano", права на который принадлежат компании "JETSET RESEARCH LIMITED" (Джетсет Ресеч Лимитед, Нассау, Элизабет Авеню/Ширли Стрит Юнион Соут Билдинг И-2, Багамы) на основании свидетельства ФГУ ФИПС Роспатента N 388474. При этом между указанной иностранной компанией и обществом, либо производителем соответствующих лицензионных договоров не заключалось.

Таким образом, в силу приведенной выше нормы статьи 1515 ГК РФ обозначение "FIORANO" на товаре воспроизведено незаконно, что свидетельствует о контрафактности товара.

Приведенная в апелляционной жалобе в обоснование правомерности использования товарного знака ссылка на наличие выданного в установленном порядке свидетельства о регистрации марки "FIORANO" N 3358716 на товар является ошибочной, поскольку данное свидетельство подтверждает лишь факт национальной регистрации товарного знака на территории Китая. При этом международная регистрация такого товарного знака с указанием России не производилось.

Названный в апелляционной жалобе документ не может служить подтверждением правомерности использования товарного знака, которым маркирован спорный товар.

Довод общества о не привлечении судом первой инстанции к участию в деле в качестве третьего лица юридического лица, которое на территории Китая произвело спорный товар, подлежит отклонению, поскольку у суда не имелось оснований для привлечения данного лица к участию в деле.

Ссылка суда в мотивировочной части оспариваемого решения на утративший силу Закон РФ N 3520 от 23.09.1992 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров" не привела к принятию неправильного решения по существу спора, поэтому доводы апелляционной жалобы в этой части также подлежат отклонению.

Правильно оценив материалы дела, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о наличии в действиях ООО "Прометей Оптим" состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ.

По мнению апелляционной инстанции, все представленные в материалах дела доказательства оценены судом первой инстанции с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а также достаточности и взаимной связи надлежащим образом, результаты этой оценки отражены в судебном акте.

Таким образом, поскольку материалами дела подтверждено наличие в действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ, процедура привлечения к административной ответственности административным органом и судом соблюдена, наказание назначено с учетом всех обстоятельств дела в пределах санкции статьи, отсутствуют основания для признания незаконным и отмены обжалуемого решения арбитражного суда.

Доводы апелляционной жалобы основаны на неверном толковании действующего законодательства и опровергаются материалами дела, а потому оснований для ее удовлетворения не имеется.

Всем доказательствам, представленным сторонами, обстоятельствам дела, а также доводам, в том числе, изложенным в жалобе, суд первой инстанции дал надлежащую правовую оценку, оснований для переоценки выводов у суда апелляционной инстанции в силу ст. 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не имеется.

С учетом изложенного обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся основанием для отмены судебного акта на основании ч. 4 ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не установлено.

Руководствуясь статьями 176, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 22.02.2011 по делу N А07-20666/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Прометей Оптим" - без удовлетворения.

ООО "Прометей Оптим" возвратить из дохода федерального бюджета государственную пошлину к сумме 2000 руб., ошибочно уплаченную по платежному поручению N 110 от 24.02.2011.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства по основаниям, предусмотренным ч.4 ст. 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через арбитражный суд первой инстанции.

В случае обжалования постановления информацию о времени, месте и результатах рассмотрения кассационной жалобы можно получить на интернет-сайтах Федерального арбитражного суда Уральского округа по адресу http://fasuo.arbitr.ru либо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу http://rad.arbitr.ru.

Председательствующий судья

В.Ю. Костин

Судьи

О.Б. Тимохин Н.Г. Плаксина