Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 мая 2011 г. N 09АП-8720/11

г. Москва

Дело N А40-85064/10-110-729

20 мая 2011 г.

N 09АП-8720/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 10 мая 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 мая 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи

Якутова Э.В.

судей:

Бекетовой И.В.

Пронниковой Е.В.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 15 апелляционную жалобу ООО "ЛЕОВИТ нутрио" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2011 по делу N А40-85064/10-110-729 судьи Хохлова В.А.

по заявлению ООО "ЛЕОВИТ нутрио" (ИНН 7713204095, ОГРН 1027700558665)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ФГУ "ФИПС Роспатента"

третьи лица индивидуальный предприниматель Прокопьев С.В., ЗАО "Эвалар"

о признании недействительным решения

при участии:

от заявителя: Кондрашева B.C. по дов. от 05.05.2011, паспорт 46 07 138467;

от ответчиков: Роспатент, Соломина Н.Ю. по дов. от 25.03.2011 уд. 373-30;

ФИПС, Соломина Н.Ю. по дов. от 24.03.2011 уд. 373-30;

от третьих лиц: от ИП Прокопьева С.В., Эхлас Т.В. по дов. от 02.09.2010 паспорт 46 99 258026;

ЗАО "Эвалар", Эхлас Т.В. по дов. от 10.11.2010 паспорт 46 99 258026;

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2011 ООО "ЛЕОВИТ нутрио" (далее - Общество) было отказано в удовлетворении заявления о признании незаконным решения Палаты по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 13.05.2010 N 3 об удовлетворении возражения ЗАО "Эвалар" от 27.10.2010 и признании незаконным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 392165.

Общество не согласилось с решением и обратилось с апелляционной жалобой, в которой считает решение необоснованным, не соответствующим материалам дела, действующему законодательству РФ.

Просит решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных Обществом требований.

В отзыве на апелляционную жалобу третьи лица считают, что решение является законным и обоснованным.

Просит решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Отзывы на апелляционную жалобу Роспатентом и ФИПС не представлены.

В судебном заседании представитель Общества доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Пояснил, что товары, указанные в 03 классе МКТУ, по перечню регистрации N 392165 и товары, указанные в 05 классе МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству N 282988, имеют разную родовую группу, назначение, круг потребителей, условия сбыта

Полагает, что товары 29, 30 классов МКТУ, по перечню регистрации N 392165 и товары, указанные в 05 классе МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству N 282988, имеют разную родовую группу, назначение, круг потребителей, условия сбыта.

Указывает на то, что Общество не вводило в оборот товары под товарным знаком "ТУРБОСЛИМ" по свидетельству N 392165.

Считает, что поскольку товары, неоднородны, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

По мнению Общества, выводы суда о возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком "ТУРБОСЛИМ" и правообладателем противопоставляемого товарного знака ЗАО "Эвалар" необоснованны и незаконны.

Представитель Роспатента и ФИПС в судебном заседании высказал единую правовую позицию, поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Полагает, что сравнение конкретных товаров 3 и 5 классов, указанных в свидетельствах на противопоставленные товарные знаки показывает, что они относятся к одному роду, имеют одинаковое назначение и изготавливаются с применением одних и тех же ингредиентов.

Пояснил, что товары, в отношении которых охраняется товарный знак по свидетельству N 282988 и товары, указанные в перечне товарного знака по свидетельству N 392165, относятся к одному и тому же роду, а именно: продовольственные товары, то есть являются однородными.

Отметил, что материалами дела подтверждается фактическая известность словесного элемента товарного знака по оспариваемому свидетельству как используемого правообладателем при маркировке соответствующей продукции.

Представитель третьих лиц в судебном заседании высказал единую правовую позицию, согласился с доводами Роспатента и ФИПС, полностью поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст. 266, 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав представителей сторон и третьих лиц, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, регистрация словесного товарного знака "ТУРБОСЛИМ" по свидетельству N 392165 произведена 22.10.2009 за ООО "ЛЕОВИТ нутрио" с приоритетом от 22.02.2008 в отношении товаров 03, 29, 30 классов МКТУ.

ЗАО "Эвалар" является правообладателем комбинированного товарного знака по свидетельству N 282988 в отношении товаров 05 класса МКТУ, представляющего собой словесное обозначение "Турбослим", выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква заглавная на фоне изобразительного элемента в виде четырехугольника с одной изогнутой стороной.

03.02.2010 ЗАО "Эвалар" обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку N 392165 "ТУРБОСЛИМ" в отношении товаров 03, 29, 30 классов МКТУ в связи с несоответствием требованиям п.3(1) и п.6(2) ст.1483 ГК РФ.

Решением Роспатента от 13.06.2010 N 3 возражения ЗАО "Эвалар" были удовлетворены; правовая охрана товарного знака по свидетельству N 392165 признана недействительной полностью.

При этом Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация товарного знака по свидетельству N 392165 произведена с нарушением требований абз. 1, 2 п.6 ст.1483 ГК РФ, согласно которым не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что регистрация в качестве товарного знака словесного элемента "ТУРБОСЛИМ", приобретшего известность как обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров другого лица, способна ввести потребителя в заблуждение относительно истинного изготовителя товаров.

При этом суд правомерно указал на то, что в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32, зарегистрированных в Минюсте РФ 25.03.2003 под N 4322 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализируя содержание оспариваемого решения Роспатента, суд первой инстанции обоснованно согласился с доводами Роспатента о том, что согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, определяющим общие методологические подходы экспертизы, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оценивая материалы дела, суд правильно установил, что сходство до степени смешения обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов "ТУРБОСЛИМ" и "Турбослим", входящих в состав сравниваемых товарных знаков, и сходство до степени смешения товарных знаков Обществом не оспаривается.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Сравнивая противопоставленные регистрации, суд обоснованно отметил, что товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации N 392165, являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству N 282988 в связи с тем, что являются видовыми понятиями, которые относятся к одной родовой группе - косметика, парфюмерия; имеют одинаковое назначение - средства для ухода за телом.

Товары 29, 30 класса оспариваемого товарного знака по свидетельству N 392165 и товары 05 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству N 282988, однородны, поскольку являются видовыми понятиями, которые относятся к одной родовой группе - продукты питания, а также в силу одинакового назначения: служат для употребления в пищу.

В отношении дополнительных признаков, способствующих смешению изготовителей товаров (п.3.1.4 Рекомендаций), суд правомерно обратил внимание на то, что сравниваемые товары 03 класса МКТУ и товары 05 класса МКТУ, имеют одинаковые условия сбыта, реализуются через аптечную сеть, что подтверждается, в том числе, приказом Минздрава РФ от 02.12.1997 N 349 "О перечне товаров, реализуемых через фармацевтические (аптечные) организации", согласно которому, средства гигиенические и косметические, относящиеся в соответствии с МКТУ к 03 классу, могут быть реализованы в аптеках наравне с товарами 05 класса МКТУ.

Сравниваемые товары 29, 30 классов МКТУ и товары 05 класса МКТУ также имеют одинаковые условия сбыта, поскольку указанные товары 05 класса реализуются как в аптеках, так и в специализированных отделах магазинов (супермаркетов), что усиливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров одному производителю.

Также обоснованно суд указал и на то, что дополнительным признаком, способствующим признанию сравниваемых товаров однородными, является одинаковый круг потребителей. Указанные товары 03, 29, 30 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, так и товары 05 класса МКТУ противопоставленного товарного знака относятся к товарам широкого потребления.

В соответствии с п.3.1.5 Рекомендаций при оценке степени однородности товаров широкого потребления должен применяться более строгий подход, чем в отношении товаров производственно-технического назначения, что обусловлено наличием высокой опасности смешения данных товаров.

Согласно п.3.4 Рекомендаций, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, отнесение сравниваемых товаров к одной родовой группе, их одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей, а также высокую степень сходства, обусловливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, в связи с чем, вопреки мнению заявителя, в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил, они являются однородными.

Проводя сравнительный анализ оспариваемого товарного знака "ТУРБОСЛИМ" и противопоставленного товарного знака, включающего словесный элемент "Турбослим", суд правильно указал на их фонетическое тождество, что, как обоснованно посчитал суд первой инстанции, позволяет сделать вывод о том, что вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю усиливается.

Исследуя материалы дела, суд правильно установил, что биологически активные добавки (БАД) и другая продукция, маркированная товарным знаком "ТУРБОСЛИМ", производилась ЗАО "Эвалар" длительное время до даты приоритета оспариваемого товарного знака "ТУРБОСЛИМ" и завоевала высокую репутацию и широкую известность на российском рынке.

ЗАО "Эвалар" в Роспатент были представлены следующие сведения:

- по данным ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка за 2007-2008 гг. маркетингового агентства "DSM Group" бренд "ТУРБОСЛИМ" производства ЗАО "Эвалар" занимает первое место в рейтинге продаж препаратов, способствующих похудению;

- по результатам независимого международного исследования "марка Доверия 2008" бренд "ТУРБОСЛИМ" признан читателями журнала "Ридерз Дайджест" маркой, заслуживающей наибольшее доверие в категории "Средства для снижения веса";

- БАД "ТУРБОСЛИМ день" и "ТУРБОСЛИМ ночь" являются дипломантами программы "100 лучших товаров России" за 2007 год;

- БАД "ТУРБОСЛИМ день" и "ТУРБОСЛИМ ночь" награждены дипломами I степени краевого конкурса "Лучший алтайский товар 2006 года";

- БАД "Кофе "ТУРБОСЛИМ" награжден дипломом II степени краевого конкурса "Лучший алтайский товар 2006 года".

В связи с этим, суд пришел к обоснованному выводу о том, что изложенные выше обстоятельства подтверждают возможность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком "ТУРБОСЛИМ" и правообладателем противопоставленного товарного знака - ЗАО "Эвалар".

Соответственно, суд правильно посчитал, что регистрация в качестве товарного знака словесного элемента "ТУРБОСЛИМ", приобретшего известность как обозначение, используемое в качестве средства индивидуализации товаров другого лица, способна ввести потребителя в заблуждение относительно истинного изготовителя товаров, в связи, с чем регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству N 392165 противоречит п.3 ст.1483 ГК РФ.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции считает обоснованным и основанным на законе вывод суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных Обществом требований.

Принимая во внимание вышеизложенное и, руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 07.02.2011 по делу N А40-85064/10-110-729 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Э.В. Якутов

Судьи

И.В. Бекетова Е.В. Пронникова