Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 июня 2011 г. N 09АП-11189/11

г.Москва

Дело N А40-150241/10-12-912

09 июня 2011 г.

N 09АП-11189/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 02 июня 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 июня 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи

Попова В.И.

судей:

Гончарова В.Я. и Поташовой Ж.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Титаренковым В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.03.2011 по делу N А40-150241/10-12-912, судьи Чадова А.С.,

по заявлению ИП Стародубцев С.И. (ОГРН 304463236400918, 305004, РОССИЯ, Курск, ул.Радищева, д.56, кв.12)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (ОГРН 1047730015200, 123995, РОССИЯ, Москва, ГСП-5, Бережковская наб., д.30, корп.1)

о признании решения от 13.09.2010 недействительным,

при участии:

от заявителя:

Булавинова О.В. по доверенности от 10.12.2010;

от ответчика:

Соломина Н.Ю. по доверенности от 24.03.2011;

Шеманин Я.А. по доверенности от 14.10.2010;

УСТАНОВИЛ

Индивидуальный предприниматель Стародубцев Сергей Иванович обратился в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее- Роспатент, ответчик) от 09.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке N 2008729304 и от 13.09.2010 об отказе в удовлетворении возражений заявителя от 22.06.2010.

Решением от 17.03.2011 суд частично удовлетворил заявленные требования, признав недействительным решение Роспатента от 13.09.2010. По мнению суда, указанное решение вынесено ответчиком с нарушением норм Гражданского кодекса РФ и нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя. В части оспаривания решения Роспатента от 09.02.2010 производство по делу прекращено на основании п.1 ч.1 ст.150 АПК РФ.

Не согласившись с принятым решением, Роспатент обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований. В обоснование ссылается на неправильное применение судом норм материального права, неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанность обстоятельств, которые суд посчитал установленными, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела. Кроме того, указывает, что решение суда принято о правах и обязанностях "Эс энд Эн Эф Лимитед", не привлеченного к участию в деле.

В отзыве на апелляционную жалобу ИП Стародубцев С.И. просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу- без удовлетворения, считая ее доводы необоснованными. Указывает, что заявленное для регистрации обозначение "ФЕРСТЕР" и противопоставленный товарный знак "FOSTER'S" имеют существенные фонетические, графически и семантические различия, в связи с чем, не являются сходными до степени смешения.

В судебном заседании представитель ответчика поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.

Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, словесное обозначение "ФЕРСТЕР" по заявке N 2008729304 с приоритетом от 11.09.2008 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Стародубцева Сергея Ивановича в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 09.02.2010, принятым по результатам экспертизы заявленного обозначения, было отказано в регистрации последнего в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 класса МКТУ, в том числе, ввиду того, что оно является сходным до степени смешения с товарным знаком "FOSTER'S" по свидетельству N 285942, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ.

22.06.2010 в образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам поступило возражение ИП Стародубцева С.И. на решение Роспатента от 09.02.2010 об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2008729304.

Решением Роспатента от 13.09.2010 заявителю было отказано в удовлетворении возражения и оставлено в силе решение ответчика от 09.02.2010.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

В силу ст.198 АПК РФ, ст.13 ГК РФ в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также, соблюдение срока, на обращение с заявлением в суд.

Как установлено в апелляционном суде, суд первой инстанции, оценив представленные сторонами доказательства, с учетом положений статей 64, 68, 71, 75 АПК РФ, а также, правильно применив нормы материального права, регулирующего возникший спор, сделал обоснованный вывод об отсутствии у ответчика правовых оснований для принятия оспариваемого решения.

Поддерживая данный вывод суда, коллегия исходит из следующего.

Согласно Положению о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденному постановлением Правительства Москвы от 16.06.2004 N 299, Роспатент является органом, уполномоченным принимать оспариваемое решение по результатам рассмотрения возражений заявителя.

Учитывая дату подачи возражений ИП Стародубцева С.И.- 22.06.2010, к рассматриваемым правоотношениям подлежит применению часть четвертая Гражданского кодекса РФ.

Как следует из материалов дела и достоверно установлено судом, словесное обозначение "ФЕРСТЕР" по заявке N 2008729304 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак "FOSTER'S" по свидетельству N 285942 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Отказывая в удовлетворении возражения ИП Стародубцева С.И., Роспатент исходил из того, что заявленное обозначение "ФЕРСТЕР" противоречит требованиям п.п.2 п.6 ст.1483 в части его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "FOSTER'S".

Данный вывод нельзя признать обоснованным в силу следующего.

В соответствии с ч.1 ст.1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст.1233 Гражданского кодекса РФ), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно ст.1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии со ст.1483 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве товарных знаков не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц в отношении однородных товаров, имеющими более ранний приоритет.

Исходя из смысла приведенных норм, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения зарегистрированного товарного знака "FOSTER'S" и обозначения "ФЕРСТЕР" и установить однородность товаров, в отношении которых применяется соответствующее обозначение и товарный знак.

Как установлено судом первой инстанции, стороны не оспаривают факт однородности товаров, который к тому же подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами.

Согласно п.13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Апелляционный суд, вопреки доводам жалобы, поддерживает вывод суда первой инстанции об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по звуковому, графическому и семантическому фактору.

Так, сравниваемые обозначения написаны буквами разных алфавитов (русского и английского). Кроме того, словесное обозначение "FOSTER'S" содержит в себе дополнительный элемент- апостроф, отсутствующий в русском языке, что еще больше усиливает различительную способность словесных знаков при зрительном восприятии.

Визуальное различие спорных обозначений также подтверждается заключением специалиста-лингвиста от 27.10.2010, согласно которого заявленное обозначение "ФЕРСТЕР" и противопоставленный товарный знак "FOSTER'S" имеют существенные различия по большинству признаков, в связи с чем, не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Данному заключению дана надлежащая правовая оценка судом первой инстанции, в связи с чем, довод Роспатента об отсутствии в обжалуемом решении суда каких-либо результатов оценки сравниваемых обозначений по указанному критерию сходства является несостоятельным.

Что касается звукового различия противопоставленных обозначений, на отсутствие которого преимущественно ссылается податель жалобы, выполнение входящих в состав обозначений букв на разных языках (русском и английском) обуславливает их существенное фонетическое различие.

При этом близкий состав букв и звуков, наличие одинакового количества слогов, близость звучания конечных частей, одинаковое ударение сравниваемых обозначений, на которые указывает ответчик, сами по себе не являются достаточными для признания их сходными до степени смешения.

Довод Роспатента о том, что судом не применена подлежащая применению норма п.14.4.2.2(а) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 25.03.2003 за N 4322 (далее- Правила), коллегией отклоняется как основанный на ошибочном толковании данной нормы применительно к обстоятельствам настоящего дела.

В силу п.14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, при сопоставлении обозначения и товарного знака основное правило заключается в том, что вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления от товарного знака и противопоставляемого обозначения (постановление Президиума ВАС РФ от 18.07.2006 N 3691/09).

Судом первой инстанции сделан обоснованный вывод и о различиях в семантике сопоставляемых обозначений, исходя из фантазийности обозначения "ФЕРСТЕР", не несущего какой-либо определенной смысловой нагрузки, а также общеизвестного факта образования слова "FOSTER'S" от имени собственного (англоязычной фамилии).

При этом довод ответчика об отсутствии в материалах дела доказательств подтверждения возникновения у потребителей устойчивой ассоциации с именем собственным, не может быть принят во внимание, так как в силу п.1 ст.69 АПК РФ обстоятельства дела, признанные арбитражным судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании.

Ссылка подателя жалобы на неприменение судом ст.6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 не свидетельствует о незаконности судебного акта, поскольку в настоящем случае при рассмотрении спора подлежали исследованию вопросы различительной способности заявленного обозначения, ввиду чего судом правомерно применены положения части четвертой Гражданского кодекса РФ.

Исходя из изложенного, вывод суда первой инстанции о том, что заявленному обозначению "ФЕРСТЕР" может быть предоставлена правовая охрана, является законным и обоснованным.

Ссылка Роспатента на то, что решение суда принято о правах и обязанностях правообладателя товарного знака "FOSTER'S" "Эс энд Эн Эф Лимитед", не привлеченного к участию в деле, коллегией признается несостоятельной с учетом выводов суда первой инстанции об отсутствии сходства до степени смешения упомянутого товарного знака и обозначения "ФЕРСТЕР".

Кроме того, указанная компания не привлекалась ответчиком к рассмотрению спора в административном порядке.

Принимая во внимание сказанное, суд первой инстанции с учетом обстоятельств дела правильно указал на несоответствие оспариваемого ненормативного правового акта нормам законодательства, нарушение прав и законных интересов заявителя и, следовательно, наличие условий для удовлетворения заявленных требований.

Доводы апелляционной жалобы связанные с иной оценкой доказательств и иным толкованием норм материального права, чем у суда первой инстанции, не опровергают выводы суда и не свидетельствуют о судебной ошибке.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, не находит оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта.

Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и подлежат отнесению на подателя жалобы, который освобожден от их уплаты.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.03.2011 по делу N А40-150241/10-12-912 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

В.И. Попов

Судьи

В.Я. Гончаров Ж.В. Поташова