Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2011 г. N 09АП-3380/11

г. Москва

Дело N А40-126224/09-15-484

11 июля 2011 г.

N 09АП-3380/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 04 июля 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 11 июля 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей А.И. Трубицына, М.И. Суслопаровой,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гаркушей Е.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Ультрамар"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2010

по делу N А40-126224/09-15-484, принятое судьей Л.М. Барабанщиковой

по иску Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)" (Shatou S.E.Z. Ye Sheng Garment Co., Ltd)

к ООО "Ультрамар"

о защите прав на товарный знак

при участии в судебном заседании:

от истца - Тверской Е.В. - доверенность N 044 от 23.03.2010, Захаров Р.А. -доверенность от 07.06.2010

от ответчика - Чичерская СВ. - доверенность N 11/11 от 11.01.2011

УСТАНОВИЛ

Компания "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО, ЛТД. (СN)" обратилась в Арбитражный суд города Москвы к ООО "Ультрамар" с исковым заявлением (с учетом изменения предмета спора, принятых судом первой инстанции в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) о запрете ООО "Ультрамар" использовать обозначение "LAFEI-NIER", а также сходные с ним до степени смешения обозначения, при индивидуализации товаров по 25 классу МКТУ, в частности, путем размещения обозначения "LAFEI-NIER" и сходных с ним до степени смешения обозначений на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2010 исковые требования удовлетворены частично.

ООО "Ультрамар" запрещено использовать обозначение "LAFEI-NIER", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658 путем предложения к продаже и иным образом введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением "LAFEI-NIER", сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658.

В остальной части иска отказано.

С ООО "Ультрамар" в пользу Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)" взыскана госпошлина в размере 2000 рублей.

Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)" из федерального бюджета возвращена госпошлина в размере 6 000 рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО "Ультрамар" подало апелляционную жалобу, в которой просило отменить решение суда первой инстанции в части запрета ООО "Ультрамар" использовать обозначение "LAFEI-NIER", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658, путем предложения к продаже и иным образом введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением "LAFEI-NIER" по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе.

В остальной части решение оставить без изменения (с учетом уточнения требований по апелляционной жалобе).

Заявитель считает решение суда первой инстанции незаконным и необоснованным, поскольку судом первой инстанции неполно были выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены нормы материального и процессуального права.

Ссылается на то, что на момент предъявления иска, полномочия представителя, подписавшего исковое заявление, не были подтверждены надлежащим образом, суд не известил истца - ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД (CN) о дате и времени судебного заседания в порядке статьи 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не выяснил полномочия должностных лиц иностранного юридического лица, выдавшего доверенность от имени китайской компании, принял в качестве надлежащего доказательства документы, не легализованные в установленном порядке в Китае, в нарушение Инструкции о консульской легализации ( утвержденной МИД СССР от 06 июля 1984 года).

Заявитель апелляционной жалобы считает, что ООО "Ультрамар" использовало свой товарный знак "LAFEI-NIER" N 328249 в соответствии с оформленным в установленном законом порядке Свидетельством на товарный знак и в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ, и никогда не использовал товарный знак истца N 228658, зарегистрированный по 25 классу МКТУ.

Ссылается на то, что суд первой инстанции в своем решении не дал надлежащую оценку доводам о наличии зарегистрированного у ООО "Ультрамар" товарного знака "LAFEI-NIER" по 35 классу МКТУ на момент обращения истца в суд с иском, а также доказательствам, имеющимся в материалах дела и что судом первой инстанции не были рассмотрены права правообладателей товарного знака "LAFEI-NIER" по 25 классу МКТУ (истец) и 35 классу МКТУ (ответчик).

Считает, что судом первой инстанции необоснованно было отказано в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда по делу N А40-98432/10-143-851, поскольку судебным актом по указанному делу должно быть определено наличие или отсутствие у ООО "Ультрамар" зарегистрированного в установленном порядке товарного знака "LAFEI-NIER" и, следовательно, правомерность использования ответчиком указанного товарного знака.

Представитель ответчика ООО "Ультрамар" в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы, с учетом заявления об уточнении требований по жалобе, поддержал, просил решение в оспариваемой части отменить, в остальной части решение оставить без изменения.

Представитель истца в судебное заседание явился, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает решение суда первой инстанции законным и обоснованным, представил пояснения по жалобе, просит решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Повторно рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), изучив доводы апелляционной жалобы, заслушав объяснения представителей истца и ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства, Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы на основании следующего.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, Компания "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД (CN) " является правообладателем товарного знака по свидетельству N 228658 "LAFEI NIER" в отношении товаров по 25 классу МКТУ с приоритетом от 20.06.2002.

ООО "Ультрамар" был зарегистрирован товарный знак по свидетельству N 328249 "LAFEI-NIER" в отношении услуг по 35 классу МКТУ с приоритетом от 26.09.2005.

Согласно пункту1 статьи1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из материалов дела следует, что ответчиком используется без согласия правообладателя (истца) обозначение "LAFEI-NIER", схожее до степени смешения с товарным знаком по Свидетельству N 228658.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что ООО "Ультрамар" использовало свой товарный знак "LAFEI-NIER" по Свидетельству N 328249 в соответствии с оформленным в установленном законом порядке Свидетельством на товарный знак и в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации, и что ответчик никогда не использовал товарный знак истца N 228658, зарегистрированный по 25 классу МКТУ, судебной коллегией не принимается.

Товарный знак, зарегистрированный истцом по Свидетельству N 228658, зарегистрирован в отношении 25 класса МКТУ и имеет более ранний приоритет.

Товарный знак по Свидетельству N 328249 с приоритетом от 26.09.2005 г.., зарегистрированный на имя ООО "Ультрамар" в отношении услуг 35 класса МКТУ: "продажа, реализация товаров народного потребления (текстильной промышленности), сходен до степени смешения с товарным знаком истца по Свидетельству N 228658 с приоритетом от 20.06.2002, поскольку словесные элементы сравниваемых товарных знаков тождественны фонетически и семантически, а товары 25 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 29.06.2010 признано недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по Свидетельству N 328249.

При этом Роспатент указал, что до даты подачи заявки ООО "Ультрамар" у российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между товарами одежда, маркированными обозначением "LAFEI-NIER", и китайской компанией, вследствие чего, Роспатент пришел к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству N 328249 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 5 статьи 1513 ГК РФ в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

При толковании данной нормы следует иметь ввиду правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, который в пункте 54 своего постановления Пленума N 29 от 26.03.2009 указал, что решение Роспатента о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку вступает в силу со дня его принятия и влечет аннулирование товарного знака и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на регистрацию товарного знака.

Факт использования ответчиком обозначения "LAFEI-NIER", сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658 подтверждается материалами дела, в том числе протоколом нотариального осмотра сайта сети Интернет http://www.lafei-nier.ru/ от 27.07.2010.

Согласно справке регистратора доменного имени "LAFEI-NIER" ООО "Гарант-Парк-Телеком" от 10.12.2010 г.. Администратором указанного доменного имени является ООО "Ультрамар".

Судом установлено, что использование ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658 осуществляется без согласия правообладателя, в связи с чем, нарушаются исключительные права истца.

С учетом изложенного, требование истца о запрете ООО "Ультрамар" использовать обозначение "LAFEI-NIER", сходное до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658 путем предложения к продаже и иным образом введения в гражданский оборот товаров, маркированных обозначением "LAFEI-NIER", сходным до степени смешения с товарным знаком истца по свидетельству N 228658 судебная коллегия считает обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права судебной коллегией не принимаются ввиду следующего.

В материалы дела представителем истца представлены документы Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)", подтверждающие юридический статус компании: лицензия юридического лица на право осуществления хозяйственной деятельности, Устав компании, свидетельство Управления экономического сотрудничества и внешней торговли района "Лунху" г. Шантоу, документы, исходящие с территории КНР и прошедшие в установленном порядке консульскую легализацию, переведенные на русский язык.

Арбитражными судами города Москвы, Московской области, Новосибирской области, а также арбитражными судами апелляционных инстанций по иным спорам с участием Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)" и ООО "Ультрамар" неоднократно была дана оценка представленных истцом вышеуказанных документов, представители Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)" допущены к участию в соответствующих делах как надлежащие лица.

Компания "Шантоу С.Е.З. Е-Шэн Гармент Ко.,ЛТД" была извещена надлежащим образом и обеспечила участие своих представителей при рассмотрении настоящего дела, что подтверждается письмом от 28.07.2010 генерального директора Компании "ШАНТОУ С.Е.З. ЙЕ ШЕНГ ГАРМЕНТ КО., ЛТД. (CN)" У Вэньгао. Представители истца принимали участие в судебном заседании, что подтверждается решением суда первой инстанции от 28.12.2010 по настоящему делу, а также протоколом судебного заседания от 14.12.2010.

Довод заявителя апелляционной инстанции о необоснованном отказе судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта арбитражного суда по делу N А40-98432/10-143-851, судом отклоняется.

Согласно части 1 статьи 143 АПК РФ суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, конституционным (уставным) судом субъекта Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

В соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", производство по делу может быть приостановлено применительно к АПК РФ только в случае установления невозможности рассмотрения дела о нарушении прав на товарный знак до рассмотрения соответствующего дела.

Для принятия судебного акта о приостановлении производства по делу арбитражному суду необходимо установить наличие правовой взаимосвязи между соответствующими судебными делами (наличия пересекающихся предметов доказывания), а также объективную невозможность разрешения одного судебного дела до разрешения другого судебного дела.

Предметом доказывания по делу N А40-126224/09-15-484 является факт нарушения исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 228658 при индивидуализации товаров по 25 классу МКТУ.

Предметом доказывания по делу N А40-98432/10-143-851 является законность решения Роспатента о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству N 328249 в отношении услуг по 35 классу МКТУ.

Таким образом, судом первой инстанции обоснованно отклонено ходатайство ответчика о приостановлении производства по настоящему делу.

Аналогичная позиция отражена в Постановлении Федерального арбитражного суда Московского округа от 18.05.2011 по настоящему делу.

Оценив все имеющиеся в материалах дела доказательства, суд апелляционной инстанции считает, что обжалуемый судебный акт соответствует нормам материального права, а содержащиеся в нем выводы - установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Нарушений норм процессуального права арбитражным апелляционным судом не установлено, в связи с чем, основания для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2010 отсутствуют, апелляционная жалоба по изложенным в ней доводам удовлетворению не подлежит.

Расходы по госпошлине распределяются в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и относятся на заявителя апелляционной жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 110, 176, 266 - 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2010 г.. по делу N А40-126246/09-15-484 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "Ультрамар" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Н.И. Левченко

Судьи

М.И. Суслопарова А.И. Трубицын