Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2011 г. N 09АП-12519/11

г.Москва

Дело N А40-100262/10-110-864

26 июля 2011 г.

N 09АП-12517/2011-АК N 09АП-12519/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 19.07.2011.

Постановление в полном объеме изготовлено 26.07.2011

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей Свиридова В. А., Захарова С.Л.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев апелляционные жалобы ООО "Веста Компани" и Falgas Comercial S.L.

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.03.2011

по делу N А40-100262/10-110-864 судьи Хохлова В.А.

по заявлению ООО "Веста Компани" (ОГРН 1087746663773, Москва, ул.Валовая, д.14, стр.8)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (Роспатенту),

третье лицо: Falgas Comercial S.L. (Фальгас Комерсьяль, С.Л.) (Испания),

о признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации товарного знака, обязании вынести решение о регистрации товарного знака,

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя Туленинова А.Н. по доверенности от 29.06.2010,

представителя ответчика Чеканова А.А. по доверенности от 08.07.2011,

представителя третьего лица Смирновой Е.Е. по доверенности от 27.09.2010,

УСТАНОВИЛ:

Решением от 10.03.2011, принятым по настоящему делу, ООО "Веста Компани" отказано в удовлетворении заявления о признании недействительным решения Роспатента N 2008720216/50(013207) от 26.05.2010 и обязании Роспатента вынести решение о регистрации товарного знака по заявке N 2008720216 и произвести регистрацию данного товарного знака на имя ООО "Веста Компани".

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал на то, что обозначение "FALGAS" по заявке N 2008720216 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку такая регистрация противоречит требованиям п.п.1 п.3 ст.1483 Гражданского кодекса РФ.

Не соглашаясь с данным решением, в своих апелляционных жалобах заявитель и третье лицо просят его отменить и принять новый судебный акт - об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Заявитель в своей апелляционной жалобе приводит доводы о том, что оспариваемое решение Роспатента основано на данных из сети Интернет, при этом доказательств, подтверждающих нахождение этих данных в сети Интернет, не представлено. Считает, что доказательства широкой известности обозначение "FALGAS" на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на товарный знак отсутствуют. Полагает, что ссылка суда первой инстанции на Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, неправомерна, так как данный документ не является нормативным правовым актом. Считает, что заявитель обладает исключительным правом представительства испанской Компании Falgas Comercial S.L. на территории РФ, и данная Компания выдала письменное согласие на регистрацию товарного знака "FALGAS". Также указал на необоснованность вывода суда первой инстанции о том, что требование заявителя обязать Роспатент вынести решение о регистрации товарного знака по заявке N 2008720216 и произвести регистрацию данного товарного знака на имя заявителя противоречит закону, восстановление нарушенного права заявителя должно осуществляться посредством повторного рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.

Третье лицо в апелляционной жалобе указывает, что согласно заключенному с заявителем договору о дистрибьюции, заявитель обладает исключительным правом представительства и исключительным правом на реализацию договорной продукции под обозначением "FALGAS" на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, при этом третье лицо, согласно условий данного договора, не имеет права самостоятельно осуществлять подобную деятельность на указанной территории или назначать других представителей. Продукция под обозначением "FALGAS", реализуемая заявителем, производится именно в Испании и непосредственно третьим лицом, что исключает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара или места его происхождения. Каких-либо доказательств того, что обозначение "FALGAS" имело широкую известность до даты подачи заявки на товарный знак N 2008720216 Роспатентом не представлено.

Ответчик письменный отзыв на апелляционную жалобу не представил, в судебном заседании возражал против изложенных в ней доводов и требований, указал, что решение суда первой инстанции является законным и обоснованным. Настаивает на том, что заявленное обозначение "FALGAS" способно ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, ответчика и третьего лица, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции полагает необходимым оставить обжалуемый судебный акт без изменения, основываясь на следующем.

В соответствии с частью 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно части 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Таким образом, необходимым условием для признания ненормативного правового акта, действий (бездействия) недействительными является одновременное несоответствие оспариваемого акта, действия (бездействие) закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов организации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

При рассмотрении настоящего дела совокупности указанных условий не установлено.

Как усматривается из материалов дела, 11.06.2008 в Роспатент ООО "Веста Компани" подана заявка N 2008720216 на регистрацию словесного обозначения "FALGAS" в качестве товарного знака в отношении товаров 28 Класса МКТУ (игры, игрушки, в том числе оборудование для аттракционов, а именно карусели, поезда качалки, парковые фигуры и др.) на имя заявителя.

По результатам проведения экспертизы заявленного обозначения ответчиком вынесено решение от 09.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака "FALGAS".

Не согласившись с данным решением, заявитель 01.03.2010 обратился в Палату по патентным спорам с возражением на решение экспертизы.

Палата по патентным спорам своим решением от 26.05.2010 в удовлетворении возражения отказала, решение Роспатента от 09.02.2010 оставила в силе.

Считая указанное решение незаконным, нарушающим его права и законные интересы, ООО "Веста Компани" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о законности и обоснованности оспариваемого ненормативного правового акта.

В соответствии с п.п.1 п.3 ст.1483 Гражданского кодекса РФ не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Как установлено п.2.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с п.3 (1) Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, заявленное обозначение может содержать описательные элементы, прямо указывающие на вид товара, его характеристики, сведения об изготовителе и т.д., и элементы, порождающие у потребителя представление об этих сведениях через ассоциации.

Элементы обозначений, содержащие сведения об изготовителе или месте происхождения товара через ассоциации, которые они вызывают у потребителя, относят к способным ввести в заблуждение.

Способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

В рассматриваемом случае на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "FALGAS", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как видно из материалов дела, проведенной экспертизой выявлено, что словесное обозначение "FALGAS" индивидуализирует товары, однородные заявленным, производителем которых является Falgas Comercial S.L. (Испания).

Ответчиком установлено, что обозначение "FALGAS" является широко известным. Испанский завод FALGAS, основан в 1960 году Хоакином Фальгасом. Продукция названного завода заняла лидирующее место в мировом производстве игровых аттракционов для детей.

Из сведений, полученных с сайта www.falqas.com, следует, что информация на сайте приведена с указанием знака охраны авторских прав "Copyright 2007", что позволило экспертизе использовать указанные сведения, соотнеся их с датой подачи заявки. Также сведения были размещены на сайтах (www.falqas.ru, www.veq.ru, www.citytoys.ru), при этом информация была представлена на русском языке, в связи с чем была доступна российскому потребителю (том 1 л.д.122-124).

При таких обстоятельствах следует согласиться с выводом ответчика о том, что продукция, маркированная заявленным обозначением "FALGAS", может быть воспринята потребителем как произведенная в Испании, а в связи с тем, что заявителем по заявке является российская компания, потребитель, приобретая данную продукцию, может быть введен в заблуждение относительно производителя товаров, а также его местонахождения.

При этом апелляционным судом не принят как несостоятельный довод заявителя о неправомерности ссылки суда первой инстанции на вышеупомянутые Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных Приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, поскольку ссылка на данный документ, по существу обобщающий практику экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, приведена судом в дополнение подтверждения соответствия вывода Роспатента сложившейся практике.

Третье лицо в апелляционной жалобе указывает, что по смыслу ст.6-septies Парижской конвенции, следует, что регистрация товарного знака в странах-участницах Парижской конвенции на имя представителя того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, допускается с согласия владельца товарного знака.

Между тем, само по себе наличие согласия третьего лица на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не может являться безусловным основанием для данной регистрации, в случае которой не исключена возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

При этом необходимо отметить, что положения статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, устанавливающей основания для отказа в регистрации товарных знаков, направлены на защиту интересов потребителя, в связи с чем наличие согласия третьего лица не влияет на оценку охраноспособности заявленного обозначения.

Довод третьего лица о том, что согласно заключенному с заявителем договору о дистрибьюции заявитель обладает исключительным правом представительства и исключительным правом на реализацию договорной продукции под обозначением "FALGAS" на территории Российской Федерации и Республики Беларусь, также не влечет вывод о безусловной обязанности Роспатента произвести регистрацию товарного знака. Кроме того, подтверждающие данный факт документы не представлялись заявителем в Палату по патентным спорам при подаче возражений на решение экспертизы. Материалы возражений содержали регистрационные сведения о заявителе, и не свидетельствовали о наличии взаимоотношений с третьим лицом.

При указанных обстоятельствах у Роспатента отсутствовали законные основания для государственной регистрации товарного знака "FALGAS" на имя заявителя.

В то же время апелляционный суд не может согласиться с обоснованностью вывода суда первой инстанции о том, что требование заявителя об обязании Роспатента вынести решение о регистрации товарного знака по заявке N 2008720216 и произвести регистрацию данного товарного знака на имя заявителя противоречит закону, и что восстановление нарушенного права заявителя должно осуществляться посредством повторного рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам Роспатента.

Как разъяснено в пункте 53 совместного Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ", если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно части 2 статьи 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя.

При этом отмечено, что в рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда.

Вместе с тем, поскольку в рассматриваемом случае судом установлено, что у Роспатента отсутствовали основания для государственной регистрации товарного знака "FALGAS" на имя заявителя, указанное обстоятельство не свидетельствует о незаконности решения суда первой инстанции.

Как установлено ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции не установлено наличия условий, предусмотренных вышеприведенной ч.1 ст.198 АПК РФ, необходимых для признания оспариваемого решения недействительным, в связи с чем в удовлетворении заявленных Обществом требований судом первой инстанции отказано правомерно в полном объеме.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 10.03.2011 по делу N А40-100262/10-110-864 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.Пронникова

Судьи

В.А.Свиридов С.Л.Захаров