Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2011 г. N 16АП-1330/11

г. Ессентуки

Дело N А63-9787/2010

18 июля 2011 г.

Ап. пр. N 16АП-1330/11(1)

Резолютивная часть постановления объявлена 12.07.2011.

дата изготовления в полном объеме 18.07.2011.

Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Параскевовой С.А. (судья - докладчик),

судей: Винокуровой Н.В., Сулейманова З.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Карповой Д.Н.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу некоммерческого партнерства "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов" на решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.03.2011 по делу N А63-9787/2010 (судья Ганагина А.Н.)

по иску некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России", г. Москва (ИНН: 7729350824, ОГРН: 1027739273231)

к некоммерческому партнерству "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов", г. Ставрополь (ИНН: 2635044100, ОГРН: 1022601980279),

о запрете использования товарного знака и взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака в сумме 500 000 рублей,

при участии в судебном заседании:

от некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России", г. Москва: Филиппова С.В. - представителя по доверенности б/н от 01.07.2010,

от некоммерческого партнерства "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов", г. Ставрополь: Фишера С.Ф.- представителя по доверенности N 49-10 от 17.12.2010, Томаревской О.Г.- директора,

УСТАНОВИЛ:

Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России", г. Москва (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд Ставропольского края с иском к некоммерческому партнерству "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов", г. Ставрополь (далее - ответчик) о запрете ответчику использовать товарный знак истца и о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 500 000 рублей.

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 21.03.2011 по делу N А63-9787/2010 исковые требования удовлетворены частично. С ответчика взыскано в пользу истца компенсация за незаконное использование товарного знака в сумме 250 000 руб., а также расходов по уплате госпошлины в сумме 6 500 руб. Ответчику запрещено использовать товарный знак истца в сети "Интернет" на сайте http:// WWW//stirb. ru. В удовлетворении остальной части требований отказано.

Не согласившись с данным решением в удовлетворенной части требований, считая его незаконным и необоснованным, ответчик обратился в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой. Считает, что вывода суда, изложенные в решении, не соответствуют обстоятельствам дела, судом неправильно применен закон. Просит обжалуемое решение суда изменить: отменить в части удовлетворения исковых требований, принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении иска отказать.

В обоснование жалобы ссылается на неполучение писем N 02/50/1-09 от 15.04.2009 и N05Т/43/01-09 от 05.05.2009 о разрыве всех соглашений и запрете использования товарного знака, подписанных генеральным директором Островским О.М. и указанных истцом в исковом заявлении. Указывает, что доказательств направления истцом в адрес ответчика и получения ответчиком данных писем в материалы дела не представлено. Письма подписаны неполномочным лицом, поскольку на апрель-май 2009 генеральным директором истца было другое лицо. Кроме того, соглашение до сих пор не расторгнуто, так как нет ссылки на это соглашение, а истец приглашал ответчика участвовать в очередном собрании в 2010 году.

Ответчику не было известно, что ему и его членам запрещено пользоваться товарным знаком истца, которым они пользовались более 12 лет (со дня основания ответчика). Ответчиком не оспаривалось исключительное право истца на товарный знак, он обосновывал свое право на использование товарного знака на основании статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации. Из смысла этой нормы следует, что использование товарного знака на товарах и документации допускается с согласия правообладателя. При этом закон не связывает выражение согласия правообладателя на использование его товарного знака с определенной формой. Товарный знак для ответчика был введен в оборот самим истцом и в силу названной нормы в действиях ответчика отсутствует нарушение исключительного права на товарный знак.

Указывает, что судом не дана оценка тому обстоятельству, что истцом было неоднократно выражено согласие на использование принадлежащего ему товарного знака, заключающееся в том, что в печатных изданиях истца содержится, в том числе, информация об адресе сайта ответчика в сети "Интернет", во всех сборниках и нормативных документах, принимаемых и публикуемых истцом, указывались адреса территориальных институтов, адреса сайтов и электронной почты, в том числе, и адреса ответчика.

Более того, истец является учредителем ответчика, ответчик - корпоративным членом истца. Согласно пункта 4.1.9. Положения о членстве, члены ИПБ России могут использовать символику ИПБ России" (т.д.1,л.д.37, т.2, л.д.87).

Кроме того, суд ошибочно признал ненадлежащими письменные доказательства согласия на использование товарного знака самим истцом, подписанные правомочными лицами (письмо от 23.03.2009 N АБ 81/12-09, подписанное генеральным директором истца Бакаевым А.С., в котором говориться прямо, что ответчик вправе использовать товарный знак истца; п.1.4. соглашения от 01.12.2009 (т.д.1, л.д.3-43) между ответчиком и истцом, в котором говорится: "ТИПБ в свой деятельности использует символику ИПБ России и товарный знак"; письмо президента истца Скобары В.В. от 25.11.2010 (т.д.2, л.д.109, л.д.124) также прямо указывает на то, что использование товарного знака истца ответчиком является соответствующим указанному соглашению от 01.12.2009; письмо генерального директора Бакаева А.С. N БАС -32/09 от 07.04.2009 (т.д.2,л.д.102) подтверждает, что представлять интересы истца на территории Ставропольского края имеют право президент и директор на основании устава и соглашения между истцом и ответчиком). Полномочия указанных лиц подтверждены соответствующими доказательствами.

Выводы суда не основаны на законе.

Необоснованным является решение суда в части определения размера компенсации, оно не соответствует выводам самого суда, поскольку суд сам указал в решении о том, что нарушение допущено по неосторожности, без наличия умысла ответчика, у истца не наступило негативных последствий.

Кроме того, взыскание компенсации осуществлено судом без каких-либо на то оснований, а предъявление иска является ничем иным, как злоупотреблением правом.

Судом не учтено то, что в соответствии со статьей 1510 ГК РФ товарный знак является коллективным, поскольку истец и ответчик входят в одну группу, НП "ИПБ России" существует и основано на членстве. НП "СТПИБА" является корпоративным членом НП "ИПБ России".

В отзыве на апелляционную жалобу представитель истца просит решение суда оставить без изменения, полагая, что оно вынесено законно и обоснованно. Представленные ответчиком письма, соглашение о сотрудничестве не являются надлежащим подтверждением предоставления ответчику права использования товарного знака, поскольку эти документы не являются договорами, они не содержат в качестве существенного условия право использования товарного знака и условий по его использованию. Товарный знак в них упоминается, но его идентификация невозможна. Довод о применении статьи 1487 ГК РФ является необоснованным, поскольку истец никогда не вводил сайт в гражданский оборот, его собственником не является, никогда не предоставлял ответчику право на использование товарного знака на его сайте. Ссылка ответчика на размещение собственного товарного знака истца на документах неуместна, поскольку они являются собственностью истца, находятся на его балансе и выдавались членам НП "ИПБ России" и НП "СТИПБ" на территории Ставропольского края через посредника в лице НП "СТИПБ", который никогда не приобретал на них право собственности. Истец и ответчик являются самостоятельными юридическими лицами и имеют самостоятельные балансы. Ответчик является корпоративным членом истца, однако, это не является основанием самостоятельно распоряжаться имуществом и интеллектуальной собственностью истца. Факт неполучения ответчиком писем о запрете использования товарного знака не освобождает его от ответственности за незаконное использование товарного знака.

В результате незаконного использования товарного знака ответчиком истец недополучил часть лицензионных платежей, которые мог бы получить, если бы ответчик заключил с ним лицензионный договор.

В судебном заседании представители ответчика поддержали позицию, изложенную в апелляционной жалобе, и в дополнении к ней, при этом пояснили, что после решения суда товарный знак истца со своего сайта они удалили.

Представитель истца просил об отклонении доводов жалобы.

Шестнадцатый арбитражный суд, повторно рассмотрев дело по апелляционной жалобе, проверив доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, изучив и оценив в совокупности материалы дела, выслушав лиц, участвующих в деле, считает решение подлежащим отмене в части взыскания компенсации, а в остальной части подлежащим оставлению без изменения по следующим основаниям.

28 апреля 1997 года некоммерческое партнёрство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" г. Москва зарегистрировано в качестве некоммерческой организации, о чем выдано соответствующее свидетельство (т. 1 л.д. 11).

Согласно учредительным документам некоммерческое партнёрство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России" является некоммерческой организацией, основанной на членстве.

В соответствии со свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 182022 с приоритетом от 30 июня 1997 года, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак - изображение синей стилизованной птицы на желтом фоне.

16 ноября 1998 года зарегистрировано некоммерческое партнёрство "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов" г. Ставрополь, как некоммерческая организация, одним из учредителей которого является некоммерческое партнёрство "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России".

Исходя из устава ответчика, некоммерческое партнёрство "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов" имеет цели и осуществляет свою деятельность по направлениям, аналогичным целям и направлениям истца.

Некоммерческое партнёрство "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов" является членом некоммерческого партнёрства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России", оба осуществляют свою деятельность в однородных сферах.

21 сентября 2010 года нотариус г.Москвы по заявлению полномочного представителя истца, произвел осмотр сайта http 1 /www.stipb.ru и в протоколе осмотра зафиксировал использование на нем некоммерческим партнёрством "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов" товарного знака истца (т. 1 л.д. 10).

Лицензионный договор между сторонами на использование товарного знака не заключался.

Разрешая заявленный спор и удовлетворяя требования истца в части запрета на использование ответчиком на сайте товарного знака, принадлежащего истцу, суд правильно руководствовался статьями 1235 и 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации и сделал правильный вывод о том, что для таких действий ответчика необходимо наличие лицензионного соглашения между истцом и ответчиком, зарегистрированного в установленном законом порядке, а оно между сторонами не заключалось.

При этом суд первой инстанции сделал правильный вывод о том, что, даже являясь корпоративным членом НП "ИПБ России", ответчик не имеет право на использование символики без лицензионного соглашения, поскольку сам по себе этот факт не предусмотрен ни учредительными документами истца, ни его внутренними документами, ни законом.

Доводы жалобы о том, что ответчик имел право на использование товарного знака на основании статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации являются необоснованными и не могут являться основанием к отмене решения суда в этой части по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как видно из устава истца, он осуществляет свою деятельность по направлениям, указанным в пункте 4.

Этими направлениями является не производство товара, понятие которого содержится в подпункте 1 пункта 2 статьи 1484 Кодекса, а выполнение работ и оказание услуг.

Как видно из свидетельства N 182022, выданного истцу (т.1. л.д.6), оно выдано на товарный знак, как на знак обслуживания.

Под знаком обслуживания в соответствии с пунктом 2 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации понимаются обозначения, служащие для индивидуализации выполняемых юридическими лицами либо индивидуальными предпринимателями работ или оказываемых ими услуг.

В силу статьи 1487 Кодекса не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Как видно из указанной нормы права, исчерпание исключительного права на товарный знак предусмотрено только в отношении товаров, а не работ и услуг.

По настоящему делу спор возник в отношении незаконного размещения ответчиком в сети "Интернет" на используемом им сайте обозначения, зарегистрированного истцом в качестве товарного знака, т.е. не в связи с использованием товарного знака в отношении товаров, а поэтому указанная ответчиком норма права при разрешении настоящего спора применению не подлежит.

Доводы жалобы о том, что истец имел право использовать товарный знак истца на основании статьи 1510 Кодекса являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению в связи с тем, что в соответствии с указанной нормой права коллективный знак предназначен только для обозначения товаров, а не работ и услуг, а кроме того в соответствии с положениями статьи 1511 Кодекса он должен быть зарегистрирован именно как коллективный.

Из материалов дела не следует, что товарный знак истца был зарегистрирован как коллективный для обозначения товаров.

Вместе с тем, выводы суда о возложении на ответчиков выплаты компенсации в размере 250 000 рублей за незаконное использование товарного знака сделаны без учета всех обстоятельств по делу, а потому решение суда в этой части подлежит отмене с вынесением по делу в этой части нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Как видно из материалов дела, ответчик использовал обозначение товарного знака (знака обслуживания) истца в течение 10 лет с момента его создания в 2001 году, что не опровергнуто истцом.

Суду ответчиком на обозрение были представлены сборники и иные печатные издания истца, в которых в течение длительного времени - 12 лет указывались все адреса ТИПБ, в том числе и ответчика, среди которых имеется и сайт электронной почты с изображением товарного знака истца.

В материалах дела имеются письменные документы - письма (т.1 л.д.44 т.2 л.д.109, 102,124), соглашение (т.1 л.д.39-43), представленные ответчиком, из которых следует, что должностные лица истца, в том числе и его единоличные исполнительные органы, давали согласие ответчику на использование принадлежащего ему товарного знака.

При этом, нелегитимность этих лиц в связи с наличием у истца неразрешенного корпоративного конфликта, на которую сослался суд в решении, значения в данном вопросе не имеет, поскольку указанные документы имели необходимые реквизиты и направлялись ответчику как свидетельствующие о его волеизъявлении по вопросу использования товарного знака.

В условиях состязательного процесса при утверждениях ответчика о том, что он не получал письма о запрете использования товарного знака от истца, последний в опровержение этих утверждений доказательств суду не представил. Имеющиеся в материалах дела письма (т.1 л.д.93,94), на которые он ссылается, в том числе и в отзыве, не содержат сведения об их получении ответчиком.

После решения суда ответчик в добровольном порядке исполнил его, удалив со своего сайта обозначение истца, которое он использовал в течение длительного времени, что не оспаривается истцом и свидетельствует о добросовестности и разумности ответчика.

Действия же истца в части предъявления требований о взыскании компенсации без предупреждения ответчика о совершаемых им нарушений с учетом сложившихся между ним и истцом отношений и имеющихся согласий по вопросу использования товарного знака, о чем не могло не быть ему известно, суд расценивает как злоупотребление правом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Кодекса не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, арбитражный суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права.

При рассмотрении дела суд первой инстанции не учел указанных обстоятельств, в то время как они свидетельствуют о злоупотреблении истцом своим правом при предъявлении иска о взыскании денежной компенсации с ответчика, а потому решение суда в этой части подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в иске о взыскании компенсации с ответчика за незаконное использование принадлежащего ему товарного знака.

Решение суда в части взыскания с ответчика государственной пошлины в сумме 6 500 рублей также подлежит отмене в связи с тем, что истцу в этой части требований отказано.

Расходы по уплате государственной пошлины, понесенные ответчиком при подаче апелляционной части в связи с удовлетворением жалобы в части в сумме 1 000 рублей подлежат взысканию с истца в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Ставропольского края от 21.03.2011 по делу N А63-9787/2010 в части взыскания с некоммерческого партнерства "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов", г. Ставрополь в пользу некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России", г. Москва компенсации за незаконное использование товарного знака в сумме 250 000 рублей, а также расходов по уплате государственной пошлины в сумме 6500 рублей отменить, апелляционную жалобу в этой части удовлетворить.

Принять в отмененной части новый судебный акт.

В этой части в иске отказать.

В остальной части решение оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Расходы по апелляционной жалобе в сумме 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек взыскать с некоммерческого партнерства "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России", г. Москва, ул. Тверская, 22 "б", стр.3 (ИНН: 7729350824, ОГРН: 1027739273231) в пользу некоммерческого партнерства "Ставропольский территориальный институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов", г. Ставрополь, ул. Мира, 282, офис 3 (ИНН: 2635044100, ОГРН: 1022601980279).

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции.

Председательствующий

С.А. Параскевова

Судьи

Н.В. Винокурова З.М. Сулейманов