Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2011 г. N 13АП-10805/11

г. Санкт-Петербург

22 августа 2011 г.

Дело N А56-74686/2010

Резолютивная часть постановления объявлена 15 августа 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 22 августа 2011 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Масенкова И.В.

судей Лариной Т.С., Марченко Л.Н.

при ведении протокола судебного заседания: Хлевниковой О.Б.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-10805/2011) ООО "ВЕСТГАРД" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.04.2011 по делу N А56-74686/2010 (судья Юрков И.В.), принятое

по иску ООО "ВЕСТГАРД"

к ООО "Омега"

о защите права на товарный знак

при участии:

от истца: пр. Давыдова С.А., дов. от 22.01.2010

от ответчика: пр. Стешенко М.И., дов. от 20.05.2009; пр. Рункель М.В., дов. от 21.01.2011

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТГАРД" (далее - ООО "ВЕСТГАРД", истец) (место нахождения - 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, 45, литер Н, ОГРН 1067847291335) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Омега" (далее - ООО "Омега", ответчик) (место нахождения - 191036, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 13, лит. А, пом.6Н, ОРГН 1067847149853) о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак в виде стилизованной буквы "Н" латинского алфавита в стилизованной окружности с двумя разрывами, зарегистрированного 18.06.2002 согласно свидетельству N 21491, в размере 200000,00 руб. и об обязании ответчика уничтожить за свой счет контрафактные изделия - сайлентблок продольной тяги, задний HR 822 106, на которые нанесено изображение спорного товарного знака.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.04.2011 в удовлетворении иска отказано. Суд первой инстанции не усмотрел со стороны ответчика нарушения исключительных прав истца на товарный знак. Изделие, размещение на котором спорного изображения квалифицировано истцом как нарушение прав ответчика на товарный знак, отнесено судом к 7-му классу МКТУ, в то время как права истца на товарный знак зарегистрированы в отношении 12 и 17-х классов МКТУ. На товары 7-го класса распространяется правовая охрана спорного обозначения по свидетельству N 304769, выданному ответчику. Кроме того, по требованию о взыскании компенсации суд указал на то, что в пользу истца уже взыскивалась компенсация за использование его товарного знака на другом изделии (защитном чехле), приобретенном по той же товарной накладной, что и сайлентблок продольной тяги, размещение на котором спорного изображения послужило основанием для предъявления рассматриваемого иска. Согласно выводу суда первой инстанции введение в гражданский оборот товаров, независимо от количества и номенклатуры, по одной товарной накладной применительно к пункту 3 статьи 1252 ГК РФ образует один случай неправомерного использования товарного знака.

На решение подана апелляционная жалоба ООО "ВЕСТГАРД", которое просит отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение об удовлетворении иска. В обоснование доводов апелляционной жалобы ее податель ссылается на то, что:

- сайлентблок продольной тяги является контрафактным товаром, поскольку не может быть отнесен ни непосредственно к 12 классу МКТУ, ни к 7-му классу МКТУ, а является товаром, входящим в группу, сформированную в 17 классе МКТУ (резинотехнические изделия), ввиду того, что преобладающим материалом в данном изделии является резина и таковой не отнесен к другим классам, спорный товар также является однородным с товарами 12-го класса МКТУ;

- исключительные права на товарный знак нарушены не только при реализации товара, но также и в момент его импорта на территорию Российской Федерации.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик возражал против ее удовлетворения, ссылаясь на то, что ранее уже имело место обращение в суд по тому же самому основанию, фактически сделка, оформленная товарной накладной, представленной в материалы дела, не совершалась. Ответчик является владельцем спорного товарного знака в отношении товаров 7-го класса МКТУ. К 17-му классу относятся необработанное или частично обработанное сырье, каковым спорный товар не является, готовые изделия подлежат классификации в соответствии с их функциями и назначением, а не только исходя из материала, из которого они изготовлены. Товары класса 12 и 17 однородными являться не могут. Сайлент-блок тяги является деталью подвески машин и относится к 7-му классу МКТУ, однородному 12 классу МКТУ.

Законность и обоснованность решения суда первой инстанции проверена в апелляционном порядке.

В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы. Представитель ответчика против удовлетворения апелляционной жалобы возражал по мотивам, изложенным в отзыве.

Заслушав объяснения представителей сторон, изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, апелляционный суд считает, что имеются основания для отмены решения суда.

В материалы дела представлено свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) N 214941 (приоритет товарного знака с 10.03.2000), выданный на имя ООО "ГАНЗА", подтверждающее предоставление охраны товарному знаку, представляющему собой графическое изображение буквы "Н" в незамкнутой окружности в отношении, в том числе, товаров 12 группы МКТУ: муфт сцепления для наземных транспортных средств; реактивных штанг для транспортных средств; торсионов для транспортных средств, бамперов, буферов автомобилей; амортизаторов для автомобилей; пружин гасителей колебаний для транспортных средств; штанг реактивных для транспортных средств; передач для наземных транспортных средств; двигателей для наземных транспортных средств; шасси автомобилей; и товаров 17 группы МКТУ: амортизаторов резиновых; втулок резиновых; муфт резиновых для защиты деталей машин; ограничителей резиновых; резиновых колец; упоров резиновых; резиновых втулок, пробок, затычек, заглушек; смол синтетических (полуфабрикаты); резиновых буферов; каучука синтетического.

Приложениями к свидетельству о регистрации товарного знака подтверждается предоставление прав на его использование на основании лицензионного договора ООО "ВЕСТГАРД" сроком до 10.03.2020.

ООО "Омега" импортировало на территорию Российской Федерации и реализовало индивидуальному предпринимателю Аистову А.В. по товарной накладной от 10.08.2010 N 309 детали для автомобиля, в том числе сайлентблок продольной тяги, задний HR 822 106 и чехол защитный ШРУС наружный HR 801 050. На указанных товарах (в случае реализации ШРУСа - на защитном чехле) нанесен товарный знак в виде буквы "Н", вписанной в окружность, графическое изображение которого сходно с изображением товарного знака, зарегистрированного за истцом. Сходство изображений ответчиком не оспаривается.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 1229, статей 1484, 1489 ГК РФ, на основании лицензионного договора с правообладателем товарного знака лицензиату предоставляется право использовать товарный знак в том числе путем размещения его на товарах и их упаковках. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Товар, на котором без разрешения правообладателя нанесен товарный знак по смыслу пункта 4 статьи 1252 ГК РФ является контрафактным.

В связи с размещением товарного знака на защитном чехле - упаковке (коробки), в которой находилась запасная часть - пыльник ШРУСа наружного HR 801 050 (чехол защитный), решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 20.12.2010 по делу N А56-35329/2010, оставленным без изменения постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.03.2011 и постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.07.2011, с ответчика взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак истца.

Апелляционный суд не может согласиться с выводом суда первой инстанции о том, что взыскание компенсации за нарушение права на товарный знак в рамках дела N А56-35329/2010 исключает возможность применения ответственности за нарушение прав на товарный знак в рамках рассматриваемого дела в связи с его размещением на ином товаре, реализованном по той же товарной накладной.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, ответственность в виде компенсации применяется по выбору правообладателя как за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом. Случаем использования средства индивидуализации является факт размещения его на товаре, для индивидуализации которого этого право зарегистрировано, поскольку объектом защиты в данном случае является средство индивидуализации определенного вида товара.

Подписанием товарной накладной, представленной в материалы дела, оформлена реализация нескольких товаров, таким образом, размещение на указанных товарах товарного знака истца представляет собой несколько случаев нарушения права ООО "ВЕСТГАРД" на товарный знак.

Из содержания статей 1229, 1484 ГК РФ следует, что для вывода о нарушении права на товарный знак достаточно введения в оборот одной единицы контрафактного товара. То есть реализация нескольких контрафактных товаров, в том числе, по одной товарной накладной, свидетельствует о неоднократном нарушении исключительного права на товарный знак, за каждое из которых согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель может предъявить требование о взыскании компенсации.

В рассматриваемом случае товар, на котором размещено изображение, сходное с товарным знаком истца, представляет собой резиновую втулку (согласно определению Большой Советской Энциклопедии - втулка - деталь машины, механизма, прибора цилиндрической или конической формы, имеющая осевое отверстие, в которое входит другая деталь), внутри которой размещается металлическая втулка. Как следует из представленной в материалы дела схемы (л.д.144 т.1) эта деталь используется в задней подвеске транспортного средства, в соединении кронштейна рычага подвески.

Из перечня товаров, предусмотренных в 7-м классе МКТУ при его сопоставлении с перечнями товаров 12-го класса МКТУ, следует, что поскольку к классу 7 относятся машины и станки (кроме наземных транспортных средств), а к основными товарами, включенными в 12-й класс являются наземные транспортные средства, к поименованным в 7-м классе МКТУ соединениям и деталям машин, не относятся те соединения, которые используются в наземных транспортных средствах, так как наземные транспортные средства, а также используемые в них детали и соединения относятся к 12-му классу МКТУ. Как указано в пункте 4.3 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 198, в основание классификации МКТУ положен принцип направлений деятельности. То есть отдельные элементы товаров, не предназначенных для использования в качестве части основных товаров, включенных в определенный класс, не могут быть отнесены к этому классу. Следовательно, спорная деталь не может быть отнесена к подвескам (деталям машин), поименованным в 7-м классе МКТУ, в отношении которых ответчику предоставлено право использования сходного товарного знака на основании свидетельства о государственной регистрации прав на товарный знак N 304769, поскольку к указанному классу отнесены машины за исключением наземных транспортных средств, для использования в которых предназначена рассматриваемая деталь.

Кроме того, спорное изделие не является ни подвеской, ни каким-либо соединением, а представляет собой лишь резиновую втулку, которая в этих соединениях используется, что позволяет отнести его к товарам 17-го класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана товарного знака предоставлена истцу (втулки резиновые). К выводу об отнесении спорного товара к 17-му классу МКТУ пришел также специалист Промышленной палаты Санкт-Петербурга в экспертном заключении от 27.09.2010 N 002-11-06270/3-2, составленном по обращению истца. При этом, вопреки выводу суда перовой инстанции, основанием для такой классификации явились не только свойства материала, используемого при изготовлении детали, но ее форма и назначение.

При таких обстоятельствах имеются основания для вывода о нарушении ответчиком прав истца на использование товарного знака, выразившееся во введении в оборот товара (сайленблока продольной тяги заднего HR 822 106) с размещенным на нем товарным знаком, сходным до степени смешения с товарным знаком истца, право на который ему предоставлено в отношении таких товаров.

Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в качестве одной из мер защиты исключительных прав на товарный знак является взыскание с нарушителя денежной компенсации, размер которой определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости. Согласно разъяснениям пункта 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего арбитражного Суда РФ N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при определении размера компенсации следует учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличии ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя.

Заявленная компенсация в сумме 200000,00 руб. соразмерна допущенному нарушению, при определении ее размера учтены указанные выше критерии, в частности неоднократность нарушения права на товарный знак и, в то же время, ограниченность количества контрафактного товара, введение которого в оборот подтверждается материалами дела. При таких обстоятельствах, заявленных иск в части требования о компенсации за нарушение прав на товарный знак подлежал удовлетворению.

Вместе с тем, в материалах дела отсутствуют сведения о ввозе на территорию Российской Федерации и наличии у ответчика иных контрафактных товаров, за исключением детали, реализованной по представленной в материалы дела товарной накладной. Представитель истца пояснил в судебном заседании апелляционного суда, что доказательств введения ответчиком в оборот иных единиц контрафактного товара не имеется. При отсутствии доказательств наличия у ответчика контрафактного товара, применение такой меры защиты исключительного права как уничтожение контрафактного товара, невозможно, удовлетворение требований в этой части не повлечет восстановления нарушенных прав правообладателя, оснований для предоставления судебной защиты нарушенного права в указанной форме нет. В части соответствующего требования иск удовлетворению не подлежит.

Поскольку при принятии решения судом первой инстанции неверно дана оценка фактическим обстоятельствам дела и допущены нарушения при применении норм материального права, решение суда следует отменить, удовлетворить заявленный иск в части взыскания компенсации за нарушение права на товарный знак. В части требования об уничтожении контрафактного товара в удовлетворении иска следует отказать. Апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

В соответствии с положениями статьи 110 АПК РФ, расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение дела в суде первой инстанции, понесенные истцом, подлежат возмещению за счет ответчика в части, пропорциональной удовлетворенным требованиям, в сумме 7000 руб. Расходы по уплате государственной пошлины по второй части заявленного требования (4000,00 руб.) остаются на истце. За рассмотрение апелляционной жалобы с ответчика в пользу истца подлежит взысканию в счет компенсации расходов по уплате государственной пошлины 1000,00 руб.

На основании изложенного и руководствуясь статьями пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28.04.2011 по делу N А56-74686/2010 отменить, принять новый судебный акт:

Иск Общества с ограниченной ответственностью "ВЕСТГАРД" (место нахождения 192148, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 45, литер Н, ОГРН 1067847291335) удовлетворить частично, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Омега" (место нахождения: 191036, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д. 13, лит. А, пом. 6Н, ОГРН 1067847149853) в пользу ООО "ВЕСТГАРД" компенсацию за нарушение права на товарный знак в сумме 200000,00 руб. и в возмещение расходов за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций 8000 руб.

В остальной части в удовлетворении иска отказать.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Председательствующий

И.В. Масенкова

Судьи

Т.С. Ларина Л.Н. Марченко