Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 августа 2011 г. N 09АП-18879/11

г.Москва

25.08.2011

N 09АП-18879/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 18.08.2011.

Постановление изготовлено в полном объеме 25.08.2011

Дело N А40-130718/10-19-1140

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Мухина С.М.,

судей:

Веклича Б.С., Гончарова В.Я.,

при ведении протокола

секретарем судебного заседания Московским В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 3 апелляционную жалобу

Компании " СКИ ДЕ БРУА" ( Франция)

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 27 мая 2011 г.. по делу N А40-130718/10-19-1140, принятое судьей Барыкиным С.П.,

по иску Компании "СКИ ДЕ БРУА" (Франция) (125445, Москва, Ленинградское шоссе, д.67)

к Роспатенту (123995, Москва, Бережковская наб. д.30 корп. 1)

3-и лица: 1)ФКП "Союзплодоимпорт" (129090, Москва, ул. Щепкина, д.4), 2)Росалкогольрегулирование (125047, Москва, Миусская пл. д.3 стр. 4), 3)ОАО "Московский винно-коньячный завод " КиН" (125445, Москва, Ленинградское шоссе, д.67) , 4)ООО " АК" ( 125445, Москва, Ленинградское шоссе, д.67, стр.4)

о признании частично недействительным решения Роспатента от 16.07.2010 г..

при участии:

от заявителя:

Сивак В.В. по доверенности от 14.01.2011;

от ответчика:

Чеканов А.А. по доверенности от 08.07.2011;

от третьих лиц:

1) Лукьянов В.Н. по доверенности от 30.12.2010; 2) Короткевич П.В. по доверенности от 12.04.2011 N 37;3) Сивак В.В. по доверенности от 19.04.2011; 4) не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.05.2011, принятым по данному делу, отказано в удовлетворении заявления Компании "СКИ ДЕ БРУА" об оспаривании решения Роспатента от 16.07.2010 в части отказа в удовлетворении заявления Компании "СКИ ДЕ БРУА" от 06.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 283105 в отношении товара 33 класса МКТУ "бренди".

Заявитель не согласился с решением суда первой инстанции и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заинтересованного лица в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, считает доводы апелляционной жалобы необоснованными, просит отказать в ее удовлетворении. Считает оспариваемое решение законным и обоснованным.

Представитель третьего лица - ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН" поддержал доводы апелляционной жалобы заявителя, просит отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным.

Представитель третьего лица - ФКП "Союзплодоимпорт" в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, считает доводы апелляционной жалобы необоснованными, просят отказать в ее удовлетворении. Представили письменные пояснения по апелляционной жалобе.

Представитель третьего лица - Росалкогольрегулирование в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, считает доводы апелляционной жалобы необоснованными, просят отказать в ее удовлетворении. Представили письменные пояснения по апелляционной жалобе.

В судебное заседание не явился представитель третьего лица - ООО "АК". Располагая доказательством их надлежащего извещения о месте и времени рассмотрения дела, при отсутствии возражений лиц, участвующих в деле, суд рассмотрел дело в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ.

Законность и обоснованность судебного решения проверена судом апелляционной инстанции в порядке ст.ст.266, 268 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, письменных пояснений, заслушав представителей участвующих в деле лиц, поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела, регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом "Московский" по заявке N 2004728880/50 с приоритетом от 15.12.2004 произведена 28.02.2005 по свидетельству N 283105 на имя ФКП "Союзплодоимпорт" в отношении товаров 33 класса МКТУ.

06.11.2009 в Палату по патентным спорам Роспатента поступило заявление компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 283105.

16.07.2010 Роспатентом принято решение о досрочно частичном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 283105, сохранив ее действие в отношении товаров 33 класса МКТУ. В обоснование решения указано, что правообладателем должно было быть доказано использование товарного знака по свидетельству N 283105 в отношении товаров 33 класса МКТУ, в промежуток с 06.11.2006 по 05.11.2009 включительно.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения Общества в арбитражный суд с заявлением по настоящему делу.

Согласно ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ст.13 Гражданского кодекса РФ, ч.1 ст.198 АПК РФ, п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения или действия (бездействия) незаконным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием или бездействием гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

В силу п.5 ст.200 АПК РФ обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о законности оспариваемого ненормативного акта.

Согласно п.2.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Заявление Компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Московский" по свидетельству N 283105 в отношении товаров 33 класса МКТУ в связи с его неиспользованием в течение трех лет поступило в Роспатент 06.11.2009, то есть после введения в действие части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, в связи с чем в соответствии со ст.5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" она подлежала применению судом при рассмотрении настоящего спора.

В соответствии с ч.1 ст.1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

При этом согласно ч.3 ст.1486 ГК РФ бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно ч.2, 3 данной статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со ст.1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с п.2 ст.1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда, соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также, использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Судом первой инстанции обоснованно указано на то, что, рассматривая поданное заявление Компании "СКИ ДЕ БРУА" о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака "Московский" по свидетельству N 283105 в отношении товаров 33 класса МКТУ, в связи с его неиспользованием, Роспатент надлежащим образом исследовал все представленные доказательства использования товарного знака, что подтверждается материалами дела. При рассмотрении спора по существу заявителем не представлено доказательств надлежащего использования в рассматриваемый период на территории Российской Федерации товарного знака "Московский" по свидетельству N 283105 в отношении товаров 33 класса МКТУ по смыслу ч.2 ст.1484 и ч.2 ст.1486 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 283105 представляет собой словесный элемент "МОСКОВСКИЙ".

Правообладателем представлен ряд документов, подтверждающих факт использования словесного товарного знака по свидетельству N 283105, а именно: копию лицензионного договора от 07.10.2005 N 15-л, заключенного между ФКП "Союзплодоимпорт" и ООО "АК" на использование товарных знаков по свидетельствам N N 276705, 276706, 276707, 276708; сублицензионный договор от 25.11.2005 N240; копию паспорта на продукцию коньяка "Московский"; отчеты об объемах продукции, произведенной по лицензионному договору от 07.10.2005 N15-л; копии платежных поручений об оплате лицензионного вознаграждения по договору N15-л; отчеты об объемах инвестиционных расходов, предусмотренных лицензионным договором N15-л; договоры поставки алкогольной продукции; образец товара "коньяк МОСКОВСКИЙ", дата розлива 11.03.2008; договоры на изготовление рекламной продукции и рекламные буклеты с информацией о производимой ОАО "МВКЗ "КиН" продукции и другие.

Судом первой инстанции обоснованно указано на то, что указанными документами подтверждается факт использования в течение 3-х лет до подачи заявления о прекращении правовой охраны упомянутого товарного знака, под контролем заявителя другим лицом путем заключения между заявителем и ООО "АК" лицензионного договора и заключения последним с ОАО "Московский винно-коньячный завод КиН" сублицензионного договора, на основании которого упомянутым заводом выпускался товар (коньяк) с использованием спорного товарного знака.

Заявитель при этом как непосредственно, так и путем привлечения других лиц контролировал качество данного коньяка, получал от ООО "АК" сведения об объемах реализации этого товара и лицензионное вознаграждение за предоставление права использования товарных знаков.

В сублицензионном договоре оговаривалось право лицензиара по лицензионному договору, т.е. ФКП "Союзплодоимпорт", контролировать производство этой продукции и обязанность ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН" обеспечить реализацию этого права (п/п "р" п. 4.3.2. сублицензионного договора от 25.11.2005 N 240).

Суд апелляционной инстанции считает, что спорный товарный знак не являлся предметом упомянутых выше лицензионного и сублицензионного договоров. Их предметом являлись комбинированные товарные знаки в виде этикеток, одним из элементов которых являлось словесное обозначение "Московский", полностью воспроизводящее спорный товарный знак (товарные знаки N N 276706, 276708).

Кроме того, как видно из имеющихся в деле фотографий коньяка производства ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН" спорный товарный знак является одним из элементов этикетки товара, причем, расположен в центре этикетки, занимает на ней доминирующее положение, и рядом с ним помещён знак охраны товарного знака в виде буквы "R", предусмотренный ст.1485 ГК РФ.

На контрэтикетках коньяка указано, что он изготавливается по лицензии ФКП "Союзплодоимпорт" в пределах трехлетнего периода, установленного п.1 ст.1486 ГК РФ.

Кроме того, как видно из материалов дела, спорный товарный знак использовался на подарочных коробах коньяка "Московский" со знаком охраны товарного знака, а также на упаковках сувенирных наборов этого коньяка.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом упомянутых лицензионного и сублицензионного договоров, он фактически использовался ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН" с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции, и в данном случае упомянутый завод являлся по отношению к правообладателю товарного знака - ФКП "Союзплодоимпорт"- "другим лицом" в смысле требований п.2 ст.1486 ГК РФ, использующим товарный знак без лицензионного договора.

При указанных обстоятельствах следует признать доказанным опосредствованное использование правообладателем спорного товарного знака в отношении определенного вида товара в период с 06.11.2006 по 05.11.2009 по свидетельству N 283105.

Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Учитывая отсутствие в рассматриваемом деле несоответствия оспариваемого решения нормам закона, повлекших нарушение прав и законных интересов заявителя, суд апелляционной инстанции подтверждает правильность вывода суда о необходимости отказа в удовлетворении заявленных требований.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, в связи с чем отмене не подлежит. Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают правильно установленные судом первой инстанции обстоятельства.

С учетом изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда города Москвы от 27 мая 2011 г.. по делу N А40-130718/10-19-1140 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

С.М. Мухин

Судьи

Б.С. Веклич В.Я. Гончаров