Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2011 г. N 08АП-5004/11

город Омск

12 сентября 2011 г.

Дело N А46-2117/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 06 сентября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 сентября 2011 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рябухиной Н.А.,

судей Солодкевич Ю.М., Рожкова Д.Г.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Ненашевой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-5004/2011) общества с ограниченной ответственностью "БЭЙС Фудс" на решение Арбитражного суда Омской области от 20.05.2011 по делу N А46-2117/2011 (судья Баландин В.А.), принятое по иску общества с ограниченной ответственностью "Сиббалт" (ИНН 5507044357, ОГРН 1025500741023) к обществу с ограниченной ответственностью "БЭЙС Фудс" (ИНН 5503211920, ОГРН 1095543005282) о взыскании 1000 000 рублей компенсации,

при участии в судебном заседании представителей:

от общества с ограниченной ответственностью "Сиббалт" - представитель Кудряшов К.Н. по доверенности от 22.10.2010,

от общества с ограниченной ответственностью "БЭЙС Фудс" - представитель не явился,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "Сиббалт" (далее - ООО "Сиббалт") 28.02.2011 обратилось в Арбитражный суд Омской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БЭЙС Фудс" (далее - ООО "БЭЙС Фудс") о взыскании 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "СЁМОЧКИ".

Решением Арбитражного суда Омской области от 20.05.2011 по делу N А46-2117/2011 исковые требования удовлетворены в полном объеме. С ответчика в пользу истца взыскано 1 000 000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак "СЁМОЧКИ", а также 23 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Считая указанное решение незаконным и необоснованным, ответчик в апелляционной жалобе просит его отменить. Как указало ООО "БЭЙС Фудс", материалами дела N А46-9900/2010 подтвержден факт незаконного использования товарного знака, принадлежащего истцу, обществом с ограниченной ответственностью "Мегаполис пак", а ответчик лишь является его агентом и реализует продукцию ООО "Мегаполис Пак" от имени и за счет указанного лица на основании заключенного между ООО "БЭЙС Фудс" и ООО "Мегаполис Пак" договора хранения с правом реализации.

Истец письменный отзыв на апелляционную жалобу не направил.

Представитель ООО "БЭЙС Фудс", надлежащим образом извещенного о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, в него не явился.

От ответчика поступило письменное ходатайство об отложении судебного заседания в связи с направлением представителя Бережной Т.В. в командировку в период с 02.09.2011 по 08.09.2011, в подтверждение чего с ходатайством представлена копия командировочного удостоверения.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца заявил возражения против удовлетворения ходатайства и отложения судебного заседания.

Рассмотрев ходатайство ответчика, суд апелляционной инстанции отказал в его удовлетворении в связи с отсутствием предусмотренных статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) оснований для отложения. Неявка представителя ООО "БЭЙС Фудс" не препятствует рассмотрению апелляционной жалобы в данном судебном заседании.

На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителя ответчика.

В судебном заседании представитель истца - ООО "Сиббалт" просит в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, решение суда оставить без изменения.

Рассмотрев материалы дела и апелляционную жалобу, выслушав представителя истца, проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены или изменения.

Из материалами дела следует и правильно установлено судом первой инстанции, что ООО "Сиббалт" является правообладателем исключительного права на товарный знак "СЁМОЧКИ", что подтверждается свидетельствами на товарный знак N 344589 (текстовое обозначение) и N 346849 (на графическое изображение) (л.д. 10-12 т.1).

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Омской области от 26.10.2010 по делу N А46-9900/2010 (л.д.13-19 т.1) установлен факт нарушения ООО "БЭЙС Фудс" исключительного права истца на товарный знак "СЁМОЧКИ" в связи с осуществлением хранения, предложения к продаже и реализации готовой продукции, маркированной тождественным товарным знаком.

ООО "Сиббалт" как обладатель исключительного права на товарный знак "СЁМОЧКИ" и ссылаясь на вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Омской области от 26.10.2010 по делу N А46-9900/2010, обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика компенсации.

Удовлетворяя предъявленный иск, суд первой инстанции обоснованно исходил из следующего.

В силу пункта 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарные знаки и знаки обслуживания относятся к результатам интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

В соответствии со статьями 1477, 1481 ГК РФ на товарный знак, то есть обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признаётся исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно статьям 1484, 1515 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе путем размещения товарного знака:

- на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

- при выполнении работ, оказании услуг;

- на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

- в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

- в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Статьей 1229 ГК РФ установлено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Из содержания и смысла приведенных норм следует, что незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Из указанных норм следует, что для заключения вывода о том, что лицо неправомерно использует чужой товарный знак, необходима совокупность следующих условий: конкретный товарный знак имеет правовую охрану (права на него зарегистрированы в установленном порядке); данный товарный знак, в том числе сходное с ним до степени смешения обозначение, используются лицом, не имеющим соответствующих прав; использование товарного знака (сходного до степени смешения обозначения) производится в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак.

Как правильно указал суд первой инстанции, в рамках рассматриваемого дела наличествует вся перечисленная совокупность условий.

Из материалов дела следует, что товарный знак на принадлежавшей ответчику продукции является тождественным товарному знаку 346849, правообладателем которого является ООО "Сиббалт" ( л.д.11 т.1)

На этикетках продукции (семян подсолнечника обжаренных) размещено словесное изображение "Семечки" сходное до степени смешения с товарным знаком, принадлежащим ООО "Сиббалт", правовая охрана которого удостоверяется свидетельством N 346849.

Как установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Омской области от 26.10.2010 по делу N А46-9900/2010, ООО "БЭЙС Фудс" осуществляло хранение, предложение к продаже и реализацию готовой продукции с данными этикетками.

В соответствии с частью 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Из указанного решения арбитражного суда и в силу статей 1252, 1484 ГК РФ следует, что ответчиком совершено нарушение исключительных прав на товарные знаки, охраняемые свидетельством 346849.

В соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они маркированы тождественными или сходными товарными знаками.

Материалами дела подтверждается, что зарегистрированный товарный знак в виде подсолнуха и словесного изображения "СЁМОЧКИ" на фоне красных лент, нанесенное на упаковочную ленту желтого цвета и знак в виде подсолнуха и словесного изображения "Семечки" на фоне красных лент, нанесенное на упаковочную ленту желтого цвета, которым маркирован спорный товар, проставляются на однородных товарах - обжаренных семенах подсолнечника.

Согласно пункту 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Признаки сходства, перечисленные в названном пункте Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В силу подпункта 14.4.2.2 "а" Правил фонетическое сходство определяется по следующим признакам: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу.

Смысловое сходство определяется на основании признаков подобия заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей (подпункт 14.4.2.2 "в" Правил).

Данные обстоятельства установлены решением Арбитражного суда Омской области от 26.10.2010 по делу N А46-9900/2010 и имеют преюдициальное значение в рамках рассматриваемого дела, в связи с чем доводы апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции неполно исследовал фактические обстоятельства по данному делу применительно к подлежащим применению нормам материального права, отклоняются как необоснованные.

В нарушение части 1 статьи 65 АПК РФ ответчик не представил доказательств наличия у него с истцом (правообладателем) договора на использование товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

В обоснование размера заявленной компенсации истец привел доказательства того, что ООО "Сиббалт" израсходовало денежные средства в продвижение товарного знака "СЁМОЧКИ" в 2008-2010 годах, что позволило сделать товар, продаваемый под вышеуказанным товарным знаком (семечки жареные) узнаваемым, привлекательным для потребителя. Узнаваемость товарного знака позволила постепенно увеличивать объемы продаж. Так было продано товара под товарным знаком "СЁМОЧКИ" на сумму: 16 582 308 руб. 47 коп. в 2008 году, 18 588 543 руб. 97 коп. в 2009 году, 29 814 616 руб. 70 коп. В 2010 году, то есть в год, когда резко увеличились расходы на рекламу и продвижение товарного знака "СЁМОЧКИ", увеличился и объём продаж (л.д. 38-40 т.1).

Ряд компаний приобрели права на использование товарного знака "СЁМОЧКИ" на территории РФ, заключив соответствующие соглашения. По указанным соглашениям стоимость передаваемых прав на товарный знак составила: 3 000 000 руб. - по лицензионному договору N 1 от 01 мая 2010 года (л.д. 41-43 т.1); 2 000 000 руб. - по лицензионному договору N 2 от 01 сентября 2010 года (л.д. 44-46 т.1); 1 250 000 руб. - по лицензионному договору N 4 от 01 апреля 2011 года (л.д. 47-49 т.1). Таким образом, средний размер стоимости правомерного использования права на товарный знак "СЁМОЧКИ" составил 2 083 333 руб. (3000000,0 + 2000000,0 + 1250000):3), а в двукратном размере - 4 166 666 руб. Истцом же заявлено требование о взыскании с ответчика значительно меньшего размера компенсации.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что суд, рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Оценивая размер начисленной компенсации, суд первой инстанции исходил из характера и обстоятельств допущенного нарушения, из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения и обоснованно удовлетворил требования истца в заявленном размере.

В части размера взыскиваемой компенсации ответчик в апелляционной жалобе возражений не привёл.

Доводы ответчика о том, что он не является лицом, с которого подлежит взысканию компенсация за неправомерное использование сходного до степени смешения товарного знака, расцениваются судом апелляционной инстанции как несостоятельные и подлежат отклонению в силу следующего.

По смыслу пункта 2 статьи 1515 ГК РФ правообладатель товарного знака вправе требовать изъятия из оборота контрафактного товара, на котором используется сходное до степени смешения обозначение у любого лица, чьими действиями такой товар был введен в гражданский оборот. Исходя из толкования данной нормы права, под введением в гражданский оборот следует понимать любые действия, направленные на распространение товара в соответствующем сегменте товарного рынка посредством совершения сделок купли-продажи и иных гражданско-правовых сделок.

Из материалов дела усматривается, что хранение и реализацию готовой контрафактной продукции, маркированной товарным знаком, до степени смешения схожим с товарным знаком ООО "Сиббалт", осуществляло ООО "БЭЙС Фудс".

Изложенная позиция содержится также в абзаце 5 пункта 8 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", в силу которой за нарушение, заключающееся в реализации товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, может быть привлечено любое лицо, занимающееся этой реализацией, а не только первый продавец соответствующего товара.

Таким образом, ответственность в виде уплаты компенсации за незаконное использование товарного знака носит самостоятельный характер и не ставится в зависимость от функциональной роли лица, участвовавшего во введении контрафактного товара в гражданский оборот.

С учетом изложенного оснований для отмены или изменения обжалуемого решения по делу суд апелляционной инстанции не усматривает.

В удовлетворении апелляционной жалобы ответчика надлежит отказать.

Расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы, в удовлетворении которой отказано, относятся по правилам статьи 110 АПК РФ на ответчика.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьями 270-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 20.05.2011 по делу N А46-2117/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Рябухина

Судьи

Ю.М. Солодкевич Д.Г. Рожков