Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 22 сентября 2011 г. N 09АП-22240/11

г.Москва

Дело N А40-27991/11-51-243

22 сентября 2011 г.

N 09АП-22240/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 15.09.2011.

Постановление в полном объеме изготовлено 22.09.2011

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Пронниковой Е.В.,

судей Свиридова В.А., Цымбаренко И.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Гринтаун"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.06.2011

по делу N А40-27991/11-51-243 судьи Васильевой Т.В.,

по заявлению ООО "Гринтаун" (ОГРН 1055225015966, 607188, Нижегородская обл., г.Саров, Железнодорожная ул., дом 16, стр.13)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании недействительным решения,

третьи лица: ОАО "Минеральные воды и напитки", ФГУП "Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ", ФГУП "РФ ядерный центр - ВНИИ Экспериментальной физики"

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя Титовой Т.В. по доверенности от 30.08.2011,

представителя ответчика Шеманина Я.А. по доверенности от 14.10.2010,

представителя ОАО "Минеральные воды и напитки" Омельченко В.П. по доверенности от 02.09.2011,

представитель ФГУП "Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ" не явился, извещен,

представитель ФГУП "РФ ядерный центр - ВНИИ Экспериментальной физики" не явился, извещен,

УСТАНОВИЛ:

ООО "Гринтаун" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) от 17.12.2010, которым предоставление правовой охраны товарному знаку "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 признано недействительным частично, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 недействительным полностью, а также об обязании Роспатента аннулировать свидетельство N 109114/1 на товарный знак "САРОВА" и запись о регистрации товарного знака "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 в государственном реестре товарных знаков.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 09.06.2011, принятым по настоящему спору, производство по делу в части требования о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 прекращено.

В удовлетворении требований о признании недействительным решения Роспатента от 17.12.2010 и об обязании ответчика аннулировать свидетельство N 109114/1 на товарный знак "САРОВА" и запись о регистрации товарного знака "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 в госреестре товарных знаков судом отказано.

В обоснование принятого решения суд первой инстанции указал, что оспариваемое решение Роспатента является законным, обоснованным, в материалы дела представлены доказательства приобретенной различительной способности обозначения "САРОВА".

Не согласившись с данным решением суда первой инстанции, заявитель в апелляционной жалобе просит его отменить, считая, что судом неправильно применены нормы материального права. При этом указывает, что товарный знак "САРОВА" служит прямым указанием места нахождения изготовителя товара, следовательно, регистрация данного товарного знака незаконна; представление или не представление доказательств использования обозначения "САРОВА" правообладателем не имело значения при рассмотрении вопроса о предоставлении правовой охраны указанному обозначению. Приводит доводы о том, что суд при принятии решения принял в качестве доказательств документы, представленные ОАО "Минеральная вода и напитки", и не принял во внимание доказательства того, что обозначение "САРОВА" используется в качестве наименования места происхождения товаров с 1993 года иными производителями.

Ответчик в письменном отзыве на апелляционную жалобу и в судебном заседании возражал против изложенных в ней доводов, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. При этом указал, что обозначение "САРОВА" приобрело дополнительную различительную способность в отношении товаров "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки" 32 класса МКТУ, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 109114/1 в отношении указанных товаров было сохранено обоснованно. Считает, что приобретение дополнительной различительной способности оспариваемого товарного знака подтверждается имеющимися в деле доказательствами.

Представитель третьего лица - ОАО "Минеральные воды и напитки" в судебном заседании возражал против доводов и требований апелляционной жалобы, просил оставить решение суда первой инстанции без изменения, поддержал правовую позицию ответчика.

Представители третьих лиц - ФГУП "Обеспечения РФЯЦ-ВНИИЭФ" и ФГУП "РФ ядерный центр - ВНИИ Экспериментальной физики", надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не явились. В соответствии со ст.156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие представителей указанных третьих лиц.

Изучив материалы дела, заслушав представителей заявителя, ответчика, третьего лица - ОАО "Минеральные воды и напитки", поддержавших в судебном заседании свои доводы и требования, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения обжалуемого судебного акта, исходя из нижеследующего.

Как следует из материалов дела, словесный товарный знак "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 с приоритетом от 10.09.1991 был зарегистрирован 22.12.1992 в отношении товаров 32 и услуг 35, 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, за ФГУП "Российский федеральный ядерный центр - ВНИИЭФ".

Названный товарный знак был переуступлен правообладателем ФГУП "Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ". По договору частичной уступки товарный знак по свидетельству N 109114/1 был переуступлен ОАО "Минеральная вода и напитки" в отношении товаров 32 класса МКТУ - пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков.

ООО "Гринтаун" обратилось в Роспатент с возражением от 27.02.2008 N 289/1625р против предоставления правовой охраны товарному знаку "САРОВА" по свидетельству N 109114/1, мотивированное нарушением требований п.1 ст.6 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и п.2.3 (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, поскольку на дату подачи заявки обозначение "САРОВА" использовалось на географических (топографических) картах в качестве наименования населенного пункта.

По результатам рассмотрения данного возражения 06.05.2009 Роспатентом было вынесено решение об отказе в его удовлетворении в связи с тем, что "САРОВА" не являлось официальным названием населенного пункта в период проведения экспертизы, а также не являлось общеизвестным географическим обозначением, сведения о котором должны быть представлены как в России, так и за рубежом в словарно-справочных и географических источниках информации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 06.11.2009 по делу N А40-100671/09-110-667, оставленным без изменения постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда от 17.03.2010 N 09АП-27672/09-АК и Федерального арбитражного суда Московского округа от 23.06.2010 N КА-А40/6070-10-2, решение Роспатента от 06.05.2009 признано недействительным.

С учетом указанного решения, повторно рассмотрев возражения заявителя от 27.02.2008, Роспатент вынес оспариваемое решение от 17.12.2010, которым частично удовлетворил возражения, признав предоставление правовой охраны товарному знаку "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: 32 - минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки.

Полагая, что указанное решение нарушает его права и законные интересы, ООО "Гринтаун" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением по настоящему делу.

Отказывая в удовлетворении заявленных Обществом требований, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого ненормативного акта.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Основаниями для признания решения незаконным является несоответствие его закону или иному нормативному акту и нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

С учетом даты приоритета (10.09.1991) заявки N 142543/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Положение о товарных знаках, утвержденное Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 08.01.1974, введенное в действие с 01.05.1974, с учетом изменений и дополнений от 22.01.1976, 26.06.1976 и 22.03.1979, введенных в действие 01.10.1979 (далее - Положение), и Инструкцию по государственной экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков ТЗ-2-80, утвержденную Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий 14.03.1980, введенную в действие с 01.09.1980, с изменениями на 29.11.1983, введенными в действие с 01.09.1980 (далее - Инструкция).

Как видно из материалов дела, оспариваемый товарный знак "САРОВА" является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Как указывалось выше, правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 32 класса МКТУ: "пиво, минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки, фруктовые напитки и фруктовые соки, сиропы и прочие составы для изготовления напитков".

Судебными актами по делу по делу N А40-100671/09-110-667 установлено, что на дату подачи заявки товарный знак "САРОВА" представлял собой производное от названия населенного пункта - Саров.

Согласно пункту 15 г) вышеозначенного Положения о товарных знаках не допускаются к регистрации в качестве товарных знаков обозначения, на которые ввиду их специфики не может быть предоставлено исключительное право пользования, например, состоящие частично или полностью из географических обозначений, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно п.3.1.3.1 вышеназванной Инструкции географические обозначения, которые воспринимаются как указание на место нахождения изготовителя товаров, не могут регистрироваться в качестве товарных знаков, так как регистрация их на имя одного предприятия ущемляет права всех остальных предприятий, находящихся в той же местности, и лишает их возможности использовать эти обозначения для маркировки и рекламы своих товаров.

В соответствии со ст.6 quinquies C(l) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (в Стокгольмской редакции 1967 года) для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Собранные по настоящему делу доказательства позволяют сделать вывод о том, что спорное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в отношении товаров "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки" 32 класса МКТУ, в связи с чем предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 109114/1 в отношении указанных товаров сохранено обоснованно.

Так, из представленных доказательств следует, что ОАО "Минеральная вода и напитки" были осуществлены приготовления к производству минеральной воды (в том числе изготовлена полиграфическая продукция, проведена сертификация, получена разрешительная документация), а с 1997 года начаты производство и реализация минеральной воды и других безалкогольных напитков (лимонады), маркированных обозначением "САРОВА". Кроме того, ОАО "Минеральная вода и напитки" проводилась длительная и широкая рекламная кампания своей продукции под обозначением "САРОВА" в различных средствах массовой информации.

Также следует принять во внимание непрерывность и большие объемы производства и реализации указанных товаров в течение более чем тринадцатилетнего периода по настоящее время.

Следует признать, что объемы, интенсивность и длительность производства способствовали узнаванию потребителями продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком в связи с хозяйственной деятельностью именно ОАО "Минеральная вода и напитки".

Исходя из этого, представленные в дело доказательства свидетельствуют о наличии приобретенной различительной способности товарного знака "САРОВА" по свидетельству N 109114/1 в отношении товаров "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки" 32 класса МКТУ, в связи с чем его регистрация в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров не противоречит законодательству.

При этом необходимо отметить, что в части товаров, в отношении которых не было представлено доказательств приобретенной различительной способности, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку решением Роспатента было признано недействительным.

Доводы заявителя о том, что суд первой инстанции неправильно применил указанную статью 6 quinquies C(l) Парижской конвенции, не принят как необоснованный, поскольку данная норма не противоречит иным нормам права, в том числе статье 6 quinquies B(2) Парижской конвенции, а конкретизирует ее, что следует из толкования статьи 6 quinquies в целом.

Следует признать обоснованными ссылки ответчика на правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.11.2006 по делу N 8215/06, согласно которой если обозначение не обладало и не приобрело различительной способности, то допускается признание незаконным предоставление ее правовой охраны. Отсюда следует вывод, что если обозначение приобрело различительную способность, то оно признается охраноспособным.

В постановлении Президиума ВАС РФ от 09.10.2007 по делу N 15006/06 со ссылкой на статью 6-quinquies C(l) Парижской конвенции указано, что в результате массовой рекламы, длительного присутствия на рынке и многочисленных наград на различных конкурсах оспариваемое обозначение в сознании потребителя приобретает вторичное значение как товарный знак, используемый для маркировки определенной продукции.

При таких обстоятельствах следует согласиться с выводом Роспатента о наличии приобретенной различительной способности оспариваемого товарного знака в отношении товаров 32 класса МКТУ "минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки".

Суд первой инстанции обоснованно отклонил ссылку заявителя на Рекомендации по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденные приказом Роспатента от 23.03.2001 N 39, согласно которым вопрос о предоставлении правовой охраны обозначению в качестве товарного знака решается в зависимости от приобретения различительной способности этим обозначением до даты подачи заявки.

При этом суд апелляционной инстанции соглашается с позицией ответчика о том, что данные Рекомендации относятся к процедуре регистрации в качестве товарного знака заявленного незарегистрированного обозначения, в то время как в настоящем деле рассматривается вопрос о сохранении правовой охраны уже зарегистрированному товарному знаку.

Довод заявителя о том, что товары под обозначением "САРОВА" производились различными производителями не приняты апелляционным судом как несостоятельные, поскольку в материалы настоящего дела не представлено доказательств длительности и интенсивности использования обозначения иными лицами, а сам по себе факт использования спорного обозначения другими производителями, в отсутствие доказательств значительного объема и периода такого использования, не может опровергнуть документально подтвержденный вывод суда первой инстанции о том, что в силу длительного и интенсивного использования спорного обозначения оно приобрело различительную способность именно как средство индивидуализации правообладателя оспариваемого товарного знака.

При этом необходимо отметить, что из представленных доказательств следует, что обозначение "САРОВА" приобрело различительную способность задолго до того, как данное обозначение начало использоваться заявителем, поскольку установлено, что ОАО "Минеральная вода и напитки" активно использует обозначение "САРОВА" с 1997 года, а заявитель начал использовать это обозначение лишь с 2005 года.

Суд первой инстанции обоснованно отклонил доводы заявителя о том, что Роспатент не имел оснований для повторного рассмотрения возражения заявителя и вынесения решения от 17.12.2010, мотивированные тем, что судебными актами по делу N А40-100671/09-110-667 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 109114/1 признано недействительным полностью.

Признавая недействительным решение Роспатента от 06.05.2009, суд в решении по делу N А40-100671/09-110-667 не указал на признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 109114/1 недействительным, а также на обязанность Роспатента аннулировать регистрацию товарного знака по свидетельству N 109114/1.

В связи с этим, повторно рассмотрев возражения заявителя, Роспатентом совершены действия по исполнению судебного акта по делу N А40-100671/09-110-667.

Данные обстоятельства установлены вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 28.10.2010 по делу N А40-99697/10-12-633.

Суд апелляционной инстанции также считает необходимым отметить, что в решении Роспатента от 06.05.2009 и при рассмотрении дела N А40-100671/09-110-667 вопрос интенсивности и длительности использования правообладателем обозначения "САРОВА" не исследовался, в связи с чем выводы суда в решении по настоящему делу не могут быть признаны противоречащим выводам суда в решении по делу N А40-100671/09-110-667.

Прекращая производство по делу в части требований о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 109114/1, суд первой инстанции правомерно исходил из того, что данное требование в силу ст.ст.1248, 1513 Гражданского кодекса РФ подлежит рассмотрению в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции полагает, что суд первой инстанции принял законное и обоснованное решение, полно и правильно установил обстоятельства дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушения процессуального закона, в связи с чем оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 09.06.2011 по делу N А40-27991/11-51-243 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Е.В.Пронникова

Судьи

В.А.Свиридов И.Б.Цымбаренко