Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2011 г. N 09АП-22260/11

г. Москва

Дело N А40-78755/10-19-662

26 сентября 2011 г.

N 09АП-22260/2011-ГК N 09АП-22262/2011-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена 19 сентября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 сентября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.

судей Левченко Н.И., Расторгуева Е.Б.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Касатиной Н.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

и ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 июля 2011 года

по делу N А40-78755/10-19-662 принятое судьёй Барыкиным С.П.

по иску ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь"

к ООО "Торговый дом СВ"; ООО "Савени"; ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка"

о защите права на товарный знак и взыскании компенсации

при участии в судебном заседании:

от истца:

Шайхутдинова П.А. (доверенность от 28.02.2011); Бостан О.Н. (доверенность от 28.02.2011);

от ответчиков:

от ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" - Серпкова Н.А. (доверенность N 24-11-КФС от 30.06.2011); Конюшенко Е.И. (доверенность N 16-11-КФС от 20.05.2011):

от ООО "Торговый дом СВ"; ООО "Савени" - не явились, извещены;

УСТАНОВИЛ

ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" (далее истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с учётом уточнения исковых требований, о запрете ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" использовать обозначение, сходное, по мнению истца, с его зарегистрированными товарными знаками до степени смешения, о взыскании с данного ответчика компенсации на нарушение права на товарный знак в сумме 4 980 000 руб., взыскании с ООО "Торговый Дом СВ" и ООО "Савени" компенсации на нарушение права на товарный знак в сумме 10 000 руб. с каждого.

Решением суда от 04 июля 2011 г. ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" запрещено использовать изображения, сходные до степени смешения с товарным знаком "Алёнка" по свидетельству N 184515 и общеизвестным товарным знаком по свидетельству N 80.

С ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взысканы компенсация в сумме 300 000 руб. и расходы по оплате госпошлины.

С ООО "Савени" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взысканы компенсация в сумме 10 000 руб. и расходы по оплате госпошлины.

С ООО "Торговый Дом СВ" в пользу ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" взысканы компенсация в сумме 10 000 руб. и расходы по оплате госпошлины.

При этом суд исходил из наличия в материалах дела доказательств нарушения ответчиками исключительных прав истца на товарный знак N 184515, зарегистрированный в том числе в качестве общеизвестного товарного знака по свидетельству N 80, в связи с чем удовлетворил требование неимущественного характера к ответчику ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка". Требование о взыскании компенсации с ответчика ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" удовлетворено частично в сумме 300 000 руб., в связи с чрезмерным размером заявленного иска. Требования к ответчикам ООО "Савени" и ООО "Торговый дом СВ" удовлетворены в сумме 10 000 руб. компенсации с каждого.

С решением не согласился ответчик ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" и истец, по делу поданы две апелляционной жалобы.

По мнению истца, размер взысканной судом компенсации не учитывает степень вины и неоднократный характер допущенного ответчиком ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" нарушения.

Ответчик полагает, что представленные в дело доказательства, опрос ОАО "ВЦИОМ", проведенный по заказу истца, и заключение патентного поверенного Орловой В.В., не объективны.

В заседании суда апелляционной инстанции рассмотрено и отклонено ходатайство о приостановлении производства по настоящему делу до вступления в законную силу судебного акта по делу N А40-93917/11-26-704, возбужденному по заявлению ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" о признании недействительным решения Роспатента от 30.07.2011 г. об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству N 432596, поскольку на дату принятия обжалуемого решения, решение Роспатента от 30.07.2011 г. не вступило в законную силу и не учитывалось судом первой инстанции при принятии настоящего решения.

Производства по делу N А40-93917/11-26-704 на дату оглашения обжалуемого решения также не имелось, в связи с чем суд первой инстанции не мог нарушить положения п.1 ч.1 ст. 143 АПК РФ.

Заслушав доводы и возражения представителей сторон, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст. 270 АПК РФ, для отмены решения от 04 июля 2011 г. и удовлетворения апелляционных жалоб.

Как усматривается из материалов судебного дела и достоверно установлено судом первой инстанции, истец обладает исключительными правами на комбинированный товарный знак по свидетельству N 184515 в виде изображения головы малолетней девочки в цветном платке и словесных обозначений "Алёнка", "Alionka", а также на общеизвестный комбинированный товарный знак по свидетельству N 80 с аналогичным изображением и словесным элементом "Алёнка". Оба товарных знака зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ - шоколад.

В соответствии с требованиями ст.ст. 1229, 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом.

Согласно п.п.3-5 ч.2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с требованиями ч.3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарные знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрение заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживании утверждённого приказом Роспатента N 32 от 05.03.03г. (далее -Правила): обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В данном случае изображение, зарегистрированное в качестве товарных знаков истца и используемое им на этикетке товара (далее-Изображение N 1) и оспариваемое изображение, используемое ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" на этикетке своего товара, (далее-Изображение N 2) имеют признаки как сходства - сюжет (использование образа малолетней девочки), композиция, плавный переход обоих изображений в нижней части в жёлтый цвет, и др., так и различия - возраст девочек, национальный костюм и украшения девочки на изображении N 2, стилизованный рисунок (изображение N1) и натуралистическое (изображение N 2), и др.

В соответствии с указанием, изложенным в постановлении по настоящему делу ФАС Московского округа от 14.04.2011 г.., которым отменены ранее принятые по настоящему делу судебные акты, при разрешении вопроса о возможности сходства сравниваемых обозначений до степени смешения следует руководствоваться правовой позицией, выработанной по аналогичному делу постановлением Президиума ВАС РФ от 18.07.06г. по делу N 3691/06 (далее - постановление Президиума ВАС РФ).

Согласно части второй ст. 289 АПК РФ это указание ФАС Московского округа является обязательным для суда, рассматривающего настоящее дело.

В соответствии с постановлением Президиума ВАС РФ угроза смешения зависит, во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом, во-вторых, от сходства противопоставляемых знаков, в-третьих, от оценки однородности обозначенных товарными знаками товаров и услуг.

В данном случае сравниваемые обозначения истца и ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" используются на этикетках аналогичного товара - плиток шоколада, что усиливает вероятность их смешения потребителем.

Также в постановлении Президиума ВАС РФ отмечено, что угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. Как правило, он руководствуется общими впечатлениями (часто нечеткими) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров и услуг.

В данном случае товарные знаки истца, и, соответственно, этикетка шоколада "Алёнка", широко известна потребителю ввиду её использования при изготовлении данного шоколада на протяжении многих лет.

В соответствии с правовой позицией постановления Президиума ВАС РФ, в ходе сопоставления товарных знаков с точки зрения их графического визуального сходства необходимо руководствоваться основным правилом, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), и при этом для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя. О том, что опасность смешения существует, Президиум ВАС РФ, пришёл к выводу путём анализа данных социологических опросов, имеющихся в деле.

В качестве основы для оценки сходства сравниваемых товарных знаков Президиум ВАС РФ принял ответы респондентов социологических опросов, представленные истцом и третьим лицом (заинтересованным в сохранении оспариваемого товарного знака) на вопрос о том, изготовлены ли товары со сравниваемыми товарными знаками одним и тем же производителем. При этом Президиум ВАС РФ включил в одну категорию как утвердительные ответы, так и ответы тех, кто затруднились ответить на поставленный вопрос.

Проанализировав ответы на данный вопрос, Президиум ВАС РФ пришёл к выводу о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения, поскольку от 20 до 60 процентов (реально, по тексту постановления, - от 18 до 59 процентов) не смогли однозначно отличить товарные знаки конкурентов, что, по мнению Президиума ВАС РФ, является весьма внушительным результатом, влияющим на продвижение товара на определённом сегменте рынка.

По настоящему делу согласно данным представленного истцом социологического опроса ВЦИОМ, количество респондентов, ответивших на этот же вопрос утвердительно и затруднившихся ответить составляет: в Москве - 49%, в Белгородской обл. (регионе, в котором находится ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка")- 61%, в других регионах - 55%.

Согласно данным социологического опроса, проведённого Аналитическим Центром Ю.Левады, представленного ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка", количество респондентов, ответивших на этот вопрос утвердительно и затруднившихся ответить, составляет 26%, т.е. более четверти опрошенных.

Таким образом, по результатам двух социологических опросов, представленных сторонами, количество респондентов, которые не смогли однозначно отличить продукцию истца и ЗАО "Кондитерская фабрика Славянка", составляет от 26 до 61 процентов, что превышает тот показатель, при котором постановлением Президиума ВАС РФ сравниваемые товарные знаки признаны сходными до степени смешения.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу о нарушении ответчиками исключительных прав истца на товарный знак, в связи с чем апелляционная жалоба ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" удовлетворению не подлежит.

Согласно разъяснениям, данным в п. 43.3. Постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ N 5/29 от 26.03.2009 г., рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Суд апелляционной инстанции соглашается с позицией суда первой инстанции, снизившего размер компенсации до 300 000 руб. с ответчика ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" по сравнению с заявленными требованиями, поскольку данный ответчик в период выявления нарушений (апрель-май 2010 года, т.1 л.д. 96, 98, 99) обладал товарным знаком по свидетельству N 432596, представляющим собой комбинированное обозначение в виде этикетки, включающей словесный элемент "Алина", выполненный прописным шрифтом буквами русского алфавита и изображение девочки с косой в русском костюме с кокошником на золотисто-коричневом узорчатом фоне.

Указанное обстоятельство свидетельствует о недоказанности истцом злостного характера нарушения и направленности действий ответчика по использованию спорной упаковки шоколада исключительно на причинение вреда истцу.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил правильно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266-268, ч.1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 04 июля 2011 года по делу N А40-78755/10-19-662 оставить без изменения, апелляционные жалобы ОАО "Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" и ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев