Правовая охрана товарных знаков (А. Сергеев, "Корпоративный юрист", N 2, февраль 2007 г.)

Правовая охрана товарных знаков

Что изменится в правовой охране товарных знаков после вступления в силу 1 января 2008 г. Части четвертой ГК РФ? Насколько принятые новеллы будут применимы на практике?

Принятие части четвертой ГК РФ, содержащей развернутые положения об интеллектуальной собственности и отменяющей действующие ныне специальные законы, против чего активно выступало большинство специалистов, работающих в рассматриваемой сфере, уже свершившийся факт. Доводы противников проекта не были услышаны властью, одарившей своих граждан очередным "шедевром" неуемного правотворчества, плоды которого не заставят себя долго ждать.

Впрочем, правовой охраны товарных знаков данный прогноз касается в наименьшей степени, поскольку положения действующего Закона РФ от 23 сентября 1992 г. "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках) почти без изменений перенесены в § 2 "Право на товарный знак и право на знак обслуживания" гл. 76 "Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и информационных систем" части четвертой ГК РФ. При этом они в большинстве случаев изложены другими словами (далеко не всегда более удачно) и по-иному структурированы (что так же порой неоправданно). Тем не менее ряд содержательных изменений в правовой охране товарных знаков имеется. Рассмотрим основные из них применительно к четырем аспектам: 1) самим товарным знакам, 2) их государственной регистрации, 3) правам и обязанностям владельцев товарных знаков, 4) защите прав владельцев товарных знаков и разрешению споров.

Правила, касающиеся самих товарных знаков как объектов правовой охраны, не подверглись серьезной корректировке. Так, хотя легальное определение товарного знака в очередной раз (четвертый по счету за последние 15 лет!) изменилось, однако не очень существенно. Согласно п. 1 ст. 1477 ГК РФ, товарным знаком отныне будет считаться обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Новыми в этом определении являются следующие моменты: во-первых, отграничения товарных знаков от знаков обслуживания, предназначенных для индивидуализации работ и услуг (цель которого, правда, неясна; видимо, во имя чистоты юридической конструкции); во-вторых, указания на то, что обладателем исключительных прав на товарный знак может быть не любое физическое лицо, а лишь индивидуальный предприниматель (ранее это предусматривалось иной нормой Закона о товарных знаках).

Виды товарных знаков, выделяемые как по форме их выражения (словесные, изобразительные, объемные и др.), так и по иным основаниям (общеизвестные и коллективные), а также особенности их правовой охраны остались вообще без изменений (вряд ли можно так квалифицировать перестановку отдельных слов в предложениях и обновление некоторых формулировок).

Единственным значительным нововведением стал п. 8 ст. 1483 ГК РФ, согласно которому не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в РФ фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами такого наименования или обозначения), либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированным в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в РФ возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В процитированном правиле два новых момента. Во-первых, в отличие от Закона о товарных знаках, здесь указывается на недопустимость не только тождества обозначения, регистрируемого в качестве товарного знака, названным в анализируемой норме объектам, но и сходства с ними до степени смешения. Данное незначительное, на первый взгляд, уточнение является очень важным, поскольку а) между товарными знаками и этими объектами, как правило, имеется сходство, а не тождество и б) такое решение в большей степени соответствует смыслу и целям законодательства о средствах индивидуализации.

Во-вторых, в перечень объектов, тождество и сходство с которыми до степени смешения является недопустимым, теперь включены коммерческие обозначения и наименования селекционных достижений. Это дополнение является верным, но отнюдь не самым оптимальным. Дело в том, что правовой охраной в РФ, наряду с перечисленными в п. 8 ст. 1483 ГК РФ объектами, пользуются также некоторые иные средства индивидуализации, в частности названия лекарственных средств, морских и речных судов, средств массовой информации, некоторых изобретений и т.д. Поэтому в названной норме точнее было бы указать в абстрактной форме на недопустимость тождества и сходства до степени смешения обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, с любыми объектами интеллектуальной собственности, права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В норме, посвященной соотношению обозначений, регистрируемых в качестве товарных знаков, и объектов авторского права, а также средств индивидуализации известных в РФ физических лиц (имя, псевдоним, портрет и пр.), промышленных образцов, знаков соответствия и доменных имен, по-прежнему говорится лишь о недопустимости их тождества, но не сходства до степени смешения (п. 9 ст. 1483 ГК РФ). Это принципиально неверно, так как не соответствует целям и духу законодательства о товарных знаках. В случае когда между различными охраняемыми правом объектами есть сходство до степени смешения, у лица, которое первым приобрело соответствующее право, безусловно, должна быть возможность защиты своих интересов. Сейчас, когда к числу объектов, тождество с которыми считается недопустимым, добавилось доменное имя, этот вывод стал еще более очевидным. С одной стороны, структура доменного имени практически исключает возможность его тождества с товарным знаком, в силу чего рассматриваемая норма в ее буквальном значении неприменима. С другой стороны, достаточно различия в одном из символов, чтобы доменное имя и товарный знак не считались тождественными друг другу, хотя сходство может быть очень высоким (т.е. до степени смешения).

Правила, регулирующие государственную регистрацию товарных знаков, не содержат существенных нововведений. Самым серьезным из них может считаться, пожалуй, указание в абз. 2 ст. 1500 ГК РФ на то, что заявитель, подавший жалобу на решение экспертизы*(1), может внести в заявку изменения, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и их внесение позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Серьезной корректировке подверглась регламентация прав и обязанностей правообладателей товарных знаков.

Прежде всего, по-новому сформулирована статья, раскрывающая содержание исключительного права на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ). Чисто внешне она напоминает ст. 4 Закона о товарных знаках. Однако если в последней содержание исключительного права на товарный знак раскрывалось лишь косвенно - через запрет на совершение определенных действии, адресованный третьим лицам, - то ст. 1484 ГК РФ прямо определяет те действия, которые вправе совершать лишь сам обладатель указанного исключительного права. Это, на первый взгляд, не очень значительное изменение в действительности влечет за собой серьезные практические последствия.

Во-первых, в законе, наконец, появилась норма, которая прямо раскрывает правовые возможности обладателя исключительного права на товарный знак, что, конечно, можно только приветствовать. При этом из закона следует, что круг очерченных им возможностей правообладателя является лишь примерным, с чем тоже нельзя не согласиться*(2).

Во-вторых, в указанной статье, особенно с учетом ее систематического толкования в совокупности со ст. 1486 ГК РФ, явно прослеживается стремление расширить понятие "использование товарного знака". Если ранее использованием товарного знака по общему правилу, считалось лишь применение его на товарах, для которых он зарегистрирован, и (или) их упаковке*(3), то сейчас так квалифицируется и размещение товарного знака на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, в объявлениях, на вывесках и в рекламе.

Данное решение представляется крайне спорным, поскольку оно дает дополнительные возможности для злоупотребления правом на товарный знак и явно не согласуется с такой мерой, как сокращение срока обязательного использования товарного знака с пяти лет до трех, внедрение которой произошло относительно недавно (2002 г.) и которая была сохранена в проекте.

Следующим важным изменением является отказ составителей части четвертой ГК РФ от традиционной нормы, согласно которой лицензионный договор должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия (ст. 26 Закона о товарных знаках). Подобная норма имеется в законодательстве многих стран и направлена на защиту интересов потребителей, которые не всегда могут разобраться в том, что товар, маркированный известным товарным знаком, производится не самим обладателем этого знака, а иным лицом, действующим на основании лицензии. Цель благая, но, как показывает жизнь, труднодостижимая. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить качество однородных товаров, маркированных одним и тем же товарным знаком, произведенных за границей и выпущенных по лицензии в нашей стране. Итак, рассматриваемая норма едва ли реально способствовала достижению заявленной цели. Кроме того, в некоторых случаях, в частности, когда сам лицензиар не производил соответствующий товар, реализовать ее было вообще невозможно.

Руководствуясь этими соображениями, а также исходя из того, что в надлежащем качестве товаров, выпускаемых по лицензии, в первую очередь должен быть заинтересован сам лицензиар, составители проекта отказались от неработающей нормы и предложили иное решение. Согласно абз. 1 п. 2 ст. 1489 ГК РФ, лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которые он помещает лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром, который вправе осуществлять контроль за соблюдением данного условия. Следует признать, что новый вариант регулирования выигрывает на фоне предшествующего: он ближе к реальной жизни и не выдает желаемое за действительное.

Помимо этого, в проекте появилось новое положение о том, что по требованиям, предъявляемым к лицензиату как производителю товаров, лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность (абз. 2 п. 2 ст. 1489 ГК РФ). Вероятно, оно вводилось с той же целью, что и ст. 26 Закона о товарных знаках, - защитить интересы потребителей, рассчитывающих на то, что качество товара лицензиата будет не ниже качества товара лицензиара. Однако таким способом достичь этой цели вряд ли удастся. Приведенная норма способна реально защитить права потребителей лишь при условии, что закон содержит то самое императивное требование к качеству лицензионного товара, которое составители проекта из закона как раз и исключили. В ситуации, когда стороны лицензионного договора будут самостоятельно определять требования к качеству лицензируемого товара, привлечь лицензиара к ответственности за низкое качество такого товара можно будет, только если лицензионным договором предусмотрено, что качество производимого по лицензии товара будет не ниже качества товара самого лицензиара.

Что касается защиты исключительного права на товарный знак и разрешения связанных с ним споров, то здесь изменения не столь существенны. Наиболее значимым из них следует признать повсеместный отказ от правила, в соответствии с которым возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку могло быть подано любым лицом. Теперь, чтобы подать возражение или иное заявление по поводу товарного знака, необходимо быть заинтересованным лицом.

Указанное нововведение представляется неоправданным, поскольку ставит искусственный барьер для разрешения споров. Сам факт подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку лицом, которое, кстати, уплачивает при этом немалую пошлину, служит доказательством того, что у этого лица имеется заинтересованность в решении данного вопроса. Заставлять его специально подтверждать свою заинтересованность - значит дать в руки чиновникам дополнительное средство для манипулирования.

Еще более запутанным, чем раньше, стал вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией (пп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ). Данное основание прекращения правовой охраны товарного знака появилось в Законе о товарных знаках (пп. 4 п. 1 ст. 28) относительно недавно (2002 г.) и, несмотря на свою очевидную полезность, при практической реализации столкнулось с рядом материальных и процессуальных проблем*(4).

Ни одна из этих проблем проектом не разрешена, более того, к ним добавились новые вопросы. В частности, совершенно неясно, как, по мнению составителей проекта, соотносятся понятия "злоупотребление правом" и "недобросовестная конкуренция". Очевидно, что названные понятия в значительной степени пересекаются друг с другом, особенно в рассматриваемой области. Между тем, согласно действующему законодательству, действия хозяйствующих субъектов признаются актами недобросовестной конкуренции антимонопольными органами, а квалифицировать эти действия в качестве злоупотребления правом может только суд. Таким образом, допускается возможность параллельного рассмотрения одного и того же спора судом и антимонопольным органом, которые могут принять по нему прямо противоположные решения. Это ведет к волоките и затягиванию конфликтов, почву для чего в данном случае создает сам закон.

Защите права на товарный знак составители части четвертой ГК РФ посвятили лишь одну статью (ст. 1515), объединив в ней особые санкции, которые правообладатель может применить к нарушителю его исключительного права. Такая "скупость" объясняется тем, что в общих положениях об интеллектуальной собственности (гл. 69 ГК РФ) содержатся достаточно развернутые правила как о мерах защиты исключительного права, так и о мерах обеспечительного характера. Большинство из них применимо и к защите права на товарный знак. Из числа общих мер, которые ранее к нарушителям права на товарный знак не применялись, следует отметить ликвидацию по решению суда юридического лица, которое неоднократно или грубо нарушает исключительное право на товарный знак (ст. 1253 ГК РФ).

Специальные санкции пополнились возможностью правообладателя взыскивать с нарушителя двукратную стоимость товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или двукратную стоимость права использования товарного знака, определяемую исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Вместо этого правообладатель, как и прежде, может потребовать от нарушителя выплаты компенсации, которая сейчас устанавливается в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, а раньше исчислялась в МРОТах и могла составлять от тысячи до пятидесяти тысяч МРОТ.

А. Сергеев,

доктор юридических наук, профессор,

зав. кафедрой гражданского права СПбГУ экономики и финансов,

советник юридической фирмы DLA Piper

"Корпоративный юрист", N 2, февраль 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) В части четвертой ГК РФ оно названо возражением хотя ранее этот термин традиционно употреблялся лишь в отношении заявлений третьих лиц, оспаривающих регистрацию товарного знака.

*(2) Пункт 2 ст. 4 Закона о товарных знаках, в котором как это и принято, исчерпывающим образом перечислялись возможные нарушения исключительного права на товарный знак, подталкивал к ошибочному выводу о том, что такой же исчерпывающий характер носят и правомочия правообладателя товарного знака.

*(3) Лишь в исключительных случаях при наличии уважительных причин использованием товарного знака могло быть признано применение его в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках и пр (п. 1 ст. 22 Закона о товарных знаках).

*(4) См.: Сергеев А.П. Прекращение правовой охраны товарного знака на основании признания действий по его регистрации актом недобросовестной конкуренции / Арбитражные споры. 2002. N 2. С. 119-124