Лицензионный договор: понятие, содержание, значение (Д.Г. Коровяковский, "Бухгалтер и закон", N 6, 7, июнь, июль 2007 г.)

Лицензионный договор: понятие, содержание, значение

Введение

Создать новую модель техники или ее промышленный образец - это только полдела. Нужно еще внедрить изобретение в производство. Но, к сожалению, нередко бывает, что у предприятия-изобретателя на это нет денег. Зато другая организация готова начать принципиально новое производство, однако у нее нет возможности для того, чтобы самостоятельно разработать новые технологии. Выход из этой ситуации есть: заключить лицензионный договор. На его основании владелец патента, не имеющий средств для внедрения изобретения, может "продать" его другому предприятию, готовому использовать новинку в своей работе. При этом право собственности на патент остается у его владельца, а не переходит к пользователю. Лицензионный договор является относительно новой разновидностью договорно-обязательственных отношений в России, а лицензионная торговля - новым, динамично развивающимся сектором отечественной экономики. На практике и в литературе лицензионными называются большинство соглашений о предоставлении права использования интеллектуальной собственности, включая "ноу-хау" и объекты авторских прав. Суть этих соглашений независимо от того, охраняется ли предмет соглашения патентным или авторским правом, или законодательством об обеспечении конфиденциальности ("ноу-хау"), заключается в одном и том же: обладатель исключительных прав на объект интеллектуальной собственности предоставляет это право для использования третьим лицам. Существует мнение о том, что лицензионный договор не является самостоятельным видом договора, а лишь собирательным, включающим черты различных договоров: договора купли-продажи, аренды, найма, товарищества. Однако в настоящее время лицензионные договоры выделились в самостоятельную группу соглашений, обладающих своими особенностями.

В правомочия правообладателя входит не только возможность запрещения всем другим использовать товарный знак, но и возможность гарантировать какому-либо лицу не запрещать его использование на определенных условиях и на определенный срок. Такая гарантия дается в соответствии с лицензионным договором. Эту гарантию еще называют лицензией, или лицензионным соглашением.

По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого товарного знака в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), который принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений недостаточно регламентированы, они определяются общими нормами гражданского права. Вместе с тем данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными.

Договор должен предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашении необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон.

На основании ст. 26 Закона РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон N 3520-1)*(1) обязательными условиями считаются условия о качестве товаров, производимых правополучателем (лицензиат), и о контроле за качеством со стороны лица, предоставляющего право (лицензиар).

По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам: договор о простой (неисключительной) лицензии и договор об исключительной лицензии. Простая лицензия предусматривает передачу права покупателю (лицензиату) использовать знак в установленных границах, сохраняя продавцу (лицензиару) право применять знак на той же территории или в тех же пределах. В соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиар не вправе ни сам использовать знак в пределах, установленных соглашением, ни предоставлять его третьим лицам. В то же время лицензиат может выдавать сублицензии другим предприятиям на право пользования знаком, только если в договоре предусмотрено это условие. Различают также полные и частичные лицензии. Полной называется лицензия, по которой предоставляется право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Частичной называется лицензия, предоставляющая право пользования знаком только для части товаров и услуг из всего перечня, для которых охраняется знак.

За рубежом широко применяется так называемая "параллельная лицензия", основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам право использовать их на разнообразных товарах.

Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории Российской Федерации, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования товарного знака в России. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать знак по лицензии, может быть сужена.

Как известно, срок действия регистрации товарного знака равен 10 годам с даты регистрации, владелец имеет право продлить регистрацию каждый раз на 10 лет, поэтому срок действия лицензионного договора является важным моментом соглашения. Он может устанавливаться на период более длительный, чем срок действия регистрации товарного знака при условии продления владельцем его регистрации. Также срок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации товарного знака или на срок менее продолжительный, чем срок действия его регистрации.

Подробнее необходимо остановиться на двух обязательных условиях лицензионных соглашений, направленных на предоставление права пользования товарным знаком. Ими, как указывалось ранее, являются условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, а контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар. Данное требование установлено для защиты прав как потребителя, так и владельца товарного знака.

Поскольку несоблюдение данного условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара, закон предоставляет лицензиару право контролировать выполнение данного требования, а в договоре, в свою очередь, должен быть регламентирован порядок его практического осуществления. Невключение в договор данных существенных условий препятствует его регистрации в патентном ведомстве. Следует также отметить, что хотя в Законе N 3520-1 не установлены санкции за нарушение лицензиатом условий о качестве товара, в качестве санкций может последовать временное приостановление действия договора либо его досрочное прекращение. Могут применяться и меры материального характера.

Разрешение исключительного лицензиата третьим лицам использовать изобретение оформляется в виде сублицензионного договора. Такие договоры подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте, без чего они считаются ничтожными.

Срок регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак в Роспатенте (Федеральный институт промышленной собственности - ФИПС) установлен законодательством и составляет до двух месяцев с момента подачи заявления о регистрации. Но по нашей практике Роспатент (ФИПС) нередко затягивает сроки регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак до 4-6 месяцев.

Государственная пошлина за регистрацию лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак составляет 8 000 руб. + по 7 000 руб. за каждое свидетельство свыше одного (НДС не облагается)*(2).

Лицензионный договор и его участники

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) - предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в установленных договором пределах. Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Права на использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанные в лицензионном договоре, не считаются предоставленными лицензиату.

Действующий Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) не содержит понятия "лицензионный договор". Это понятие будет раскрываться в разделе VII ГК РФ, который вступит в действие с 1 января 2008 г.*(3) Поэтому заключая его, надо руководствоваться следующими законами об использовании и охране объектов интеллектуальной собственности:

- Патентным законом РФ от 23.09.1992 N 3517-1 (далее - Патентный закон РФ)*(4);

- Законом РФ от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон N 3520-1)*(5);

- Законом РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон N 5351-1)*(6);

- Законом РФ от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" (далее - Закон N 3523-1)*(7).

Кто же может быть лицензиаром и лицензиатом? Передать право пользования на тот или иной объект интеллектуальной собственности может только его обладатель. Обычно лицензиар это:

- патентообладатель, если предмет лицензионного договора - изобретение, полезная модель, промышленный образец;

- владелец товарного знака, если в договоре идет речь о товарном знаке.

Приобрести лицензионное право, т.е. стать лицензиатом, могут любые организации или предприниматели. Для этого достаточно их желания заключить лицензионный договор.

Необходимо обратить внимание на то, что гражданин, который не занимается предпринимательской деятельностью, может быть лицензиаром лишь в том случае, когда он является патентообладателем, так как владельцем товарного знака по закону могут быть только организации или индивидуальные предприниматели. При этом как лицензиарами, так и лицензиатами могут быть не только российские организации и граждане, но и иностранные.

Предмет лицензионного договора

Заключая любой договор, необходимо четко представлять себе его предмет. Гражданское законодательство требует, чтобы предмет договора был отражен в тексте договора четко и ясно. В данной категории договоров необходимо обязательно подробно описать полезную модель, промышленный образец или товарный знак, т.е. тот объект, право на использование которого предоставляется лицензиату. Чтобы описание было полным, к договору надо приложить схемы, чертежи, фотографии, макеты, рисунки или другие изображения "предмета". Эти материалы будут неотъемлемой частью лицензионного договора. В самом договоре обязательно нужно указать номер патента или, например, свидетельства на товарный знак.

Предметом лицензионного договора может быть:

- изобретение, т.е. определенное техническое решение теоретической задачи, при этом объектом изобретения являются устройства, способы, вещества. Изобретением также считается применение ранее известных устройств, способов, веществ кардинально иным способом (п. 1 и 2 ст. 4 Патентного закона РФ);

- полезная модель - это новое конструкторское решение, которое можно использовать в промышленности при изготовлении средств производства и предметов потребления, а также их составных частей (п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ);

- промышленный образец - оригинально созданное изделие, при изготовлении которого использовалось принципиально новое художественно-конструкторское решение. Образец дол жен иметь эксклюзивный внешний вид (дизайн) (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). При этом необходимо, чтобы такое решение можно было использовать в промышленном производстве. Необходимо обратить внимание на то, что предоставить право пользования по лицензии можно только на те изобретения, полезные модели, промышленные образцы, которые защищены патентом;

- товарный знак - графическое обозначение, которое позволяет отличать товары и услуги одних организаций и предпринимателей от других однородных товаров и услуг. При этом товарный знак должен быть зарегистрирован в установленном законом порядке (ст. 1 Закона N 3520-1). Приобретают, как правило, право на использование таких товарных марок, которые уже стали брэндами.

Но не на все товарные знаки можно передать право пользования. Так, другим лицам нельзя предоставить право на использование коллективного товарного знака (п. 2 ст. 20 Закона N 3520-1). Коллективный знак - это товарный знак не одного предприятия, а союза, хозяйственной ассоциации или любого другого добровольного объединения предприятий. И поэтому он обозначает все товары, которые выпускает или реализует этот союз.

Виды лицензионных договоров

Жесткой классификации лицензионных договоров не существует. Тем не менее по некоторым признакам их можно отнести к тому или иному типу. Лицензионные договоры делятся:

- по объему передаваемых прав;

- по тому, будет ли лицензия оплачиваться;

- по местонахождению участников договора;

- по добровольности передачи прав по лицензии. Необходимо отметить, что объем прав, которые передаются по договору, договоренность о платеже, местонахождение участников договора, а также срок его действия - это собственно и есть условия договора, а потому обязательно должны быть в него внесены.

Непосредственно в практике существуют следующие виды лицензионных договоров:

а) по объему передаваемых прав, - лицензионные договоры могут подразделяться на договоры:

- с исключительной лицензией, приобретая которую лицензиат получает полное право на использование искомого объекта - изобретения, товарного знака, селекционного достижения и т.д. В этом случае владелец интеллектуальной собственности в полном объеме предоставляет лицензиату все права пользователя без каких-либо ограничений навесь срок действия охранного документа. А лицензиар при этом лишается права заключать на аналогичных условиях договоры с третьими лицами. Однако за ним сохраняется право собственности на предмет лицензии, а также право на использование его в той части, которая не передалась лицензиату. Имея полную лицензию, лицензиат может в свою очередь предоставлять сублицензию;

- с неисключительной лицензией, которая дает право лицензиату пользоваться предметом лицензии непосредственно самому. Поэтому лицензиар может дальше использовать этот объект на собственном производстве или предавать на него права неограниченному числу пользователей. По такому договору лицензиат может оформить сублицензию только с разрешения лицензиара. Следует учесть, что просто указать в договоре вид лицензии (исключительная, неисключительная) недостаточно. Составляя лицензионный договор, надо четко расписать, какие права на объект интеллектуальной собственности передаются, а какие - нет;

- с открытой лицензией, по которой лицензионный договор с открытой лицензией предоставляет возможность свободно пользоваться объектом интеллектуальной собственности любому лицу. Такой договор может заключить только патентообладатель, т.е. владелец патента на изобретение или промышленный образец. Чтобы заключить договор с открытой лицензией, патентообладатель должен подать в патентное ведомство заявление. Это заявление публикуется патентным ведомством для всеобщего ознакомления. Лицо, которое хочет использовать заявленный объект, может просто заключить с патентообладателем договор о платежах. Обычно патентообладатель пользуется открытой лицензией, так как это уменьшает его издержки. Согласно п. З ст. 13 Патентного закона РФ в этом случае пошлина на поддержание патента в силе снижается на 50%. Снижение производится с года, следующего за годом, когда было опубликовано такое заявление патентным ведомством;

б) возмездные и безвозмездные:

- безвозмездные, как правило, бесплатно уступают имущественные права в том случае, когда лицензиат и лицензиар находятся в определенных финансово-экономических отношениях. Например, лицензиат может быть дочерним предприятием лицензиара;

- возмездными, при которых большинство лицензионных договоров являются платными. При этом оплачивать предоставление лицензии можно как в денежной форме, так и в натуральной. Платежи бывают нескольких типов. В частности, это паушальные, т.е. в виде разовой фиксированной денежной суммы, и роялти, т.е. периодические денежные платежи или натуральные выплаты, которые исчисляются в процентах от согласованной сторонами суммы или в фиксированной сумме за единицу продукции, а также комбинированные, когда платеж состоит из части паушальной суммы и роялти;

в) внутренние и международные (по местонахождению участников договора):

- внутренние, если участники лицензионного договора находятся на территории Российской Федерации;

- международные, если такой договор заключают представители и других стран, то тогда это уже международное лицензионное соглашение. В этом случае необходимо руководствоваться не только российским законодательством, но и нормами международного права;

г) добровольные и обязательные лицензии (добровольность передачи прав по лицензии):

- добровольные лицензионные договоры заключаются по желанию;

- обязательные лицензионные договоры. Патентным законом РФ предусмотрены основания, когда выдается обязательная, так называемая "принудительная" лицензия: патентообладатель не использовал или недостаточно использовал изобретение или промышленный образец в течение четырех лет, а полезную модель - в течение трех лет с момента выдачи патента; потенциальный лицензиат готов использовать запатентованный объект в производстве; патентообладатель отказался от заключения лицензионного договора, но при этом предварительная договоренность была достигнута; патентообладатель не смог доказать, что он не использовал или недостаточно использовал данный объект. Тогда в соответствии с п. 4 ст. 10 Патентного закона РФ любое лицо, желающее использовать запатентованный объект, может обратиться в Высшую патентную палату РФ с просьбой предоставить ему принудительную неисключительную лицензию. В случае ее предоставления Палата должна определить объем предоставленных прав, размеры, порядок платежей за лицензию, при этом цена лицензии не может быть ниже рыночной.

Права и обязанности участников лицензионного договора

Заключая любой лицензионный договор, стороны должны четко представлять права и обязанности друг друга. Прежде всего лицензиар должен предоставить лицензиату право на использование самого объекта интеллектуальной собственности в том объеме, который предусмотрен в договоре. При этом лицензиар обязан гарантировать лицензиату, что:

- передаваемые права изначально принадлежат лишь лицензиару, а не третьим лицам;

- лицензиат получит в полном объеме документацию, которая необходима для выпуска продукции по лицензии. За достоверность сведений, указанных в такой документации, отвечает лицензиар.

Кроме того, стороны могут предусмотреть в договоре обязанность лицензиара оказывать практическую помощь лицензиату в освоении лицензионной продукции (а при необходимости - обеспечить предпродажное или послепродажное обслуживание продукции).

При заключении договора, по которому передается неисключительная лицензия, можно также оговорить следующее: если лицензиар решит в дальнейшем предоставить вторую, третью лицензии, то он обязуется первому лицензиату об этом предварительно сообщить.

Права лицензиара заключаются в следующем.

Он может:

- получать плату за предоставленные права пользования предметом лицензионного договора (если договор является возмездным);

- в одностороннем порядке расторгнуть договор, если лицензиат просрочил платеж;

- сохранить собственное производство продукции, на выпуск которой предоставлена лицензия (в том случае, когда оформляется исключительная лицензия).

Лицензиат обязан предоставить лицензиару гарантии в том, что он:

- своевременно и в полном объеме будет осуществлять платежи по договору;

- соблюдать все технологические условия и рекомендации лицензиара по использованию изобретения (полезной модели, промышленного образца);

- будет поддерживать качество выпускаемых товаров, на которые распространяется использование товарного знака, не ниже качества товаров самого лицензиара (ст. 26 Закона N 3520-1).

Если лицензионный товар будет ниже по качеству, чем аналогичный товар лицензиара, то он обязан запретить дальнейшее использование своего товарного знака.

Заключение и государственная регистрация договора

Инициатива заключить договор может исходить как от лицензиара, так и от лицензиата. Чаще всего инициатором выступает лицензиар, именно он в основном заинтересован в популяризации своего изобретения. Если патент принадлежит одному лицу, то тогда он самостоятельно решает, заключать ли ему лицензионный договор, а также с кем и какого вида. А как быть, если патент принадлежит нескольким лицам? В такой ситуации каждое из этих лиц может самостоятельно использовать охраняемый объект интеллектуальной собственности по своему усмотрению. Однако при этом он не вправе предоставить на него лицензию третьим лицам (п. 1 ст. 10 Патентного закона РФ). При этом совладельцы могут заключить между собой соглашение и пользоваться лицензионным правом совместно. Лицензионный договор оформляется в письменном виде и подписывается лицензиаром и лицензиатом. В договоре можно предусмотреть любой срок его действия. Существует лишь одно ограничение: этот срок не должен превышать срок действия патента или лицензии.

В соответствии с п. 5 ст. 10 Патентного закона РФ договор о передаче исключительного права (уступке патента) подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Без такой регистрации он считается недействительным. В Патентном законе РФ говорится о необходимости государственной регистрации, не делая однозначного выбора между явочной и проверочной процедурами. Роспатент выбрал проверочную процедуру. Это подтверждается Правилами государственной регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара от 29 апреля 2003 г. N 64, утвержденными приказом Роспатента (далее - Правила)*(8).

Основная задача патентного законодательства (и Правила здесь не исключение) состоит в определении оптимальных условий для российских предпринимателей при использовании в хозяйственном обороте высоких технологий, основанных на отечественных запатентованных изобретениях, в создании в России цивилизованного рынка лицензий, стимулировании развития экономики на основе промышленного производства.

Все стороны, участвующие в процедуре регистрации (в первую очередь - лицензиар и лицензиат), заинтересованы в том, чтобы Правила позволяли однозначно регламентировать их права и обязанности при государственной регистрации. С одной стороны, это даст гарантии обоснованности, правомочности и легальности решений Роспатента, защитит от произвола и нормотворчества экспертизы, а с другой - сократит сроки процедуры. Некоторые нормы Правил нуждаются в уточнении и конкретизации.

Для регистрации договора в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности должны быть представлены следующие документы:

- заявление о регистрации договора, относящееся к одному договору, с указанием адреса для переписки;

- договор, листы которого должны быть прошиты, пронумерованы, и в них не должно быть подчисток, зачеркнутых слов или иных не оговоренных в них исправлений, или выписка из договора, содержащая его существенные условия и заверенная в установленном порядке, в трех экземплярах;

- документ, подтверждающий уплату пошлины зарегистрацию договора или регистрационного сбора в установленном размере;

- документ, подтверждающий правопреемство или право на наследование (в случае необходимости);

- доверенность, удостоверяющая полномочия представителя;

- иные документы, предусмотренные Правилами (в случае необходимости).

В случае отсутствия необходимых документов или нарушения требований к документам, представленным на регистрацию договора, или изменений, внесенных в зарегистрированный договор, лицу, подавшему заявление, направляется запрос с предложением представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности отсутствующие или исправленные документы и внести соответствующие изменения и дополнения в представленный договор.

В Правилах отсутствуют разъяснения таких ключевых понятий, как "один договор", "оговоренные исправления", "существенные условия"; не описана процедура внесения исправлений в текст договора при его оформлении и в связи с указаниями и замечаниями экспертизы. Порядок оформления заявления о государственной регистрации договора регулируется п. 20 Правил. Традиционно экспертиза Роспатента со ссылкой на п. 20 Правил требует, чтобы заявление о регистрации договора было подано от имени всех патентообладателей. В упомянутом пункте указано, что заявление подается патентообладателем или его представителем. При этом заявление подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие предоставить лицензию или передать исключительное право (уступить патент) другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе. Но в соответствии с п. 6 Правил кроме заявления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности представляется договор, в котором должна быть выражена воля всех лиц договора, что подтверждается подписями полномочных представителей, скрепленными печатями. Таким образом, заявление в соответствии с п. 20 Правил может быть подписано любым лицом договора. Патентный закон регулирует все правоотношения, связанные с патентами Российской Федерации. Действие подзаконного акта - Правил - не может выходить за пределы положений федерального закона. В то же время Правила не ограничивают компетенцию Роспатента регистрацией лицензионных договоров, предметом которых является передача права или уступка только патентов РФ, поскольку российские лица имеют право заключать лицензионные договоры с иностранными физическими и юридическими лицами. Можно предположить, что Роспатент компетентен регистрировать любые лицензионные договоры, относящиеся к передаче права или к уступке охранных документов любой страны, если в соответствии с договором лицензионный платеж поступает в Россию или переводится из России. Только в этом случае может быть установлен контроль за оборотом денежных средств. Правила не могут предусматривать регистрацию лицензионного договора, если в соответствии с ним происходит передача права на использование зарубежных патентов, когда платежи осуществляются вне России. Они могут поступать при заключении лицензионного договора по поручению патентообладателя или по его доверенности. Патенты могут переуступаться. Права на патенты, созданные совладельцами при международном научно-техническом сотрудничестве, могут передаваться. Лицензионный договор может быть заключен по поручению второго совладельца только с первым совладельцем, который выступает как ведущая сторона при лицензировании в соответствии с дополнительно заключенным договором между совладельцами патентов. Если регистрации договора, по которому платежи из-за рубежа поступают в Россию, не требуется, то сможет ли в таком случае отечественный лицензиар доказать обслуживающему его российскому банку и налоговым органам свои права на получение лицензионных платежей? Ведь в банковском и налоговом законодательствах без каких-либо комментариев в качестве условия правомерного получения лицензионных платежей указана обязательность государственной регистрации любого лицензионного договора. Правила предусматривают регистрацию одного договора с уплатой одной пошлины. Однако нет разъяснения, что подразумевается под термином "один договор". Этот термин отсутствует в таких основополагающих нормативных актах, как Патентный закон РФ, Закон N 3520-1 и Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров (утверждено постановлением Совета Министров РФ от 12.08.1993 N 793)*(9). Таким образом, при составлении Правил Роспатент, по-видимому, вышел за границы своей компетенции, поскольку дополнил нормативные акты более высокого уровня, принятые законодательной и исполнительной властью Российской Федерации.

Даже в договоре на передачу права на использование одного патента Российской Федерации возможны условия, предусматривающие передачу в одних регионах России исключительного, а в других - неисключительного права. В случае лицензионного договора, предусматривающего передачу права на использование нескольких патентов и товарных знаков, возможны многочисленные варианты сочетаний передаваемых прав. В настоящее время обычаем делового оборота в промышленно развитых странах является оформление единого лицензионного договора, включающего передачу исключительных и неисключительных прав не только на патенты (полезные модели, промышленные образцы), но и на использование зарегистрированных товарных знаков и нормативно-технической документации, подпадающей под действие Закона РФ от 09.07.1993 N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах" (далее - Закон N 5351-1). Такие договоры регистрируются Роспатентом. В Правилах необходимо легально указать, каким образом при этом определяется количество уплачиваемых пошлин, поскольку упомянутое Положение не предусматривает каких-либо дополнительных пошлин при регистрации лицензионного договора в зависимости от объема передаваемых прав, территории или времени действия. Требуемое Правилами количество договоров (три экземпляра), направляемых на государственную регистрацию, относится к случаю, когда в качестве лицензиара и лицензиата выступают отечественные лица и передаются права только на патенты Российской Федерации. Если лицензионный договор относится к передаче прав на патенты Российской Федерации или зарубежные патенты иностранным лицензиатам, то, как правило, количество договоров соответствует суммарному количеству сторон договора. Также нет регламентации требований к представляемой выписке из договора. В соответствии с действующим законодательством о делопроизводстве выписка (копия части документа) должна воспроизводить полный текст решения по определенному вопросу. Юридическую силу выписка приобретает после того, как ее заверило должностное лицо организации или нотариус. Однако надо иметь в виду, что организации имеют право заверять только те документы, которые создаются в этих организациях, поэтому выписка из лицензионного договора должна заверяться нотариально.

Хотелось бы отметить, что, разрешая направлять на государственную регистрацию выписку, относящуюся к какому-то одному вопросу, Правила подтверждают, что существенными для государственной регистрации являются только условия договора, изложенные в этой выписке, а не договор в целом. Таким образом, в Правилах надо установить, какие разделы лицензионного договора вступают в силу сразу после его подписания, а какие - после их регистрации. Правила не содержат перечень существенных и регистрируемых условий договора. Практика показала, что при внесении изменений в зарегистрированный договор разные эксперты могут иметь различные представления о существенности одного и того же условия, особенно если это связано с возможностью истребования уплаты дополнительных пошлин. Очевидно, существенными являются те условия лицензионного договора, сведения о которых официально публикуются. Процедура государственной регистрации может значительно затянуться из-за необходимости внесения изменений и дополнений в представленный договор или сопроводительную документацию. Эти вопросы регулирует п. 16 Правил, который предусматривает возможность направления запроса лицу, подавшему заявление. В запросе предлагается представить в Роспатент отсутствующие или исправленные документы или внести соответствующие изменения и дополнения в данный договор либо соглашение о внесении изменений в зарегистрированный договор в течение двух месяцев с даты получения запроса. Надо иметь в виду, что двухмесячный срок может быть продлен вследствие уважительных причин (п. 17 Правил). Но и здесь существует неопределенность используемых понятий - в Правилах отсутствует даже примерный перечень уважительных причин. Два месяца - срок достаточный для внесения исправлений в документацию в случае, если сторонами договора являются отечественные лица. Согласование изменений документации в договоре с иностранными фирмами может занять значительно больше времени. В Правилах отсутствует перечень существенных изменений и дополнений в представленный договор, внесение которых может быть затребовано Роспатентом. Нет таких разъяснений, но они необходимы. Вероятно, подобные изменения и дополнения могут вноситься только в сведения, публикуемые о договорах.

В соответствии с п. 6 Правил в документации, направленной на государственную регистрацию, не должно быть подчисток, зачеркнутых слов или других, не оговоренных в них исправлений, т.е. Правила предусматривают, что исправления в тексте документов, вносимые при их оформлении, могут быть, но они должны оговариваться. Однако Правила не регламентируют порядок внесения оговоренных исправлений. Можно предполагать, что поправки, вносимые при оформлении лицензионного договора, также могут быть разделены на существенные и несущественные. К существенным можно отнести такие, которые вносят изменения в публикуемые сведения о договоре, а к несущественным - описки, очевидные пропуски слов, орфографические ошибки, замеченные в ходе оформления. Вероятно, при внесении незначительного количества таких исправлений возможна их корректировка в самом тексте без его замены, но каждое исправление должно быть оговорено. Могут быть исправления по указанию экспертизы Роспатента. При этом их можно вносить путем представления заменяемых листов, как это принято при экспертизе заявок на выдачу патентов на изобретения и полезные модели. При большом количестве исправлений, очевидно, необходимо представить заново оформленный исправленный договор или дополнительные соглашения к нему. В идеале порядок внесения изменений в документацию должен регулироваться общероссийскими нормами.

В соответствии с пп. 11 и 12 Правил заявление и прилагаемые к нему документы могут быть представлены на русском или другом языке. По-видимому, имеются в виду языки народов Российской Федерации. Правила предусматривают, что в этом случае обязательно приложение перевода документов на русский язык, подписанного лицом, которое представило перевод. Хотя Правила не указывают, но, очевидно, должен регистрироваться оригинал договора, подписанный сторонами, поскольку только он имеет юридическую силу. С иностранными юридическими и физическими лицами договор обычно составляется на английском языке. Возможно составление двуязычного договора, например, на английском и русском языках. Но тем не менее юридическую силу, как правило, будет иметь только английский оригинал. Перевод договора, составленного на иностранном языке, должен осуществляться официальной организацией и удостоверяться нотариусом. При этом нужно учитывать, что перевод носит справочный характер, поскольку не имеет юридической силы самого договора. Особенно это важно при государственной регистрации международного лицензионного договора, исполняемого, как правило, на английском, немецком или французском языках, когда на регистрацию направляется единственный оригинальный экземпляр договора (и две его копии), который должен подписываться полномочными представителями сторон, а их подписи скрепляться печатями. С древнейших времен международные договоры составляются в количестве экземпляров, соответствующих числу договаривающихся сторон. При этом каждый экземпляр является "умноженным оригиналом", т.е. оригиналом, который составляется в нескольких экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Пункт 16 Правил содержит в качестве условия для продолжения делопроизводства двухмесячный срок предоставления ответов заявителем. Невыполнение этого условия сопровождается жесткими санкциями. В то же время п. 15 Правил предусматривает также двухмесячный срок для проверки комплектности документации и ее соответствия требованиям Правил. Никаких сроков направления ответа заявителям и никаких санкций в случае нарушения этого срока Правила не предусматривают.

Во многих случаях регистрируется лицензионный договор, содержащий уже устаревшие (не по вине заявителя) несущественные сведения, поскольку за время делопроизводства могут измениться, например, номера телефонов, почтовые индексы без изменения почтового адреса. Известно, что регулярно (1-2 раза в год) меняются банковские реквизиты, зафиксированные в первоначальном тексте договора. Можно и не упоминать о возможных изменениях названий улиц и даже городов. Вряд ли нужно оперативно вносить в текст договоров такие изменения, тем более что эта информация находится вне компетенции патентного законодательства. Подобные сведения не требуют регистрации и должны направляться в Роспатент.

Таким образом, можно сделать вывод, что лицензионный договор является гражданско-правовым, в соответствии с ГК РФ формулировка всех его условий находится только в компетенции его сторон. Поэтому необходим переход к заявительной процедуре государственной регистрации лицензионных договоров и исправлений к ним с уплатой соответствующих пошлин. При этом все претензии сторон договора друг к другу должны решаться в судебном порядке. В ряде европейских стран лицензионный договор вступает в силу после его подписания и не требует обязательной государственной регистрации. Создается парадоксальная ситуация: договор вступил за рубежом в силу сразу после его подписания, и лицензиат готов перечислить лицензионные платежи в Россию. Однако в нашей стране данный договор может не вступать в силу еще длительное время. При этом лицензиар не может получить платеж и заплатить полагающиеся налоги. Более того, хотя Роспатент в случае договора об уступке патента Российской Федерации зарубежному лицензиату не имеет права до государственной регистрации получать годовые платежи за поддержание патента в силе в долларах, а не в рублях (разница более чем десятикратная), он с удовольствием их берет. Несомненно, работа в соответствии с правилами, разъяснениями, инструкциями требует больших затрат труда.

Разрешение конфликтных ситуаций

В течение всего срока действия лицензионного договора и лицензиар, и лицензиат должны добросовестно исполнять принятые на себя обязательства и не нарушать интересы другой стороны. Но на практике нередко один из участников, а иногда и оба допускают нарушения условий договора. Ответственность за нарушение условий лицензионного договора стороны несут в соответствии с общими нормами гражданского законодательства. Так, п. 2 ст. 14 Патентного закона РФ предусмотрено, что патентообладатель вправе потребовать от лицензиата устранения любых допускаемых нарушений условий пользования патентом. Кроме того, лицензиат обязан в полном объеме возместить причиненные при этом владельцу патента убытки. Если участники лицензионного договора не смогут сами договориться, тогда им придется передать спор на рассмотрение в арбитражный суд. Отдельные споры участников лицензионного договора разбираются непосредственно в Высшей патентной палате. Так, в этом ведомстве рассматриваются споры, связанные с использованием товарного знака и последствиями его неиспользования. Туда же подают заявления о разрешении конфликтов из-за платежей по открытой лицензии на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца.

Авторский (лицензионный) договор

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 23.09.1992 N 3523-1 "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" (далее - Закон N 3523-1) и Законом N 5351-1 программы для ЭВМ и базы данных являются объектами авторского права, что предопределяет режим их использования. Согласно ст. 30 и 33 Закона N 5351-1 имущественные права на объекты авторского права могут передаваться физическим и юридическим лицам только по авторскому договору о передаче исключительных прав, по авторскому договору о передаче неисключительных прав или по авторскому договору заказа. В соответствии со ст. 11 Закона N 3523-1 имущественные права на программу для ЭВМ или базу данных могут быть переданы полностью или частично другим физическим или юридическим лицам по договору, за исключением специально оговоренных законом случаев. В ранее действовавшем законодательстве РСФСР об авторском праве (раздел IV ГК РСФСР) понятию "авторский договор" соответствовало понятие "авторский лицензионный договор", а понятию "авторский договор заказа" в основном соответствовало понятие "авторский договор о передаче произведения для использования". По существу понятие "авторский договор" в смысле ст. 30 Закона N 5351-1 эквивалентно понятию "лицензионный договор" в смысле соответствующей статьи Патентного закона РФ.

Виды авторских (лицензионных) договоров

Договоры о передаче прав на использование программ для ЭВМ и баз данных различаются следующим образом: 1) по содержанию передаваемых прав:

- договор о передаче исключительных прав (исключительная лицензия) - передача имущественных прав на объекты авторского права, к которым принадлежат программы для ЭВМ и базы данных, может осуществляться по авторскому договору о передаче исключительных прав, который разрешает использование произведения определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам. Если лицо, которому переданы исключительные права на использование программы для ЭВМ или базы данных не осуществляет защиту этого права, то в этом случае защиту произведения от несанкционированного использования может осуществлять автор (владелец программы для ЭВМ или базы данных). По договору о передаче исключительных прав покупатель (правопреемник) получает право на использование объекта в пределах, оговоренных в соглашении. В большинстве случаев пределы устанавливаются по срокам действия договора, территории, способам использования объекта договора. Возможна любая комбинация этих факторов. Основным для данного вида договора является то, что никто, в том числе и продавец (лицензиар) (после заключения договора), не может использовать объект договора в оговоренных пределах, лицензиат становится единственным лицом, имеющим право на использование, и может запрещать или разрешать третьим лицам использование объекта договора. В редких случаях исключительность определяется только по виду использования объекта договора, например, лицензиату передается исключительное право на производство продукции. Иногда в рамках договора могут быть установлены квоты на выпуск изделий, предельные цены на продукцию и другие условия, определяющие границы исключительных прав лицензиата;

- договор о полной уступке всех имущественных прав (полная лицензия) - это разновидность договоров о полной уступке имущественных прав (полная лицензия), т.е. о передаче всех прав на объект договора на определенное время на всей территории действия охраняемых законом прав. Передача прав по такому договору сходна с продажей прав на определенный срок. В этом случае все права переходят к владельцу исключительных имущественных прав. Правообладатель остается им лишь номинально. Договор полной уступки от договора уступки прав отличает лишь срок, на который передаются права. По истечении обусловленного договором срока все права на объект соглашения снова возвращаются к правообладателю;

- авторский договор о передаче неисключительных прав, т.е. неисключительная (простая) лицензия, - этот договор разрешает лицензиату использовать охраняемый объект в пределах и способах, оговоренных соглашением, оставляя за собой право самостоятельно пользоваться им на этой же территории, а также передавать права (продавать лицензии) третьим лицам. Лицензиар вправе выдать любое количество простых лицензий. Цена простой лицензии значительно ниже цены исключительной лицензии. При передаче прав на объекты авторского права если в договоре прямо не указано, какие права передаются по авторскому договору, передаваемые права считаются неисключительными;

2) по способу использования, включающему реализацию одного или совокупность нескольких разновидностей имущественных прав, различают:

- договор на выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ или баз данных;

- договор на воспроизведение (изготовление одного или более экземпляров) программы для ЭВМ или базы данных (полное или частичное) в любой форме любыми способами;

- договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных;

- договор на модификацию программы для ЭВМ или базы данных, в том числе перевод программы для ЭВМ или базы данных с одного языка на другой;

- договор на распространение программы для ЭВМ или базы данных путем предоставления доступа к воспроизведенной в любой материальной форме программе для ЭВМ или базе данных, в том числе сетевыми и иными способами, а также путем продажи, проката, сдачи внаем, предоставления взаймы, включая импорт для любой из этих целей;

- договор на иное использование программы для ЭВМ или базы данных.

Как правило, эти разновидности договоров заключаются на производство какой-либо продукции, а также на реализацию этой продукции. Однако может быть выдано разрешение (предоставлена лицензия) на отдельные способы использования, например, на выпуск в свет программы для ЭВМ или базы данных. В договоре должен быть четко указан именно способ использования, так как, например, договор на тиражирование программ для ЭВМ или баз данных вовсе не означает передачи права на распространение. Допустимость распространения или должна быть указана в данном договоре, или распространение должно осуществляться по специальному самостоятельному договору. Право использования может быть ограничено не только указанием способа использования, но и по субъектному составу пользователей, по территории, по сроку использования, по объему использования.

Стороны авторского (лицензионного) договора

Сторонами лицензионного договора могут быть как физические, так и юридические лица, обладающие соответствующими правомочиями. Физическое лицо должно быть дееспособным. Договор от имени юридических лиц вправе подписывать их органы или надлежащие представители.

На стороны, подписавшие лицензионное соглашение, возлагается юридическая обязанность выполнения его условий в соответствии с законом. Сторона, предлагающая объект для лицензирования, должна обладать соответствующими правами на этот объект. Одним из субъектов исключительных прав на созданный объект интеллектуальной собственности является автор. Он может являться стороной авторского договора (лицензионного соглашения).

Кроме автора, правообладателями могут быть и иные физические и юридические лица, получившие исключительные права на использование программ для ЭВМ или баз данных, например, в силу служебных взаимоотношений или на основании соглашений, заключенных с авторами. Если имеется коллектив авторов, со всеми заключается один договор как в тех случаях, когда соавторство является неделимым (т.е. когда объект по своему содержанию вообще не может быть персонифицирован), так и в тех случаях, когда соавторство является "раздельным".

Договор может быть заключен также с одним из авторов, действующим по доверенности остальных соавторов. Представительство должно основываться на доверенности. По доверенности может действовать, как мы уже сказали, один из авторов либо один из наследников, а также любое доверенное лицо. На основе доверенности правообладатели могут поручить представителю подписать договор, вести всю переписку, согласовывать все изменения, вносимые в произведение, представлять их интересы в суде и осуществлять иные юридически значимые действия. Авторские договоры составляются в письменной форме. При продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных.

Содержание авторского (лицензионного) договора

Содержанием договора называют совокупность его условий, определяющих состав подлежащих совершению сторонами действий, требования к порядку и срокам его выполнения. В договорах следует выделять группу существенных условий, к которым относятся:

- признанные таковыми по закону;

- необходимые для договоров данного вида;

- относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

От существенных условий договора зависит возникновение договорного обязательства. Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами достигнуто согласие по всем его существенным условиям. К признанным существенными по закону относятся условия, о которых имеется специальное указание в соответствующем нормативном акте, например, для гражданско-правовых договоров это предмет договора. Достижение согласия по данному вопросу служит предпосылкой для урегулирования других аспектов взаимоотношения сторон.

Согласно ст. 31 Закона об авторском праве существенными для авторских договоров являются:

- способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору);

- срок и территории, на которые передается право;

- размер вознаграждения и порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты, а также другие условия, которые стороны сочтут существенными для данного договора.

Важной особенностью авторских договоров является то, что предметом авторского договора не могут быть права на использование произведения, не известные на момент заключения договора, а также предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем (данное положение не затрагивает авторских договоров заказа, заключаемых в отношении конкретных произведений, создаваемых в соответствии с условиями договора). При отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении пяти лет с даты его заключения. При этом пользователь должен быть письменно уведомлен об этом за шесть месяцев до расторжения договора. При отсутствии в авторском договоре условия о территории, на которую передается право, действие передаваемого по договору права ограничивается территорией Российской Федерации. Законом об авторском праве установлено, что все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными. Поэтому следует четко перечислять и конкретно формулировать в договоре все передаваемые права на использование. Условия, необходимые для договоров данного вида, в отношении которых хотя и нет специального указания в том или ином нормативном акте, однако согласование их в договоре вытекают из особенностей договоров данного вида, например, гарантии автора-разработчика, обучение персонала пользователя, дальнейшие модификации произведений и т.п. Отметим некоторые особенности договоров о передаче прав на программы для ЭВМ и базы данных, обусловленные в первую очередь тем, что их можно без особых затрат скопировать, размножить и реализовать другим пользователям.

В авторском договоре о передаче прав на использование программ для ЭВМ или баз данных можно выделить следующие разделы:

1) название договора должно содержать указание на вид договора и указание наименования передаваемого по соглашению объекта. Хотя в Законе об авторском праве данные виды договоров называют "авторскими", но употребление этого термина является не всегда целесообразным, поскольку автор слишком редко является обладателем исключительных прав на использование программ для ЭВМ и баз данных, и слово "авторский" поневоле может вводить в заблуждение. В этом случае для названия договора лучше всего пользоваться устоявшимся, находящим все большее употребление термином "лицензионный". Тем более что тот же Закон об авторском праве передачу прав на использование произведений уполномоченными на то организациями типа Российского авторского общества называет лицензией;

2) преамбула авторского (лицензионного) договора является декларативной, мотивировочной частью, отражающей общие цели сторон. В преамбуле принято подробно указывать наименования сторон и лица, их представляющие. В преамбуле могут быть приведены юридические адреса сторон и сделаны ссылки на законодательство, на основании которого указанные стороны осуществляют свои правомочия. Сокращения, условные обозначения и другие сведения приводятся после их расшифровки. Здесь должны быть названы: программа для ЭВМ или база данных (программный продукт), предлагаемая лицензиаром, и отмечено право лицензиара распоряжаться этим объектом, а также выражено желание лицензиата приобрести лицензию на предлагаемый программный продукт. В зависимости от конкретных обстоятельств в преамбулу могут быть внесены дополнения в виде ссылок на соответствующие пункты и разделы предшествующих договору соглашений, например предварительного договора или опционного соглашения. Опционным называется предварительное соглашение, предшествующее основному лицензионному договору, согласно которому стороны определяют возможность (реализуемость) этого лицензионного договора. Определение таких терминов, как "продукция по лицензии", "установка продукции по лицензии" требует особой четкости. Часто возникает необходимость использовать такие термины, как "специальная продукция по лицензии", "специальный способ". Введение этих терминов позволяет конкретизировать положения заключаемого соглашения. Определяя термин "предприятие", указывают, что под этим термином имеется ввиду конкретное предприятие лицензиата, на котором предполагается использовать "продукцию по лицензии". Термин "конечный покупатель" используется в случаях, когда соглашение заключается одной фирмой, а объект соглашения будет использоваться на другой фирме;

3) определение терминов, используемых в тексте, необходимо во избежание коллизий, связанных с различной трактовкой одних и тех же понятий, используемых в тексте договора. Иначе разногласия могут возникнуть уже на этапе передачи технической документации;

4) предмет договора есть то, о чем заключен договор. Предмет договора должен быть определенным, в нем точно и недвусмысленно должны быть описаны все права и сведения, передаваемые по договору, подробно указывается объем этих прав, порядок, территория, условия их передачи и использования, цель соглашения. Смысл понятия "использование" должен быть раскрыт. Субъекты договорных отношений должны знать, о каких объектах идет речь. В данном разделе должен быть определен вид авторского лицензионного договора (авторский договор о передаче исключительных прав, неисключительных прав) и объем прав, оставляемых за лицензиаром;

5) поставка, установка и сопровождение программного продукта. Сторонам следует определить, в какие сроки будет поставлена лицензиату программа для ЭВМ или база данных, последствия, возникающие вследствие несоблюдения установленных договором сроков. Необходимо также определить, на кого возлагается установка и дальнейшее сопровождение программного продукта - на лицензиара, лицензиата, или на третьих лиц, по согласованию сторон. В интересах лицензиата в договор (соглашение) включаются условия об оказании лицензиаром квалифицированной помощи и услуг, связанных с эксплуатацией программного продукта;

6) условия, порядок и сроки обучения персонала лицензиата. Лицензиар должен обеспечить обучение лицензиата пользованию разработанной им программой для ЭВМ или базой данных на месте деятельности лицензиата в течение оговоренных договором сроков. При этом необходимо определить стоимость обучения и условия ее оплаты: будут ли эти расходы включаться в оговоренную цену лицензии или представлять собой самостоятельную статью расходов лицензиата;

7) гарантии и ответственность. В первую очередь лицензиар должен нести ответственность за качество предложенного программного средства или базы данных, лицензиат - за выплату платежей. Кроме того, на лицензиата возлагается ответственность за соблюдение условий эксплуатации получаемого программного продукта, ответственность за масштабы использования, за передачу его другим пользователям. Гарантии лицензиара можно разделить на правовые, технические и экономические. Лицензиар должен не только предоставить лицензиату право на использование объекта лицензии, но и обязан обеспечить возможность использования. К правовым гарантиям относятся заявление лицензиара о том, что на момент заключения договора он является единственным владельцем прав на объект договора и ему не известны права третьих лиц в отношении этого объекта. Если появится аналогичный программный продукт, с которым стороны не имели возможности ознакомиться до подписания лицензионного соглашения, то стороны должны разрешать возможные претензии совместно. Если же предоставлением лицензии будут нарушены права третьих лиц по вине лицензиара, то вся ответственность, включая возмещение убытков, понесенных лицензиатом, возлагается на лицензиара. Лицензиар несет ответственность за техническую (практическую) осуществимость и пригодность объекта лицензии для указанной в соглашении цели. Под технической (практической) осуществимостью понимается возможность использования программного продукта (программ для ЭВМ и баз данных совместно с общеизвестными техническими средствами современной вычислительной техники). Лицензиат может пожелать получить гарантии от лицензиара в отношении работы объекта лицензии или заверение, что в результате применения объекта по лицензии он сможет получить результат, указанный в договоре. Лицензиар должен гарантировать, что при соблюдении определенных условий, использования определенной вычислительной техники будет обеспечено достижение соответствующих показателей - производительности, качества, экономичности и других параметров объекта лицензии. Лицензиар должен дать точную характеристику технического уровня объекта лицензии. В тех случаях, когда продукция выпускается с упоминанием лицензиара или с использованием его товарного знака, лицензиат должен гарантировать выпуск продукции качеством не ниже, чем у лицензиара. В лицензионном договоре может быть предусмотрена обязанность лицензиата обеспечить банковские гарантии, выплаты и гарантированные минимальные суммы вознаграждения на случай неиспользования объекта лицензирования. Стороны вправе установить в договоре ответственность за нарушение обязательств по договору - за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

8) права сторон на последующие модификации и усовершенствования. Согласно существующей практике модификации разработанной программы для ЭВМ или базы данных, произведенные лицензиаром в течение гарантийного срока, должны предоставляться лицензиату бесплатно. По истечении данного срока указанные модификации лицензиату предоставляются лишь в случае продолжения сопровождения лицензиаром разработанного программного продукта. Это должно быть оговорено сторонами в договоре и учитываться при определении цены лицензии. Усовершенствования разработанной программы для ЭВМ или базы данных, созданные лицензиаром позднее даты установки на используемом оборудовании, предоставляются лицензиату (заказчику) на основании дополнительных соглашений. Поскольку лицензиар заинтересован в установлении долгосрочного сотрудничества и получении прибыли, он заинтересован в успешной деятельности лицензиата. В итоге оказание технической и иной помощи партнеру идет на пользу обеим сторонам, участвующим в соглашении;

9) обеспечение доступа к исходному коду. Обычно лицензиар стремится передать программный продукт с помощью кода, понятного лишь ЭВМ, который трудно расшифровать. Лицензиат-пользователь хочет получить программный продукт в форме кода, понятного специалистам, т.е. исходного текста. Это позволит пользователю в дальнейшем легко видоизменять, модифицировать и улучшать программный продукт, так как отпадает необходимость в декомпилировании объектного кода или исполняемого модуля. Поэтому в соглашение должны быть включены специальные оговорки о запрете преобразования кодов;

10) защита передаваемых прав. Поскольку несанкционированное использование программ для ЭВМ и баз данных имеет широкое распространение и наносит ущерб не только лицензиару, но в конечном итоге лицензиату, стороны могут внести в соглашение статью, предусматривающую обязанность лицензиата уведомлять лицензиара обо всех ему известных случаях несанкционированного использования данных программ для ЭВМ или баз данных, а также обязанность лицензиара предпринимать необходимые меры по пресечению такого использования;

11) возможность переуступки авторского договора. Лицензиар имеет право предоставления лицензий на объект соглашения (сублицензия) любому другому лицу, если это прямо указано в договоре или определено дополнительным соглашением с лицензиатом;

12) передача прав. Законом об авторском праве установлено, что все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными;

13) информация и отчетность. Лицензиар имеет право осуществлять проверку правильности и своевременности производимых лицензиатом платежей за использование объекта соглашения. Для этого необходимо включение в лицензионный договор соответствующих положений, предусматривающих право лицензиара на получение отчетности лицензиата о выпуске продукции по договору. Время предоставления отчетности должно быть согласовано. При этом должно быть определено, какой должна быть отчетность по форме и содержанию, а также когда она должна представляться;

14) обеспечение конфиденциальности носит обязательный взаимный характер. Поскольку программы для ЭВМ и базы данных можно легко скопировать и размножить, соглашением должно быть предусмотрено обеспечение конфиденциальности передаваемых по соглашению сведений. Стороны должны нести ответственность как за свои действия, действия своих сотрудников, так и за действия своих партнеров и контрагентов. Стороны должны договориться о сохранении конфиденциальности и по истечении срока действия договора, на период от 3 до 5 лет. Этот срок зависит от времени жизни объекта лицензии на рынке;

15) важным средством продвижения продукции на рынок является реклама. Особенно важно проведение рекламной кампании при предложении на рынок нового, неизвестного ранее потребителю товара или при освоении новых рынков. В большинстве случаев эта обязанность возлагается на лицензиата. Однако если по договору лицензиату переходят не исключительные права, а лицензиар планирует также осуществлять реализацию продукции в той или иной форме, то справедливо будет в договоре обязать обе стороны осуществлять рекламные работы. В лицензионном договоре могут быть предусмотрены виды и объемы организации рекламы. Стороны могут предусмотреть согласование содержания и оформления рекламных материалов. В договоре может быть предусмотрено отчисление на рекламные цели фиксированных процентов от суммы выручки;

16) разрешение споров. При возникновении споров по лицензионному договору наилучшей формой урегулирования возникших разногласий являются переговоры партнеров. Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, подается иск в суд. Поэтому при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор: в суде, арбитражном суде, третейском суде. Согласно действующему законодательству рассмотрение дела в арбитражном суде возможно лишь при наличии в договоре "арбитражной оговорки". Одним из преимуществ арбитражного суда является негласное ведение арбитражного производства, а также относительно невысокие судебные издержки;

17) срок действия договора и условия его расторжения. Как и иные гражданско-правовые договоры, авторские договоры на программы для ЭВМ и базы данных прекращают действовать либо по истечении установленного в нем срока, либо по фактическому исполнению всех взятых сторонами обязательств, либо вследствие досрочного его расторжения, либо вследствие признания его недействительным;

18) стороны вправе предусмотреть особые условия, которые, по их мнению, представляются важными для заключения и исполнения данного договора. Такими условиями, например, могут быть соглашения об использовании продукта по лицензии на конкретных типах ЭВМ, расположенных в определенных местах лицензиата (на определенных площадках или территориях). Как правило, в данный раздел входят положения не вошедшие в другие разделы договора;

19) в приложении перечисляются все материалы, являющиеся неотъемлемой частью договора.

"Оберточные" лицензии как особый вид авторского договора

В соответствии с п. З ст. 14 Закона "О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных" при продаже и предоставлении массовым пользователям доступа к программам для ЭВМ и базам данных допускается применение особого порядка заключения договоров, например, путем изложения типовых условий договора на передаваемых экземплярах программ для ЭВМ и баз данных. Такой вид договоров и называют "оберточными" лицензиями. В отличие от традиционных лицензионных договоров на объекты авторского права, заключаемых в предписанной законодательством письменной форме, данные договоры являются разновидностью конклюдентных сделок. Зарубежная практика применения подобных лицензий предусматривает визуально воспринимаемое расположение такой лицензии на внешней стороне запечатанных прозрачной пленкой упаковок распространяемых массовым пользователям экземпляров программы для ЭВМ или базы данных. Такая форма представления применяется, если объем лицензии допускает возможность такого размещения. В противном случае рекомендуется помещать полный текст лицензии внутри запечатанной упаковки с предпродажным ознакомлением покупателя о ее содержании и нанесением на упаковку соответствующей предупредительной надписи. Вскрытие покупателем упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных (например, путем разрезания или разрыва прозрачной пленки упаковки) является конклюдентным действием, осуществляя которое покупатель выражает свое согласие с условиями "оберточной" лицензии.

Все существенные условия можно разделить на предписываемые законодательством и устанавливаемые по желанию лицензиара. В соответствии с п. 1 ст. 31 Закона об авторском праве авторский договор (в том числе и рассматриваемого вида) должен предусматривать: способы использования произведения (конкретные права, передаваемые по данному договору); срок и территорию, на которые передается право; размер вознаграждения и (или) порядок определения размера вознаграждения за каждый способ использования произведения, порядок и сроки его выплаты.

Данные условия можно считать существенными, отсутствие их в договоре делает его недействительным со всеми вытекающими последствиями. Прежде всего в "оберточной" лицензии указывается, что вскрытием упаковки экземпляра программы для ЭВМ или базы данных пользователь выражает свое согласие с условиями данной лицензии. Поэтому пользователю предлагается перед ее вскрытием внимательно с ней ознакомиться. В случае же несогласия пользователя с ее условиями ему предлагается немедленно возвратить нераспечатанную упаковку экземпляра программы для ЭВМ или базы данных вместе с соответствующей документацией, если таковая имелась, продавцу.

В качестве условий, характеризующих способ использования произведения, обычно указывают возможность использования данного экземпляра произведения на одной ЭВМ (одном терминале, связанном с ЭВМ). Дополнительно отмечается недопустимость его использования более, чем на одной ЭВМ или более, чем одним пользователем в сети одновременно. При этом оговаривается и возможность свободного использования результатов, полученных с помощью лицензируемой программы для ЭВМ, или базы данных. Иногда оговаривают дополнительное условие о том, что распространять такие результаты пользователю надлежит с уведомлением об их получении с помощью лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных, имущественные права на которую принадлежат определенному лицу. В том случае, когда лицензируемая программа для ЭВМ или база данных по условиям, содержащихся в сопроводительной документации, может включаться в состав иных создаваемых их пользователем программ для ЭВМ и баз данных, в "оберточной" лицензии оговаривается этот факт.

Дополнительно устанавливаются связанные с ним условия (в частности, указание знака охраны составной части нового произведения на всех выпускаемых в свет его экземплярах). Кроме того, в "оберточной" лицензии оговаривается, что обладателем всех имущественных прав на лицензируемую программу для ЭВМ или базу данных является определенное лицо. Пользователь в силу такого договора обладает имущественными правами на нее в объеме, указанном в лицензии. Также устанавливаются ограничения права пользователя на использование лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных: допустимость адаптации, установки на жесткий диск, записи и хранения в памяти, а также изготовления лишь одной архивной копии (применяемой для замены правомерно приобретенного экземпляра в случае, когда оригинал произведения утерян, уничтожен или стал непригодным для использования. При этом, должно соблюдаться условие, что такая копия не может использоваться для иных целей и подлежит уничтожению в случае, когда дальнейшее использование произведения перестает быть правомерным.

Дополнительно может быть отмечено, что передавать законно приобретенный экземпляр программы для ЭВМ или базы данных третьим лицам пользователь может также, соблюдая определенные условия. В частности, необходимо убедиться в согласии этих лиц с условиями "оберточной" лицензии, самому прекратить использование данной программы или базы данных и уничтожить все свои копии, включая архивную. Как правило, оговаривается, что пользователь имеет или не имеет права модифицировать лицензируемую программу для ЭВМ или базу данных, а декомпилировать программу для ЭВМ он может лишь для достижения способности к взаимодействию независимо созданной им программы с другими программами, с которыми может взаимодействовать лицензируемая программа при соблюдении условий.

В "оберточной" лицензии приводятся и условия, предоставления пользователю ограниченной гарантии на оговоренный там срок. Положения этой гарантии включают указание на то, что магнитные носители, на которых распространяется лицензируемая программа для ЭВМ или база данных, не содержат дефектов, обусловливающих их неработоспособность. Дополнительно может быть указано, что на этих магнитных носителях лицензируемая программа для ЭВМ или база данных зафиксирована в полном объеме; что характеристики и свойства лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных соответствуют установленным в сопроводительной документации.

В течение гарантийного срока лицензиар берет на себя обязательство замены дефектного экземпляра на новый или возврата уплаченной за его приобретение денежной суммы в обмен на возврат пользователем дефектного экземпляра. Такая гарантия предоставляется, только если обнаруженный дефект не был вызван нарушением пользователем оговоренных в документации условий использования лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных или является следствием действия непреодолимой силы. Данная гарантия является единственной предоставляемой пользователю лицензиаром в отношении лицензируемой программы для ЭВМ или базы данных, что она не передается иному лицу (даже при правомерной передаче ему пользователем экземпляра данного произведения). Оговаривается также, что в любых случаях ответственность лицензиара перед пользователем не может превышать размера выплаченной суммы за приобретение соответствующего экземпляра произведения. В конце "оберточной" лицензии приводится адрес, телефон, факс и иные сведения для связи пользователя с лицензиаром по вопросам, связанным с действием этой лицензии.

Отечественная и зарубежная практика свидетельствует о том, что многие фирмы одновременно с "оберточными" лицензиями применяют регистрационные карты конечных пользователей программ для ЭВМ и баз данных, в которых указывается полное наименование обладателя всех имущественных прав на эту программу для ЭВМ или базу данных, какие преимущества дает заполнение пользователем регистрационной карты и ее отправление правообладателю. Далее, в карте предусматриваются заполняемые пользователем графы: фамилия, имя и отчество пользователя, его адрес, телефон, факс, дата заполнения и его подпись.

Передача программного продукта за рубеж

Квалифицированное решение основных вопросов, связанных с передачей программного продукта за рубеж, приобретает в настоящее время особое значение, поскольку все большее число российских предпринимателей вовлекается в сферу международного сотрудничества. В промышленно развитых и развивающихся странах существуют большие различия в подходах к проблемам охраны интеллектуальной собственности. Никакой предприниматель, да и не всякий специалист по охране интеллектуальной собственности не в состоянии разобраться с действующим законодательством иностранных государств. При продаже программного продукта в США следует помнить, что программы для ЭВМ и базы данных для получения правовой охраны должны быть зарегистрированы в Бюро по авторскому праву при Библиотеке Конгресса США (по крайней мере, без выполнения этого условия ни один суд в США не примет иск о защите авторских прав).

"Трудным рынком" для программного продукта являются страны Латинской Америки. Подобная точка зрения базируется на строгом контроле правительства ряда стран за заключением лицензионных соглашений. Лицензирование программного обеспечения разрешено в этих странах при соблюдении определенных условий.

В Бразилии приняты специальные меры, регламентирующие ввоз программного обеспечения в страну. Программное обеспечение не может продаваться в стране без регистрации в специальном секретариате по информации. Если соглашение заключено на незарегистрированную программу, то оно считается недействительным. Оплата в форме процентных отчислений исключается.

В 1982 г. в Мексике были введены специальные нормы для оценки и условий заключения соглашений на передачу программ для ЭВМ, которые были отделены от других видов лицензий. Некоторые виды программного обеспечения не подпадают под контроль за их лицензированием. К ним относятся игровые программы, программное обеспечение, являющееся составной частью ЭВМ и не предназначенное для обработки информации.

В Венесуэле и Колумбии также необходимо разрешение на заключение соглашений в области программного обеспечения.

Платежи иностранному партнеру контролируются и облагаются налогами. Лицензионные вознаграждения часто являются предметом двойного налогообложения в виде подоходного налога, взимаемого в стране лицензиата, и подоходного налога, взимаемого в стране лицензиара. Для облегчения положения некоторые страны заключили двусторонние договоры (конвенции), предусматривающие отмену (снижение) двойного налогообложения в области интеллектуальной собственности.

При заключении договоров с иностранным партнером следует определить валюту цены договора и валюту отдельных платежей, соотношение этих валют и дату, на которую фиксируется это соотношение. Для российского предпринимателя одним из важных моментов при заключении лицензионного соглашения с иностранным партнером является вопрос о разрешении споров.

Если в результате переговоров вопрос остался нерешенным, то иск подается в суд страны одного из партнеров, что не всегда выгодно для российской стороны. Необходимо заранее оговорить, что возникшие споры будут рассматриваться на территории Российской Федерации или на территории третьей страны. Кроме того, при заключении лицензионного соглашения следует указать, где будет рассматриваться спор - в суде, арбитражном суде, третейском суде (при невозможности урегулирования возникших разногласий путем переговоров). Для партнеров из разных стран рассмотрение споров может производиться арбитражным судом, расположенным в третьей стране. Стороны могут оговорить, какое право будет применяться к лицензионному договору.

Существует тесная связь между правом страны, в отношении которой предоставлена лицензия, и содержанием договора. Правопорядок государства лицензиата оказывает наиболее существенное влияние на весь договор в целом. Однако если по одному договору лицензия предоставлена в отношении территории нескольких стран, то целесообразно применять право страны лицензиара, так как применение к договору правовых норм одного из государств может создать ситуацию, когда договор будет признан недействительным в одной стране и действительным в других странах. Кроме того, следует учесть финансовую сторону вопроса, особо существенную для российского партнера. Оплата судебных расходов в валюте в настоящее время большинству российских предпринимателей обременительна. Сторонам следует определить, на каком языке совершаются документы, а также, кто и за чей счет осуществляет перевод на язык партнера.

При заключении авторских договоров с зарубежными партнерами целесообразно пользоваться услугами специализированных консультационных и юридических фирм, которые имеют практику работы с определенными странами.

Составление и регистрация лицензионного договора (лицензионного
соглашения) на товарный знак

Жесточайшие условия конкурентной борьбы на рынке производства товаров народного потребления в настоящее время, к сожалению, заставляют иногда предпринимателей сворачивать свой бизнес либо полностью, либо частично. Дороговизна сырья, энергии, налоговое бремя, наконец, долги, вынуждают их изыскивать всевозможные пути решения своих проблем. Одним из таких путей является уступка принадлежащего предпринимателю товарного знака или предоставление лицензии на использование товарного знака. Это значит, что в правомочия правообладателя входит не только возможность запрещения всем другим использовать товарный знак, но возможность гарантировать какому-либо лицу не запрещать его использование на определенных условиях и на определенный срок. Такая гарантия дается в соответствии с лицензионным договором. Эту гарантию еще называют лицензией или лицензионным соглашением. По лицензионному договору (лицензионному соглашению) правообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого товарного знака в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

При составлении лицензионного договора необходимо учитывать, что содержание лицензионных соглашений недостаточно регламентировано, оно определяется общими нормами гражданского права. Вместе с тем данный договор должен иметь ряд условий, причем два из них считаются обязательными: договор должен предусматривать объект передачи и объем передаваемых прав (вид лицензии). Также в лицензионном соглашени необходимо указать его территориальное действие, срок, размер вознаграждения, а также права и обязанности сторон. Обязательными условиями считаются условия о качестве товаров, производимых правополучателем (лицензиат), и о контроле за качеством со стороны лица, предоставляющего право (лицензиар).

По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам: договор о простой (неисключительной) лицензии и договор об исключительной лицензии. Простая лицензия предусматривает передачу права покупателю (лицензиату) использовать знак в установленных границах, сохраняя продавцу (лицензиару) право применять знак на той же территории или в тех же пределах. В соответствии с договором об исключительной лицензии лицензиар не вправе ни сам использовать знак в пределах, установленных соглашением, ни предоставлять его третьим лицам. В то же время лицензиат может выдавать сублицензии другим предприятиям на право пользования знаком, только если в договоре предусмотрено это условие.

Различают также полные и частичные лицензии. Полной называется лицензия, по которой предоставляется право использования товарного знака на весь перечень товаров и услуг, для которых он зарегистрирован. Частичной называется лицензия, предоставляющая право пользования знаком только для части товаров и услуг из всего перечня, для которых охраняется знак.

За рубежом широко применяется так называемая "параллельная" лицензия, основанная на передаче права использования хорошо известного товарного знака для товаров, не имеющих отношения к товарам, вместе с которыми знак приобрел широкую известность у потребителей. Многие владельцы популярных знаков, желая получить дополнительные финансовые и рекламные выгоды, передают по соглашению заинтересованным фирмам право использовать их на разнообразных товарах. Например, товарные знаки "Кока-Кола" и "Будвайзер", приобретшие известность в качестве товарных знаков тонизирующего напитка и пива, приобретаются фирмами в целях их применения на рубашках, шляпах, сумках, зеркалах и т.д. Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны товарного знака. Правовая охрана товарного знака имеет территориальный характер. И если он охраняется на территории Российской Федерации, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования товарного знака в Российской Федерации. Безусловно, территория, на которой лицензиат вправе использовать знак по лицензии, может быть сужена.

Срок действия регистрации товарного знака равен 10 годам, начиная с даты регистрации; владелец имеет право продлить регистрацию каждый раз на 10 лет. Поэтому срок действия лицензионного договора является важным моментом соглашения. Он может устанавливаться на период более длительный, чем срок действия регистрации товарного знака при условии продления владельцем регистрации товарного знака. Также срок действия лицензионного соглашения может быть установлен только на срок действия регистрации товарного знака или на срок менее продолжительный, чем срок действия регистрации товарного знака. Разрешение исключительного лицензиата третьим лицам использовать изобретение оформляется в виде сублицензионного договора.

Лицензионные (сублицензионные) договоры подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте, без чего они считаются ничтожными. Срок регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак в Роспатенте установлен законодательством и составляет до двух месяцев с момента подачи заявления о регистрации. Но нередко Роспатент затягивает сроки регистрации лицензионного договора (лицензионного соглашения) на товарный знак до четырех и даже до шести месяцев.

Обязательными условиями лицензионных соглашений, направленных на предоставление права пользования товарным знаком, являются условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, и что контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар. Данное требование установлено для защиты прав как потребителя, так и владельца товарного знака. Поскольку несоблюдение данного условия может подорвать авторитет товарного знака лицензиара, закон предоставляет лицензиару право контролировать выполнение данного требования, а в договоре, в свою очередь, должен быть регламентирован порядок его практического осуществления. Невключение в договор данных существенных условий препятствует его регистрации в патентном ведомстве.

Текст лицензионного договора

При подготовке и подписании лицензионных договоров (соглашений) возникает ряд вопросов, на которые необходимо обращать внимание. Договор о передаче лицензии на товарный знак выбран лишь потому, что на его примере легче рассмотреть сам ход работы, не вдаваясь в излишние технико-экономические рассуждения, объем которых при продаже/покупке лицензии на изобретение бывает весьма значительным, а многочисленные технико-экономические подробности в той или иной степени влияют на весь ход рассуждений и на окончательный результат - стоимость.

Лицензионный договор на использование товарного знака

г.  ______                                  " __ " __________  20 __ года

________________________________________________________________________,

     (полное наименование организации - владельца товарного знака)

именуем (___) ____  в дальнейшем  "Лицензиар", в лице ___________________

действующего на основании ______________________________ с одной стороны,

и ____________________________________________________ именуем (___) ____

    (полное наименование организации-правопреемника)

в дальнейшем "Лицензиат", в лице ________________________________________

действующ ____  на основании _____________, с другой стороны, принимая во

внимание,   что   Лицензиар  обладает исключительным правом  на  товарный

знак   (свидетельство   на  товарный   знак   N _________ с   приоритетом

от _____ года) для товаров:

_________________________________________________________________________

            (указываются товары, для которых товарный знак

_________________________________________________________________________

       зарегистрирован, с соответствующими классами международной

_________________________________________________________________________

          классификации товаров и услуг для регистрации знаков)

а Лицензиат желает приобрести на условиях настоящего договора Лицензию на

использование товарного знака, договорились о нижеследующем:

1. Объект договора

     1.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок действия  настоящего

договора за уплачиваемое Лицензиатом вознаграждение (или на безвозмездной

основе)  исключительную  (неисключительную)   лицензию   на   пользование

товарным знаком, выполненным согласно прилагаемой копии свидетельства  на

товарный  знак  N _____   для   обозначения   изготовляемого(ых)    и/или

сбываемого(ых) товара(ов) _______________________________________________

                          (конкретное наименование товара(ов) или ссылка

_________________________________________________________________________

             на перечень товаров, указанных в свидетельстве)

1.2. Лицензиат получает право обозначать изготовленную и/или сбываемую продукцию согласно перечню товаров (п. 1.1) упомянутым товарным знаком, сопровождая его указанием: товарный знак по лицензии.

1.3. Лицензиат имеет право применять товарный знак Лицензиара совместно со своим товарным знаком.

1.4. Лицензиат имеет право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации и рекламе.

1.5. Лицензиат обязуется использовать товарный знак Лицензиара в том виде, в каком он был зарегистрирован свидетельством N _______. Не разрешается изменять товарный знак Лицензиара.

1.6. Лицензиат имеет право использовать товарный знак Лицензиара при условии, что качество обозначаемых этим знаком товаров будет не ниже качества товаров, производимых Лицензиаром под тем же товарным знаком.

Технико-качественные показатели товара(ов) прилагаются к настоящему договору.

1.7. Если Лицензиату станет известно, что товарный знак противоправно применяется третьими лицами, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиара.

1.8. Если третьи лица нарушат права, предоставленные по настоящему договору Лицензиату, то Лицензиат и Лицензиар совместно предъявляют им иск. Расходы и/или поступления, понесенные и/или полученные в результате судебного или арбитражного решения или соглашения между истцом и ответчиком, будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром согласно договоренности.

1.9. Если Лицензиату будут предъявлены претензии или иски по поводу нарушения прав третьих лиц в связи с использованием лицензии по настоящему договору, то он извещает об этом Лицензиара и по согласованию с ним обязуется урегулировать такие претензии или обеспечить судебную или арбитражную защиту. Понесенные Лицензиатом расходы или убытки в результате урегулирования указанных претензий будут распределены между Лицензиатом и Лицензиаром согласно договоренности.

1.10. Лицензиат не имеет права предоставлять сублицензии.

2. Проверка качества

2.1. Лицензиар имеет право _____ раз в год проверять соответствие качества товара Лицензиата технико-качественным показателям, определенным в приложении к договору.

2.2. Проверка может производиться и на предприятии Лицензиата с его согласия либо в порядке, определенном отдельным протоколом.

3. Порядок расчетов

3.1. Все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего договора, оплачивает Лицензиар.

3.2. Лицензиат обязан уплатить Лицензиару лицензионное вознаграждение в виде ежегодных платежей, определяемых по сметному расчету согласно приложению к настоящему договору.

3.3. Лицензиат обязуется производить ежегодные платежи в течение всего срока действия настоящего договора, перечисляя их на расчетный счет Лицензиара.

Вариант: Лицензия предоставляется на безвозмездной основе.

4. Ответственность сторон

4.1. Если Лицензиат проставляет знак на товаре, качество которого не соответствует требованиям договора, то он обязан принимать меры к восстановлению указанного в договоре качества товара. При этом Лицензиар оказывает ему необходимое содействие.

4.2. Лицензиату предоставляется срок ______ для восстановления качества товара.

4.3. Если качество продукции, выпускаемой Лицензиатом, не будет восстановлено в срок, указанный в п. 4.2 настоящего договора, Лицензиар может расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

4.4. После истечения срока действия договора или в случае его расторжения в соответствии с п. 4.3 Лицензиат должен прекратить использование товарного знака.

5. Разрешение споров

5.1. В случае возникновения споров между Лицензиаром и Лицензиатом по вопросам, предусмотренным настоящим договором, или в связи с ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

5.2. Если стороны не придут к соглашению путем переговоров, то споры научного и технического характера разрешаются вышестоящими организациями, а остальные - судом или арбитражем в установленном порядке.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор заключен сроком на _______ лет и вступает в силу с даты его регистрации в Уполномоченном органе.

6.2. Настоящий договор может быть продлен по взаимному согласию сторон. Условия продления срока действия настоящего договора определяются сторонами за шесть месяцев до его истечения.

6.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию сторон. Споры, связанные с этими вопросами, решаются в судебном или арбитражном порядке.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор имеет силу на территории действия регистрации свидетельства на товарный знак N _________ .

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору вносятся в письменной форме. Они должны быть подписаны уполномоченными на это лицами и зарегистрированы в установленном порядке.

7.3. Упомянутые в настоящем договоре Приложения на листах составляют его неотъемлемую часть.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Лицензиат __________________

Лицензиар __________________

Приложения:

Копия свидетельства на товарный знак N _____________ .

Перечень товаров и классов. Техническо-качественные показатели товара. Порядок отбора и проверки качества образцов.

Сметный расчет.

     Лицензиар                                                  Лицензиат

              ______________                      ______________

В настоящее время существует множество видов лицензионных договоров. Объем прав, которые передаются по договору, договоренность о платеже, местонахождение участников договора, а также срок его действия - это собственно условия договора, а потому обязательно должны быть в него внесены. Заключая любой лицензионный договор, стороны должны четко представлять права и обязанности друг друга.

Основная задача патентного законодательства состоит в определении оптимальных условий для российских предпринимателей при использовании в хозяйстве высоких технологий, основанных на отечественных запатентованных изобретениях, в создании в России цивилизованного рынка лицензий, стимулирования развития экономики на основе промышленного производства.

Рассматривая авторский (лицензионный) договор, следует учитывать важную их особенность: предметом договора не могут быть права на использование произведения, не известного на момент заключения договора, а также предметом авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать в будущем (данное положение не затрагивает авторских договоров заказа, заключаемых в отношении конкретных произведений, создаваемых в соответствии с условиями договора).

Что касается лицензионных договоров (соглашений), направленных на предоставление права пользования товарным знаком, надо отметить, что обязательными условиями соглашений являются условия о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров, производимых лицензиаром, и что контроль за соблюдением этого условия будет осуществлять сам лицензиар. Данное требование установлено для защиты прав как потребителя, так и владельца товарного знака.

Д.Г. Коровяковский,

кандидат юридических наук, доцент

"Бухгалтер и закон", N 6, 7, июнь, июль 2007 г.

-------------------------------------------------------------------------

*(1) Российская газета. 17.10.1992. N 228, изменения, внесенные Федеральным законом от 11.12.2002 N 166-ФЗ, вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования (опубликован в Парламентской газете 16.12.2002 г.). Документ утрачивает силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ.

*(2) Данные необходимо уточнять в Роспатенте.

*(3) Парламентская газета. 21.12.2006. N 214-215, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ данный документ вступает в силу с 1 января 2008 г.

*(4) Российская газета. 14.10.1992. N 225.

*(5) Российская газета. 17.10.1992. N 228.

*(6) Российская газета. 03.08.1993. N 147.

*(7) Российская газета. 20.10.1992. N 229.

*(8) Российская газета. 03.06.2003 N 106, изменения, внесенные приказом Роспатента от 11.12.2003 N 163, вступили в силу с 1 января 2004 г. Полное название документа: приказ Роспатента от 29.04.2003 N 64 (ред. от 11.12.2003) "О правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы и права на их использование, полной или частичной передаче исключительного права на программу для электронных вычислительных машин и базу данных" (зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2003 N 4563).

*(9) Собрание актов Президентам Правительства РФ, 23.08.1993, N 34, ст. 3182, изменения, внесенные постановлением Правительства РФ от 26.01.2007 N 50, вступают в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования (опубликовано в Российской газете 02.02.2007).