Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 3 октября 2011 г. N 09АП-22238/11

г. Москва

N 09АП-22238/2011-АК

03 октября 2011 г.

Дело N А40-142542/11-19-1236

Резолютивная часть постановления объявлена 28 сентября 2011 г.

Полный текст постановления изготовлен 03 октября 2011 г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Цымбаренко И.Б.,

судей:

Пронниковой Е.В., Свиридова В.А.,

при ведении протокола

секретарем судебного заседания Яцевой В.А.,

при участии:

от заявителя: Смехов Д.Е. по дов. от 11.01.2011;

от ответчика: Силенок М.А. по дов. от 26.01.2011; Чеканов А.А. по дов. от 08.07.2011;

от третьего лица: Гревцов С.В. по дов. от 23.05.2011; Орлянский М.В. по дов. от 15.11.2010;

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам на решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 июля 2011 года по делу N А40-142542/11-19-1236 судьи Барыкина С.П.

по заявлению компания "ФЕРРАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А."

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам

третье лицо: ООО "Интел"

о признании незаконным решений

УСТАНОВИЛ

Компания "ФЕРРЕАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А." (далее - заявитель, Компания) обратилась в Арбитражный суд города Москвы с заявлением о признании недействительным двух решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - ответчик, Роспатент) от 11.08.2010 об отказе в удовлетворении возражений заявителя против предоставления правовой охраны товарным знакам ООО "Интел" (далее - третье лицо, общество) по делу: в виде словесного обозначения "KLEINE PERLE" по свидетельству N 351763 и комбинированного товарного знака, включающего словесные элементы "Kleine Perle", "Sоnnenstube", "Солнечный город", "Маленькая жемчужина", по свидетельству N 388949.

Решением от 01.07.2011 Арбитражный суд г. Москвы признал недействительным решение Роспатента от 11.08.2010 об отказе в удовлетворении возражений от 15.04.2010 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "KLEINE PERLE" по свидетельству N 351763; прекратил правовую охрану товарного знака по свидетельству N 351763. В остальной части заявления требования Компании оставлены без удовлетворения.

При этом суд мотивировал свои выводы тем, что оспариваемый товарный знак "KLEINE PERLE", в отличие от сравниваемых товарных знаков заявителя (PERLE и FERRARI PERLE), является комбинированным, так как включает в себя не только словесные элементы, но и изображение.

Кроме того, суд указал, что при наличии на этикетке бутылки слов на иностранном и на русском языке, российский потребитель будет ориентироваться на русский текст, которого нет в противопоставленных товарных знаках заявителя.

Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и обратился с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить в части признания недействительным решения Роспатента от 11.08.2010 и принять по делу новый судебный акт об отказе Компании в удовлетворении заявленных требований в полном объеме, ссылаясь на то, что суд неполно выяснил обстоятельства, имеющие значение для дела, сделал выводы, не соответствующие обстоятельствам дела, а также неправильно применил нормы материального права. При этом ответчик указал, что оспариваемое решение принято по возражению заявителя, основанному только на норме пункта 1 статьи 7 Закона о товарных знаках. Однако возражение по мотиву несоответствия оспариваемого обозначения требованию пункта 3 статьи 6 Закона о товарных знаках в Роспатенте не рассматривались. С учетом данного обстоятельства суд вышел за пределы заявленных требований и применил норму права, не подлежащую применению.

Третье лицо в отзыве на апелляционную жалобу также просит отменить решение суда в части признания недействительным решения Роспатента от 11.08.2010 об отказе в удовлетворении возражений от 15.04.2010 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "KLEINE PERLE" по свидетельству N 351763 и прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству N 351763, в удовлетворении заявления в указанной части отказать.

В судебном заседании представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции в обжалуемой части, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Представитель заявителя поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Представитель третьего лица доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в отзыве на апелляционную жалобу, просил отменить решение суда первой инстанции в обжалуемой части, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь ч.5 ст.268 АПК РФ и разъяснениями, данными в п.25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", проверил законность и обоснованность судебного решения в обжалуемой части.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266, 268 АПК РФ. Девятый арбитражный апелляционный суд, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, считает, что решение суда первой инстанции подлежит отмене исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, 15.04.2010 Компания "ФЕРРЕАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А.", являясь владельцем товарных знаков по международной регистрации 510030 и 609523, обратилась в Палату по патентным спорам (далее - ППС) с возражениями против предоставления правовой охраны на территории РФ:

- комбинированному товарному знаку по регистрации N 388949 со словесными элементами "Kleine Perle", "Sоnnenstube", "Солнечный город", "Маленькая жемчужина";

- товарному знаку по регистрации N 351763 "KLEINE PERLE" по мотиву сходства указанных знаков с зарегистрированными (PERLE и FERRARI PERLE) до степени смешения и однородности товаров, для обозначения которых зарегистрированы знаки.

Решениями Роспатента от 11.08.2010, принятыми на основании заключений ППС от 17.06.2010, в удовлетворении возражений от 15.04.2010 отказано, правовая охрана товарных знаков по свидетельствам N 351763 и N 388949 оставлена в силе.

Отказывая в удовлетворении возражений, Палата по патентным спорам указала, что в состав оспариваемого знака входит словесный элемент "KLEINE", придающий ему отличное от противопоставленных знаков звучание и обуславливающий иное восприятие знака в целом; при восприятии знака средним российским потребителем, обладающим средними познаниями в иностранных языках, семантический фактор будет иметь второстепенное значение; на запоминание знака существенное значение оказывает первое слово.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения Компании "ФЕРРАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А." с настоящим заявлением в арбитражный суд.

Частично удовлетворяя требования заявителя, суд первой инстанции признал недействительным решение Роспатента от 11.08.2010 об отказе в удовлетворении возражений от 15.04.2010 и оставлении в силе правовой охраны товарного знака "KLEINE PERLE" по свидетельству N 351763, прекратив правовую охрану товарного знака по свидетельству N 351763.

Между тем, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству N 351763 представляет собой словосочетание "KLEINE PERLE", выполненное в одну строку заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для товаров 32 т 33 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак по международной регистрации N 510030, зарегистрированный, в том числе для товаров 33 класса МКТУ: "вина, спиртные напитки, игристые вина", представляет собой слово "PERLE", выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с ударением на последнем слоге.

Другой противопоставленный словесный товарный знак по международной регистрации N 609523, зарегистрированный, в том числе для товаров 33 класса МКТУ: "вина, спиртные напитки, игристые вина", представляет собой словосочетание "FERRARI PERLE", выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с ударением на последнем слоге.

Согласно ст.1 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 N 3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" (далее - Закон о товарных знаках), действовавшего в период подачи заявок на регистрацию спорных товарных знаков, товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц.

Таким образом, способность потребителя индивидуализировать обладателя товарного знака, то есть отличить его от других лиц, выполняющих и оказывающих аналогичные работы и услуги, является главным назначением товарного знака.

В соответствии с п.1 ст.7 Закона о товарных знаках не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно ст.6-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года, имеющей силу для России, являющейся правопреемником СССР в области заключенных им международных договоров страны Союза обязуются... признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, который уже является в этой стране общеизвестным и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет собой воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

В соответствии с п.14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подп.(а), (б), (в) п.14.4.2.2 Правил.

На основании п.14.4.3 Правил при установлении однородности услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Согласно п.4.2.4.1 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26, если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом, исключение составляют устойчивые словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство всего обозначения, а не его отдельных элементов.

В пункте 4.2.1.3 методических рекомендаций изложено, что в состав словесных обозначений могут входить как сильные, так и слабые элементы.

Экспертиза сравниваемых обозначений, согласно п.4.2.4.1 Рекомендаций, должна проводиться, в том числе, отдельно по каждому слову.

Суд первой инстанции, делая вывод о наличии фонетического сходства между сравниваемыми товарными знаками, не учел существенного отличия оспариваемого обозначения от противопоставленных, а именно того, что оспариваемое обозначение начинается со слова "KLEINE", отсутствующего в оспариваемых товарных знаках, с которого начинается прочтение и осмотр потребителем обозначения.

Такое существенное отличие оспариваемого обозначения указывает на то, что внимание потребителей в первую очередь будет акцентироваться именно на словесном элементе "KLEINE", в связи с чем он будет лучше запоминаться потребителем.

Словесный элемент "KLEINE" придает оспариваемому обозначению звучание существенно отличающееся от противопоставленных товарных знаков, что придает иное восприятие знака в целом.

В сопоставляемых обозначениях содержится тождественный по звучанию словесный элемент "PERLE", который фонетически сближает знаки, однако не устраняет указанное их существенное различие. Данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Указывая на смысловое сходство, суд первой инстанции не учел следующие существенные для дела обстоятельства.

Так, оспариваемое обозначение "KLEINE PERLE" образовано по правилам грамматики немецкого языка.

В переводе с немецкого языка "KLEINE PERLE" означает "маленькая жемчужина" (см. http://www.lingvo.yandex.ru).

Существенным является также и то обстоятельство, что слово "KLEINE", означающее в переводе с немецкого языка "маленький", в иных языках не встречается.

Таким образом, для владеющей немецким языком части населения России, или хотя бы знакомых с его некоторыми словами, обозначение "KLEINE PERLE" может вызывать ассоциации с немецким происхождением товаров под оспариваемым товарным знаком.

Для потребителей, не владеющих немецким языком, словосочетание "KLEINE PERLE" не имеет какого-либо смыслового значения.

Кроме того, как следует из имеющихся в материалах дела документов, товары 33 класса МКТУ, маркируемые оспариваемым обозначением, производятся на территории Германии компанией Хаузер Вайнпорт Гмбх (HAUSER Weinimport GmbH) по заказу ООО "Интел" (правообладателя). Компания Хаузер Вайнпорт Гмбх предоставила ООО "Интел" согласие на регистрацию указанного обозначения.

Противопоставленные же товарные знаки PERLE и FERRARI PERLE используются как наименование известного итальянского шампанского, основателем которого является Джулио Феррари. Указанные обозначения вследствие их длительного использования ассоциируются у потребителей с известным производителем шампанского "FERRARI PERLE", произведенным в Италии винным домом FERRARI.

Также необходимо отметить, что в знаке по международной регистрации N 609523 основная индивидуализирующая нагрузка падает на элемент "FERRARI", позволяющий потребителю идентифицировать источник происхождения товара.

Учитывая изложенные обстоятельства, семантически сравниваемые обозначения не могут быть признаны в целом сходными для российского потребителя.

Кроме того, словесный элемент "PERLE", являющийся самостоятельной языковой единицей немецкого, итальянского, испанского, французского языков, широко используется многочисленными производителями в отношении разных товаров и услуг, в том числе для товаров 33 класса МКТУ.

Подтверждением данного факта являются зарегистрированные товарные знаки, такие как: словесный товарный знак "ЖЕМЧУЖНЫЙ КОРАЛЛ CORAL DE PERLES" по свидетельству N 299760, словесный товарный знак "LA PERLA NEGRA" по свидетельству N 332725, комбинированный товарный знак со словесными элементами "die Perle von Krim Жемчужина Крыма" по свидетельству N 317343, зарегистрированные, в том числе для товаров 33 класса МКТУ.

Данные обстоятельства свидетельствует о невысокой различительной способности словесного элемента "PERLE" для товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем данный элемент не может являться сильным.

Вопреки выводу суда первой инстанции о наличии графического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, необходимо отметить, что словесные элементы сравниваемых товарных знаков имеют разную длину с использованием различных шрифтов (стандартный шрифт у оспариваемого товарного знака "KLEINЕ PERLE" и жирный шрифт у противопоставленных товарных знаков "PERLE" и "FERRARI PERLE").

При этом ударение, выполненное на последнем слоге словесного элемента "PERLE" противопоставленных товарных знаков, способствует формированию различного общего зрительного впечатления при восприятии сравниваемых знаков, что также влияет на отсутствие сходства оспариваемого обозначения с противопоставленным товарным знаком.

Таким образом, является необоснованным вывод суда о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения по графическому критерию.

Кроме того, исходя из имеющихся в материалах дела фотографий образцов продукции с использованием как оспариваемого, так и противопоставленных товарных знаков, при сравнении указанных обозначений, можно сделать однозначный вывод о том, что они в целом не являются сходными до степени смешения, поскольку оспариваемое обозначение "KLEINE PERLE" при фактическом использовании выполнено в одну строку крупными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, а противопоставленные товарные знаки выполнены в две строки и словесный элемент "FERRARI" выполнен большими буквами жирным шрифтом латинского алфавита. Элемент же "PERLE" выполнен мелким шрифтом как соподчиненный более сильному элементу "FERRARI".

Оспариваемое решение Роспатента принято по возражению заявителя, основанному только на норме п.1 ст.7 Закона о товарных знаках. Возражение по мотиву несоответствия оспариваемого обозначения требованию п.3 ст.6 Закона о товарных знаках в Роспатенте не рассматривалось.

Таким образом, суд первой инстанции, применив норму права, не подлежащую применению, вышел за пределы заявленных требований.

Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу о том, что Роспатент правомерно отказал заявителю в удовлетворении возражений от 15.04.2010 и оставил в силе правовую охрану товарного знака "KLEINE PERLE".

С учетом исследованных доказательств и установленных по делу обстоятельств суд апелляционной инстанции полагает необходимым принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления Компании "ФЕРРЕАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А." о признании недействительным двух решений Роспатента от 11.08.2010 об отказе в удовлетворении возражений заявителя против предоставления правовой охраны товарным знакам ООО "Интел" по делу: в виде словесного обозначения "KLEINE PERLE" по свидетельству N 351763 и комбинированного товарного знака, включающего словесные элементы "Kleine Perle", "Sоnnenstube", "Солнечный город", "Маленькая жемчужина" по свидетельству N 388949, отменив оспоренное решение суда первой инстанции ввиду того, что судом неправильно применены нормы материального права и сделаны выводы, не соответствующие обстоятельствам дела.

Расходы по оплате государственной пошлины в соответствии со ст.110 АПК РФ подлежат взысканию с заявителя.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.110, 266, 268, 269, 270, 271 АПК РФ Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда г. Москвы от 01 июля 2011 года по делу N А40-142542/11-19-1236 отменить.

Отказать в удовлетворении заявления компании "ФЕРРАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А." об оспаривании двух решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 11.08.2010 об отказе в удовлетворении возражений заявителя против предоставления правовой охраны товарным знакам третьего лица (ООО "Интел") по делу: в виде словесного обозначения "KLEINE PERLE" по свидетельству N 351763 и комбинированного товарного знака, включающего словесные элементы "Kleine Perle", "Sоnnenstube", "Солнечный город", "Маленькая жемчужина" по свидетельству N 388949.

Взыскать с компании "ФЕРРАРИ Ф. ЛЛИ. ЛУНЕЛЛИ С.П.А." в доход федерального бюджета расходы по оплате госпошлины в сумме 2000 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

И.Б. Цымбаренко

Судьи

В.А. Свиридов Е.В. Пронникова