Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25 октября 2011 г. N 09АП-24788/11

г. Москва

Дело N А40-130717/10-143-1111

25 октября 2011 г.

N 09АП-24788/2011-АК

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 25 октября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Поташовой Ж.В.,

судей:

Гончарова В.Я., Мухина С.М.,

при ведении протокола

помощником судьи Дутовой О.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 3 апелляционную жалобу Компании "СКИ ДЕ БРУА"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 27.07.2011 по делу N А40-130717/10-143-1111, судьи Васильевой Т.В.,

по заявлению компании "СКИ ДЕ БРУА" (Франция) (125445, Москва, Ленинградское шоссе, д.67)

к Роспатенту (123995, Москва, Бережковская наб. д.30 корп. 1)

третьи лица: 1) ФКП "Союзплодоимпорт" (129090, Москва, ул. Щепкина, д.4), 2) Росалкогольрегулирование (125047, Москва, Миусская пл. д.3 стр. 4), 3) ООО " АК" (125445, Москва, Ленинградское шоссе, д.67, стр.4) 4) ОАО "Московский винно-коньячный завод " КиН" (125445, Москва, Ленинградское шоссе, д.67)

о признании незаконным решения

при участии:

от заявителя:

Мухтарова-Казарновская А.Ф. по доверенности от 14.10.2010;

от ответчика:

Медведев Н.Ю. по доверенности от 05.10.2011 N 01/25-620/41;

от третьих лиц:

1) Локтев А.Г. по доверенности от 30.12.2010 N 09Д/63; Лукьяов В.Н. по доверенности от 30.12.2010; 2) не явился, извещен; 3) не явился, извещен; 4) Сивак В.В. по доверенности от 19.10.2011;

УСТАНОВИЛ

решением Арбитражного суда г. Москвы от 27.07.2011 отказано в удовлетворении требований Компании "СКИ ДЕ БРУА" (далее - заявитель) о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент, ответчик) от 16 июля 2010 года в части отказа в удовлетворении заявления от 06.11.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 302996 в отношении продукции "бренди" 33 класса МКТУ, об обязании Роспатента прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству N 302996 в полном объеме.

При этом суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого решения закону и отсутствия оснований для признания его недействительным.

Не согласившись с принятым решением, компания "СКИ ДЕ БРУА" обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В отзыве на апелляционную жалобу ФКП "Союзплодимпорт" поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать.

Дело рассмотрено в порядке ст.ст.123, 156 АПК РФ в отсутствие представителей Росалкогольрегулирования, ООО "АК", извещенных о месте и времени рассмотрения дела надлежащим образом.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным по основаниям, изложенным в апелляционной жалобе, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ОАО "Московский вино-коньячный завод "КиН" также поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований, представил письменные пояснения, которые приобщены судом к материалам дела. Представил на обозрение суда судебную практику.

Представитель ответчика и ФКП "Союзплодимпорт" поддержали решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считая ее необоснованной, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы отказать, представил письменные пояснения, которые приобщены судом к материалам дела.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив законность и обоснованность решения в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ, с учетом исследованных по делу доказательств и доводов апелляционной жалобы полагает, что судебный акт подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Как усматривается из материалов дела, регистрация словесного товарного знака "MOSKOVSKIY" по заявке N 2004728878 с приоритетом от 15 декабря 2004 года произведена 17 марта 2006 года за N 302996 на имя ФКП "Союзплодоимпорт" в отношении товаров 33 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам Роспатента поступило заявление компании "СКИ ДЕ БРУА" от 06 ноября 2009 года о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству N 302996 полностью.

Решением Роспатента от 16 июля 2010 года заявление удовлетворено частично, действие правовой охраны товарного знака по свидетельству N 302996 сохранено в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива); бренди, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения компании "СКИ ДЕ БРУА" в арбитражный суд.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ, ст. 13 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Сроки, предусмотренные ч. 4 ст. 198 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно счел соблюденными.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального и процессуального права и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Согласно п.2.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам суды должны учитывать: заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, а также заявки на наименование места происхождения товара подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом. При рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров, вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Как верно установлено судом первой инстанции, с учетом даты подачи заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака (06 ноября 2009 года) период времени, в течение которого правообладателем должно быть доказано использование товарного знака "MOSKOVSKIY" по свидетельству N 302996, охватывает промежуток с 06 ноября 2006 года по 05 ноября 2009 года включительно.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие не использования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Согласно пункту 2 статьи 1486 ГК РФ для целей настоящей статьи использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и их упаковке.

Как следует из материалов дела, товарный знак по свидетельству N 302996 представляет собой словесный элемент "MOSKOVSKIY".

Из имеющихся в деле лицензионного договора от 07 октября 2005 года N 15-л, заключенного между правообладателем товарного знака и ООО "АК", и сублицензионного договора от 25 ноября 2005 года N 240, заключенного между ООО "АК" и ОАО "МВКЗ "КиН", следует, что указанные компании находились в рассматриваемый трехлетний период в хозяйственных отношениях. При этом указанные договоры регулировали процесс производства ОАО "МВКЗ "КиН" товара "коньяк", маркированного обозначениями, включающими словесный элемент "MOSKOVSKIY".

Правообладателем представлен ряд документов, подтверждающих факт использования словесного товарного знака путем производства и введения в гражданский оборот в рассматриваемый трехлетний период коньяка, маркированного обозначением "MOSKOVSKIY", произведенного ОАО "МВКЗ "КиН" на основании указанных договоров, подтверждается : ежеквартальными отчетами лицензиата об объемах произведенной в рассматриваемый период алкогольной продукции; платежными поручениями об оплате лицензионного вознаграждения; товарными и кассовыми чеками из розничных магазинов, в том числе фирменного магазина ОАО "МВКЗ "КиН"; договорами поставки алкогольной продукции, прайс-листами изготовителя товара - ОАО "МВКЗ "КиН"; протоколами испытания продукции. При этом факт наличия на вводимой в гражданский оборот продукции непосредственно обозначения "MOSKOVSKIY" подтверждается образцом готовой продукции коньяк "MOSKOVSKIY", разлитого 13 августа 2008 года, рекламными буклетами ОАО "МВКЗ "КиН", а также копией паспорта на продукцию коньяк "MOSKOVSKIY/МОСКОВСКИЙ".

При этом согласно пункту 5.1 лицензионного договора от 07 октября 2005 года N 15-л лицензиар (ФКП "Союзплодоимпорт") самостоятельно или через третьих лиц, предварительно согласованных в письменной форме с лицензиатом и сублицензиатом, осуществляет контроль за качеством продукции.

Согласно пункту 4.3.2 Сублицензионного договора от 25 ноября 2005 года N 240 сублицензиат (ОАО "МВКЗ "КиН"), в частности, обязан обеспечить допуск представителей лицензиара в места производства и хранения продукции; предоставление лицензиару всей необходимой документации, связанной с процессом производства и реализации продукции; получение лицензиаром проб произведенной продукции.

Осуществление фактического контроля со стороны правообладателя товарного знака за качеством товара, производимого ОАО "МВКЗ "КиН", подтверждается имеющимися в деле договором на проведение лабораторных исследований алкогольной продукции; актами сдачи-приемки протоколов испытаний продукции. Согласно указанным документам, в рассматриваемый трехлетний период неоднократно по заказу ФКП "Союзплодоимпорт" проводились лабораторные исследования коньяка "Московский", изготовленного ОАО "МВКЗ "КиН" 12 ноября 2007 года, 14 декабря года, 17 апреля 2008 года, 03 апреля 2008 года, 16 января 2008 года, 25 января года.

Судом первой инстанции обоснованно указано на то, что указанными документами подтверждается факт использования в течение 3-х лет до подачи заявления о прекращении правовой охраны упомянутого товарного знака, под контролем заявителя другим лицом путем заключения между заявителем и ООО "АК" лицензионного договора и заключения последним с ОАО "Московский винно-коньячный завод КиН" сублицензионного договора, на основании которого упомянутым заводом выпускался товар (коньяк) с использованием спорного товарного знака.

Правообладатель при этом как непосредственно, так и путем привлечения других лиц контролировал качество данного коньяка, получал от ООО "АК" сведения об объемах реализации этого товара и лицензионное вознаграждение за предоставление права использования товарных знаков.

В сублицензионном договоре оговаривалось право лицензиара по лицензионному договору (ФКП "Союзплодоимпорт"), контролировать производство этой продукции и обязанность ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН" обеспечить реализацию этого права (п/п "р" п. 4.3.2. сублицензионного договора от 25.11.2005 N 240).

Как верно отмечено судом первой инстанции и следует из материалов дела, информация о том, что изготовление ОАО "МВКЗ "КиН" коньяка, содержащего словесное обозначение "MOSKOVSKIY", осуществлялось по лицензии (т.е. с разрешения) ФКП "Союзплодоимпорт, содержалась на самом товаре. Правообладателем осуществлялся комплекс мероприятий по рекламе и продвижению алкогольной продукции, маркированной товарным знаком "MOSKOVSKIY", что подтверждается многочисленными договорами на изготовление рекламной продукции, а также участием правообладателя в выставке "ПРОДЭКСПО - 2009" с демонстрацией алкогольной продукции "MOSKOVSKIY /МОСКОВСКИЙ".

Таким образом, представленные доказательства подтверждают, что в рассматриваемый трехлетний период в гражданский оборот на территории Российской Федерации вводился коньяк (бренди), на котором размещался словесный товарный знак "MOSKOVSKIY", произведенный ОАО "МВКЗ "КиН" под контролем правообладателя товарного знака ФКП "Союзплодоимпорт". В соответствии с пунктом 2 статьи 1486 ГК РФ подобное использование товарного знака является надлежащим.

В связи с тем, что коньяк (бренди) является алкогольным спиртовым напитком, полученным дистилляцией виноградного вина, правовая охрана товарного знака по свидетельству N 302996 правомерно была сохранена в отношении товаров 33 класса МКТУ: алкогольные напитки (за исключением пива); бренди, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки, полученные перегонкой, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые.

Относительно довода заявителя и ОАО "МВЗ КиН", что предметами лицензионных соглашений являлись иные товарные знаки, судебная коллегия отмечает следующее.

Действительно, спорный товарный знак не являлся предметом упомянутых выше лицензионного и сублицензионного договоров. Их предметом являлись комбинированные товарные знаки в виде этикеток, одним из элементов которых являлось словесное обозначение "MOSKOVSKIY", полностью воспроизводящее спорный товарный знак (товарные знаки N N 276707, 276705).

Вместе с тем учитывая фактическое использование рассматриваемого товарного знака, что также следует из контрэтикеток коньяка, на которых указано, что он изготавливается по лицензии ФКП "Союзплодоимпорт" в пределах трехлетнего периода, установленного п.1 ст.1486 ГК РФ, подарочных коробах коньяка "MOSKOVSKIY" со знаком охраны товарного знака, а также на упаковках сувенирных наборов этого коньяка.

Иные доводы апелляционной жалобы не влияют на верно установленные фактические обстоятельства и примененные нормы права, отраженные в обжалуемом решении суда первой инстанции, не могут повлечь его отмену с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявленных требований.

Исходя из изложенного, суд апелляционной инстанции считает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что хотя спорный товарный знак и не являлся предметом упомянутых лицензионного и сублицензионного договоров, он фактически использовался ОАО "Московский винно-коньячный завод "КиН" с согласия и под контролем правообладателя на производимой заводом продукции, и в данном случае упомянутый завод являлся по отношению к правообладателю товарного знака - ФКП "Союзплодоимпорт"- "другим лицом" в смысле требований п.2 ст.1486 ГК РФ, использующим товарный знак без лицензионного договора.

При указанных обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно признал доказанным опосредствованное использование правообладателем спорного товарного знака в отношении определенного вида товара в период с 06 ноября 2006 года по 05 ноября 2009 года по свидетельству N 302996.

Согласно ч.3 ст.201 АПК РФ в случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Таким образом, решение суда первой инстанции является законным и обоснованным, соответствует материалам дела и действующему законодательству, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы в связи с этим не имеется. Нормы материального и процессуального права применены судом правильно.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

решение Арбитражного суда города Москвы от 27.07.2011 по делу N А40-130717/10-143-1111 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья:

Ж.В. Поташова

Судьи

В.Я. Гончаров С.М. Мухин