Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 ноября 2011 г. N 09АП-24180/11

г.Москва

10 ноября 2011 г.

N 09АП-24180/2011 Дело N А40-102253/10-26-854

Резолютивная часть постановления объявлена 03 ноября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 ноября 2011 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи

Попова В.И.

судей:

Гончарова В.Я. и Мухина С.М.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Московским В.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "КЭПТИВ НЕФТЕМАШ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 15.07.2011 по делу N А40-102253/10-26-854, судьи Каревой Н.Ю.,

по заявлению ЗАО "КЭПТИВ НЕФТЕМАШ" (ОГРН 1026300843128, 443028, г.Самара, 1253 ЦРБРЛВ, 19 км)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (123995, г.Москва, Бережковская наб., д.30 корп.1)

третье лицо: ЗАО "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" (119002, г.Москва, Глазовский пер., д.7, оф.15)

о признании недействительным решения от 07.05.2010 N 206114559(015829) об оставлении первого независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 55007 в силе,

при участии:

от заявителя:

Фомин А.Л. по доверенности от 31.10.2011 N 85; Зайцева Е.В. по доверенности от 01.06.2010 N 40/ГД Салмина О.Б. по доверенности от 03.06.2011 N 42; Томилина Ю.С. по доверенности от 01.04.2011 N 18;

от ответчика:

Барбашин В.А. по доверенности от 14.10.2010;

от третьего лица:

Ионов В.И. по доверенности от 03.10.2011 N 71;

Коршунов И.Е. по доверенности от 12.11.2010;

УСТАНОВИЛ

ЗАО "КЭПТИВ НЕФТЕМАШ" (далее Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее Роспатент, ответчик) от 07.05.2010 N 206114559(015829) об оставлении первого независимого пункта формулы полезной модели по патенту N 55007 в силе и обязании ответчика досрочно прекратить действие патента N 55007 в отношении первого независимого пункта формулы полезной модели.

Решением от 15.07.2011 суд отказал в удовлетворении заявленных требований, в связи с отсутствием к тому правовых оснований. При этом суд признал правомерным вывод Роспатента о соответствии условию патентоспособности "новизна" протектора, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту РФ N 55007.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить как вынесенное с нарушением норм права и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование ссылается на то, что судом не дана оценка каждого ответа эксперта, изложенного в заключении, на вопросы, поставленные перед ним судом, при этом, отказывая в удовлетворении требований заявителя, суд учел совокупность всех его ответов. Полагает, что нельзя признать правильным вывод суда о том, что полезная модель по патенту N 55007 конструктивно выполнена иначе, чем выпускаемая заявителем продукция ПК-Г5.

В письменных пояснениях по апелляционной жалобе Роспатент просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу- без удовлетворения. По мнению ответчика, суд полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального и процессуального права и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии необходимых условий для удовлетворения заявленных требований. Указывает на то, что изделию по конструкторской документации ПК-Г5 не присущи приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту РФ N 55007 существенные признаки, что свидетельствует о соответствии группы полезных моделей по названному патенту условию патентоспособности "новизна", установленному п.1 ст.5 Патентного закона от 23.09.1992 N 3517-I.

ЗАО "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ" в письменных объяснениях по апелляционной жалобе просит отказать в ее удовлетворении, ссылаясь на отсутствие в жалобе доводов и аргументов, не рассмотренных и не учтенных судом первой инстанции. При этом, по мнению третьего лица, представленные заявителем дополнительные материалы не могут явиться основанием для отмены судебного акта, которым правомерно установлен факт технического несоответствия изделия "Протектолайзер" марки ПК-Г5 полезной модели по патенту N 55007.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представители ответчика и третьего лица в судебном заседании поддержали решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласились, считают ее необоснованной, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы- отказать.

Судебное разбирательство откладывалось в целях изучения представленных сторонами письменных позиций и дополнительных документов.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон и третьего лица, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.

Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, патент РФ N 55007 на группу полезных моделей "Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке (варианты)" был выдан по заявке N 2006114559 с приоритетом от 28.04.2006, установленным по дате ее подачи, на имя ЗАО "М.А.Р.С.-ТЕХНОЛОГИЯ". Группа полезных моделей по указанному патенту охарактеризована многозвенной формулой, содержащей независимый пункт 1 и зависимые от него пункты 2-5, относящиеся к первому варианту выполнения протектора, и независимый пункт 6 и зависимые от него пункты 7-10, относящиеся ко второму варианту выполнения протектора.

17.11.2009 ЗАО "КЭПТИВ НЕФТЕМАШ" обратилось в образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам с возражением против выдачи данного патента, мотивированным несоответствием запатентованной группы полезных моделей условию патентоспособности "новизна".

Решением Роспатента от 07.05.2010 в удовлетворении возражения было отказано, патент РФ N 55007 оставлен в силе. При этом ответчик исходил из того, что изделию по конструкторской документации ПК-Г5 не присущи приведенные в независимом пункте 1, либо в независимом пункте 6 формулы полезной модели по указанному патенту существенные признаки. Данные обстоятельства послужили основанием для вывода ответчика о соответствии группы полезных моделей по означенному патенту условию патентоспособности "новизна", установленному п.1 ст.5 Патентного закона от 23.09.1992 N 3517-I.

Не согласившись с решением Роспатента от 07.05.2010 в части, касающейся выводов в отношении независимого пункта 1 формулы полезной модели по патенту РФ N 55007, заявитель обратился в арбитражный суд.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение срока на подачу заявления в суд.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применил и истолковал нормы материального права, подлежащие применению, и на их основании сделал обоснованный вывод об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Коллегия поддерживает данный вывод суда первой инстанции исходя из следующего.

Учитывая дату приоритета полезной модели по спорному патенту- 28.04.2006, правовая база для оценки патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 N 3517-I с изменениями и дополнениями, введенными Федеральным законом от 07.02.2003 N 22-ФЗ (далее- Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 N 82, зарегистрированные в Минюсте России 30.06.2003 за N 4845 (далее- Правила).

Согласно п.1 ст.5 Патентного закона к полезной модели относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель признается новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. При этом уровень техники включает ставшие общедоступным и до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и полезная модель, а также сведения об их применении в РФ.

В соответствии с пп.3 п.2.1 Правил охраняемая патентом полезная модель считается соответствующей условию "новизна", если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Апелляционный суд, вопреки доводам заявителя, соглашается с выводом Роспатента и суда первой инстанции о соответствии условию патентоспособности "новизна" протектора, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту РФ N 55007, исходя из следующего.

Полезная модель по патенту РФ N 55007 охарактеризована в независимом пункте 1 формулы в следующем виде: "1. Протектор для крепления электрического кабеля к погружной насосной установке содержит корпус, состоящий из двух частей, выполненных с возможностью охватывания погружной насосной установки в зоне кольцевого зазора и соединенных друг с другом посредством разъемных соединений, расположенных на диаметрально противоположных сторонах на свободных концах упомянутых частей корпуса, и защитное средство, выполненное в виде двух продольно расположенных на одной из частей корпуса предохраняющих элементов, между которыми размещен охватывающий элемент, установленный на этой же части корпуса с возможностью прижатия электрического кабеля к поверхности корпуса при помощи дополнительных разъемных соединений, при этом упомянутые разъемные соединения выполнены в виде винтов с потайными головками под ключ, расположенными в нишах и ориентированными в сторону охватывающего элемента.".

Из содержания данного пункта следует, что охватывающий элемент (скоба) расположен между двумя предохраняющими элементами, а посредством расположенных в нишах винтов охватывающий элемент (скоба) прижимает кабель к поверхности корпуса. Таким образом, охватывающий элемент (скоба), кабель, указанные винты и ниши расположены между двумя предохраняющими элементами.

Данные обстоятельства подтверждаются описанием и чертежами к патенту РФ N 55007, а также заключением экспертизы, проведенной патентным поверенным Андрущак Г.Н. на основании определения Арбитражного суда г.Москвы от 15.03.2011 (далее- экспертное заключение).

Из приведенного выше следует, что ниши в полезной модели по патенту РФ N 55007 не имеют сквозного выхода, поскольку в противном случае они не будут располагаться между двумя предохраняющими элементами, что противоречит сущности запатентованной модели.

Необходимо отметить, что ни изложенное в экспертном заключении определение понятия "ниша", ни независимый пункт 1 формулы полезной модели не содержат указания на "сквозной паз" или "сквозной выход", следовательно, ниша в полезной модели по патенту РФ N 55007 не имеет сквозного выхода и не является сквозным пазом.

В отличие от указанной полезной модели, в том виде как она охарактеризована в независимом пункте 1 формулы, в изделии по конструкторской документации ПК-Г5 охватывающий элемент (скоба) расположен в сквозном пазу, что также подтверждается экспертным заключением. При этом в изделии по конструкторской документации ПК-Г5 в области сквозного паза предохраняющие элементы вообще отсутствуют, то есть сквозной паз не расположен между двумя предохраняющими элементами.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что протектор, в том виде, как он охарактеризован в независимом пункте 1 формулы полезной подели по патенту РФ N 55007, конструктивно выполнен иначе, чем изделие, по конструкторской документации ПК-Г 5, вопреки доводам заявителя, является обоснованным.

Нельзя признать состоятельным довод Общества о том, что ниша на фигуре 3 к патенту РФ N 55007 и сквозной паз на чертеже изделия ПК-Г5 имеют одинаковое исполнение.

Сравнение чертежей конструктивных элементов полезной модели по патенту РФ N 55007 и изделия по конструкторской документации ПК-Г5 показал, что горизонтальная проекция (вид сверху) ниш полезной модели по патенту РФ N 55007 отличается от горизонтальной проекции сквозного паза изделия по конструкторской документации ПК-Г5, в частности, тем, что ниши полезной модели в отличие от сквозного паза не имеют сквозного выхода.

Кроме того, отличие состоит и в том, что на горизонтальной проекции ниши полезной модели по патенту РФ N 55007 имеют более трех граней, а на горизонтальной проекции сквозной паз изделия по конструкторской документации ПК-Г5- только две грани, о чем также указано в экспертном заключении.

Таким образом, вывод суда первой инстанции о том, что ниши в полезной модели по патенту РФ N 55007 и сквозной паз в изделии по конструкторской документации ПК-Г5 являются различными конструктивными элементами, вопреки доводам заявителя, следует признать обоснованным.

Исходя из изложенного, вывод Роспатента, поддержанный судом первой инстанции, о том, что изделию по конструкторской документации ПК-Г5 не присущи приведенные в независимом пункте 1 формулы полезной модели по патенту РФ N 55007 существенные признаки "охватывающий элемент установлен между продольно расположенными предохраняющими элементами" и "потайные головки винтов дополнительных разъемных соединений расположены в нишах", что в силу пп.3 п.2.1 Правил свидетельствует о соответствии группы полезных моделей по патенту РФ N 55007 условию патентоспособности "новизна", установленному п.1 ст.5 Патентного закона, является правомерным.

При этом изложенное подателем жалобы толкование и понятие конструктивных признаков "ниша" и "предохраняющие элементы" не опровергают данный вывод.

Следует учесть, что в решении суда достаточно подробно рассмотрены вопросы, касающиеся конструктивного выполнения противопоставленного изделия марки ПК-Г5 и запатентованного устройства полезной модели по патенту РФ N 55007, в том числе, с учетом выводов экспертного заключения, в связи с чем, доводы Общества о том, что судом не дана оценка каждого ответа эксперта не принимаются апелляционной коллегией.

Кроме того, ключевым моментом конструктивного выполнения противопоставленного изделия марки ПК-Г5 и запатентованного устройства полезной модели по патенту РФ N 55007 являются, соответственно, устройство и описание сквозного паза и ниши, которые надлежащим образом были исследованы судом.

В апелляционной жалобе заявитель указывает на открытое применение полезной модели по патенту РФ N 55007, в подтверждение чего представляет документы, касающиеся введения в хозяйственный оборот изделия марки ПК-Г5.

Между тем указанные документы не проясняют техническую сущность рассматриваемого предмета и, следовательно, не опровергают вывод суда первой инстанции о техническом несоответствии изделия марки ПК-Г5 полезной модели по патенту РФ N 55007.

Представленное же Обществом заключение комиссии специалистов от 19.08.2011 N 08/2011-08 не может быть принято апелляционным судом в качестве дополнительного доказательства по делу ввиду несоблюдения заявителем положений ч.2 ст.268 АПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст.71 Арбитражного процессуального кодекса РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В рассматриваемом случае судом первой инстанции дана надлежащая правовая оценка собранным по делу доказательствам, которую поддерживает и апелляционный суд.

Принимая во внимание сказанное, суд первой инстанции с учетом обстоятельств дела, правильно указал на отсутствие необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Апелляционным судом отклонено представленное заявителем ходатайство о вызове в суд для дачи пояснений эксперта Андрущак Г.Н., в связи с отсутствием к тому законных оснований, о чем отражено в протоколе судебного заседания от 03.11.2011.

Отказывая в удовлетворении названного ходатайства, коллегия исходит из того, что оно не было заявлено в суде первой инстанции, кроме того, в материалах дела имеются письменные пояснения заявителя (т.4 л.д.57-58), в которых он полностью поддерживает выводы экспертного заключения, о чем также указано в протоколе судебного заседания Арбитражного суда г.Москвы от 13.07.2011.

Исходя из изложенного, апелляционный суд не усматривает оснований для удовлетворения апелляционной жалобы, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на правильные по существу выводы суда.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, основания для отмены или изменения судебного акта отсутствуют.

Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и подлежат отнесению на подателя жалобы.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 15.07.2011 по делу N А40-102253/10-26-854 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Попов

Судьи

В.Я. Гончаров С.М. Мухин

Судьи

В.Я. Гончаров С.М. Мухин