Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 ноября 2011 г. N 15АП-4159/11

город Ростов-на-Дону

11 ноября 2011 г.

дело N А53-25883/2010 15АП-4159/2011-НР

Резолютивная часть постановления объявлена 03 ноября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 ноября 2011 года.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Гуденица Т.Г.,

судей А.Н. Герасименко, Н.Н. Смотровой

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коневой М.А.

при участии:

от УТПП РО фирма "Донэкспертиза": Высоцкая Ольга Игоревна, паспорт, по доверенности от 28.07.2011,

от Ростовского УФАС: не явился, извещен надлежащим образом,

от ООО "ДОН-Экспертиза": Чайников Роман Анатольевич, паспорт, по доверенности от 07.07.2011 N 3,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Учреждения торгово-промышленной палаты Ростовской области фирма "Донэкспертиза"

на решение Арбитражного суда Ростовской области от 14.03.2011 по делу N А53-25883/2010, принятое судьёй Комурджиевой И.П.

по заявлению Учреждения торгово-промышленной палаты Ростовской области фирма "Донэкспертиза"

к заинтересованному лицу: Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области,

о признании незаконным решения,

при участии третьего лица общества с ограниченной ответственностью "ДОН-Экспертиза",

УСТАНОВИЛ:

Учреждение торгово-промышленная палата Ростовской области фирма "Донэкспертиза" (далее - Учреждение) обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее - Ростовское УФАС) о признании незаконным решения Ростовского УФАС от 12.10.2010 о прекращении производства по делу N 603.

В соответствии со статьей 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено общество с ограниченной ответственностью "ДОН-Экспертиза" (далее - общество, ООО "ДОН-Экспертиза").

Решением суда от 14.03.2011 в удовлетворении требований отказано на том основании, что в фирменном наименовании общества обозначения не тождественны и не сходны до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 21280, выданному учреждению. Услуги, оказываемые учреждением и обществом, неоднородны, различаются по потребительским свойствам и функциональному назначению.

Не согласившись с принятым судебным актом, Учреждение обжаловало его в порядке, предусмотренном гл. 34 АПК РФ. В апелляционной жалобе заявитель просит отменить решение суда, ссылаясь на то, что товарный знак Учреждения и фирменное наименование общества сходны до степени смешения, в том числе с учетом однородности оказываемых обществом и учреждением услуг.

Постановлением апелляционной инстанции от 14.06.2011 решение суда от 14.03.2011 отменено, решение управления от 12.10.2010 по делу N 603 признано незаконным и отменено. Судебный акт мотивирован тем, что общество имеет фирменное наименование, которое тождественно и сходно до степени смешения с наименованием учреждения, включает слово, созвучное слову в товарном знаке учреждения ("ДОНЭКСПЕРТИЗА"), что может ввести в заблуждение потребителей услуг и контрагентов общества и учреждения. Учреждение имеет преимущество в использовании средства индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 29.08.2011 постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.06.2011 отменено, дело передано на новое рассмотрение в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Суд кассационной инстанции указал на необходимость при новом рассмотрении дела, выяснить какие конкретно права и интересы учреждения нарушены оспариваемым решением от 12.10.2010; учесть положения ст. 4 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", ст. 1473 ГК РФ и пункта 58.2 Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26.03.2009 N5/29; установить на правовую охрану чего претендует учреждение; исследовать вопрос об однородности услуг, оказываемых учреждением и обществом.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции при новом рассмотрении дела представитель Учреждения ТПП Ростовской области фирма "Донэкспертиза" поддержала доводы апелляционной жалобы, просила решение суда отменить и удовлетворить требования общества.

Представитель ООО "ДОН-экспертиза" в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы, считая решение суда законным и обоснованным по доводам представленного отзыва.

В соответствии со ст. 163 АПК РФ в судебном заседании объявлялся перерыв до 09 час. 50 мин. 03.11.2011. После перерыва судебное заседание продолжено.

В судебное заседание явился представитель ООО "ДОН-экспертиза", поддержавший ранее изложенную позицию по существу спора.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, выслушав пояснения представителей общества и учреждения, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены решения суда.

Как следует из материалов дела, на основании заявления Учреждения ТПП Ростовской области фирма "Донэкспертиза" 11.06.2010 Ростовское УФАС возбудило в отношении ООО "ДОН-Экспертиза" дело N 603 по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ), которым установлен запрет на недобросовестную конкуренцию, в частности, продажу, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Ростовское УФАС установило, что учреждение создано в 1994 году и на основании свидетельства N 212850 является правообладателем комбинированного товарного знака, зарегистрированного в отношении товаров (услуг) 35, 36 и 42 классов МКТУ, со словесным элементом "ДОНЭКСПЕРТИЗА", который выполнен заглавными буквами русского алфавита и оригинальными изобразительными элементами.

В период действия свидетельства на товарный знак N 212850 в г. Таганроге зарегистрировано ООО "ДОН-Экспертиза", которое оказывает услуги по экспертизе пожарной безопасности объектов.

Управление указало, что учреждение неправомерно претендует на правовую охрану, предусмотренную частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку является негосударственной некоммерческой организацией. Основным видом деятельности общества является аудиторская деятельность, которая относится к 35 классу МКТУ; в свидетельстве учреждения на товарный знак N 212850 отсутствует услуга "аудит" и 45 класса МКТУ.

Управление сделало вывод о том, что общество не нарушило пункт 4 части 1 статьи 14 Закона N 135-ФЗ и решением от 12.10.2010 прекратило производство по делу N 603.

Считая незаконным решение Ростовского УФАС о прекращении производства по делу, Учреждение "Донэкспертиза" оспорило его в судебном порядке.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о законности оспариваемого акта антимонопольного органа.

В соответствии с ч. 4 ст. 200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ч. 2 ст. 201 АПК РФ арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

Исходя из положений ст. 198-201 АПК РФ для признания незаконным ненормативного правового акта органа государственной власти необходимо наличие совокупности двух условий: несоответствия оспариваемого акта закону и нарушение им прав и законных интересов заявителя по делу.

Представленными в материалы дела доказательствами не подтверждается наличие указанных условий признания недействительным решения Ростовского УФАС.

В соответствии со ст. 48 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ комиссия прекращает рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства в случае отсутствия нарушения антимонопольного законодательства в рассматриваемых комиссией действиях (бездействии).

Согласно ст. 14 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция, в том числе продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Обращаясь в Управление с заявлением, Учреждение указало, что ООО "ДОН-Экспертиза" неправомерно использует в своем наименовании зарегистрированный Учреждением товарный знак со словесным обозначением "Донэкспертиза".

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с частью первой статьи 1252 Гражданского кодекса РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Согласно части 6 статьи 1252 ГК РФ, если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) указываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. Обладатель такого исключительного права может в порядке, установленном настоящим кодексом, требовать признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (знаку обслуживания) либо полного или частичного запрета на использование фирменного наименования или коммерческого обозначения.

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.

Из материалов дела следует, что товарный знак, правообладателем которого является Учреждение "Донэкспертиза", является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию: в прямоугольном поле по всей ширине заглавными буквами кириллицы изображено слово "ДОНЭКСПЕРТИЗА", с правой стороны данного прямоугольного поля, оформленного в виде угла, размещена фигура ромба, все четыре угла которого окрашены в черный цвет. Внутри данного ромба размещен графический элемент.

ООО "ДОН-Экспертиза" использует слово "Донэкспертиза, как часть своего фирменного наименования, при этом указанное обозначение используется в текстах документов без элементов, характерных для охраняемого обозначения "ДОНЭКПЕРТИЗА" и графически отличается - у учреждения все слово изображено заглавными буками "ДОНЭКСПЕРТИЗА", а у общества заглавными буквами "ДОН" и через дефис с первой заглавной "Экспертиза".

С учетом изложенного, изобразительно часть фирменного наименования общества "ДОН-Экспертиза" не может быть признана сходной до степени смешения с товарным знаком по свидетельству N 212850, зарегистрированным за Учреждением. Сходство только фонетического звучания наименования общества с товарным знаком учреждения, не может быть признано нарушением права на товарный знак.

В соответствии пунктом 14.4.2. Приказа Роспатента от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания" (далее - Правила) установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, а также обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на отдельные отличия. При проведении анализа сходства учитываются все элементы сравниваемых знаков, независимо от того, являются ли они сильными или слабыми, охраняемыми или неохраняемыми.

Судом первой инстанции также правильно установлено, что фирменное наименование общества и товарный знак учреждения не могут быть признаны сходными до степени смешения с учетом неоднородности оказываемых организациями услуг.

Из материалов дела следует, что товарный знак по свидетельству N 212850 зарегистрирован в отношении услуг по классам 35, 36, 42 МКТУ.

В приложении к свидетельству на товарный знак указано, что к классу 42 МКТУ относятся в том числе оказываемые учреждением услуги по консультациям по вопросам безопасности

Согласно выписке из ЕГРЮЛ основным видом деятельности ООО "ДОН-Экспертиза" является аудиторская деятельность, дополнительные - деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и деятельности противопожарной службы.

Аудиторская деятельность относится к 35 классу МКТУ, а деятельность пожарной службы - к 45 классу МКТУ.

В 35 классе МКТУ в свидетельстве на товарный знак N 212850 отсутствует услуг "аудит", а 45 класс МКТУ вообще не указан в свидетельстве.

В апелляционной жалобе Учреждение ссылается на то, что в связи с внесенными в МКТУ изменениями с 2001 года услуги "консультации по вопросам безопасности" включены в 45 класс МКТУ 8, согласно действующей с 2007 года редакции МКТУ услуги "консультации по вопросам безопасности" также включены в 45 класс.

Судом апелляционной инстанции не принимаются во внимание указанные доводы Учреждения, поскольку в свидетельстве на товарный знак N 212850 указаны услуги по классам МКТУ 35, 36, 42.

Доказательств внесения в свидетельство на товарный знак изменений в части указания классов МКТУ, в материалы дела не представлено.

Следует также отметить, что по оказываемые организациями услуги также отличаются и по описанию: учреждение зарегистрировало товарный знак в отношении услуги "консультации по вопросам безопасности", а ООО "ДОН-Экспертиза" оказывает услуги "аудит пожарной безопасности".

При таких обстоятельствах, судом первой инстанции был сделан правильный вывод о том, что осуществляемые учреждением и обществом виды деятельности не являются сходными, поскольку различаются по потребительским свойствам и функциональному назначению (объем и цель применения).

Суд апелляционной инстанции также полагает обоснованным вывод Ростовского УФАС о том, что фирменное наименование ООО "ДОН-Экспертиза" не нарушает средств индивидуализации учреждения при том, что наименование Учреждения не подлежит правовой охране в смысле охраны фирменного наименования согласно ст. 1473 ГК РФ.

Согласно статье 54 ГК РФ юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименование и место нахождения юридического лица указываются в его учредительных документах. Юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование.

С учетом положений статьи 1473 ГК РФ каждое юридическое лицо, действующее в организационно-правовой форме коммерческой организации, должно иметь одно полное фирменное наименование и может иметь одно сокращенное фирменное наименование.

При этом согласно пункту 1 статьи 1473 и пункту 2 статьи 1475 ГК РФ фирменное наименование подлежит охране со дня государственной регистрации юридического лица. Какой-либо специальной регистрации фирменного наименования, указанного в учредительных документах юридического лица, законодательство не предполагает.

В силу статьей 54, 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает у коммерческой организации, которая выступает в гражданском обороте под наименованием, определяемым в его учредительных документах и включаемым в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" некоммерческая организация имеет наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую форму и характер деятельности.

Согласно п. 58.2 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" В силу пункта 4 статьи 54, пункта 1 статьи 1473 ГК РФ право на фирменное наименование возникает только у юридического лица, являющегося коммерческой организацией.

Наименования некоммерческих организаций (статья 4 Закона о некоммерческих организациях) не являются средством индивидуализации юридических лиц в смысле положений части четвертой ГК РФ, на них не распространяется правовая охрана, установленная параграфом 1 главы 76 ГК РФ.

Ввиду этого правила, предусмотренные статьей 1473 ГК РФ, в том числе запреты, содержащиеся в пункте 4 статьи 1473 ГК РФ, на некоммерческие организации не распространяются.

При таких обстоятельствах, наименование учреждения "Учреждение Торгово-промышленной палаты Ростовской области фирма "Донэкспертиза", которое также содержит словесное обозначение зарегистрированного товарного знака, не подлежит защите в порядке ст. 1473 ГК РФ.

В то же время, общество "ДОН-Экспертиза" правомерно с учетом положений ст.ст. 54, 1473 ГК РФ использует в своем фирменном наименование словесное обозначение "ДОН-экспертиза", фонетически совпадающее с товарным знаком, зарегистрированным за Учреждением "Донэкспертиза".

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции полагает, что фирменное наименование общества ООО "ДОН-Экспертиза" и товарный знак Учреждения "ДОНЭКСПЕРТИЗА" не могут быть признаны тождественными либо сходными до степени смешения как по их изображению/звучанию, так и по виду оказываемых организациями услуг.

Доказательства наличия в действиях ООО "ДОН-Экспертиза" нарушений Закона о защите конкуренции, и соответственно нарушения прав и законных интересов Учреждения, в материалах дела отсутствуют, что свидетельствует о соответствии закону решения Ростовского УФАС от 12.10.2010 о прекращении производства по делу N 603.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу с учетом указаний кассационной инстанции, не принимает доводы, изложенные в жалобе, как основанные на неверном толковании норм гражданского и антимонопольного законодательства, а также не соответствующие фактическим обстоятельствам дела, установленным судом.

Таким образом, решение суда от 14.03.2011 об отказе в удовлетворении требований Учреждения ТПП РО фирма "ДОНЭКСПЕРТИЗА".

Основания для отмены решения и удовлетворения апелляционной жалобы судом апелляционной инстанции не установлены.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ государственная пошлина за рассмотрение дела относится на Учреждение и была им уплачена.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Ростовской области от 14 марта 2011 года по делу N А53-25883/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии с частью 5 статьи 271, частью 1 статьи 266 и частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Председательствующий

Т.Г. Гуденица

Судьи

А.Н. Герасименко Н.Н. Смотрова