Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2011 г. N 09АП-22043/11

г. Москва

23 ноября 2011 г.

Дело N А40-40507/11-67-355

Резолютивная часть постановления объявлена 08 ноября 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 23 ноября 2011 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей М.Е. Верстовой, Е.Б. Расторгуева

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.Е. Чернышевой

рассмотрев в открытом судебном заседании дело N А40-40507/11-67-355 по иску общества с ограниченной ответственностью "Бествей"

(ОГРН: 1075038016404; юридический адрес: 141300, Московская область,

г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7) к обществу с ограниченной ответственностью "Континент"

(ОГРН: 1097746539736;

юридический адрес: 127221, г. Москва, ул. Полярная, д. 22, корп. 1) о взыскании 100 000 рублей

при участии в судебном заседании:

от истца - Антонова Е.С. (по доверенности от 28.06.2010)

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Бествей" (далее - ООО "Бествей") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Континент" (далее - ООО "Континент") о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 100 000 рублей.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2011 в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда от 08.07.2011, истец подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Суд апелляционной инстанции, руководствуясь пунктом 29 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 N 36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", 20 сентября 2011 года вынес определение о переходе к рассмотрению дела N А40-40507/11-67-355 по правилам, установленным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации для рассмотрения дела в суде первой инстанции (полный текст определения изготовлен 27 сентября 2011 года).

При этом суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Как видно из материалов дела, определением Арбитражного суда города Москвы от 22.04.2011 судья Карева Н.Ю. приняла к производству исковое заявление ООО "Бествей", назначив судебное разбирательство в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции на 30.05.2011.

Согласно распоряжению о замене судьи от 30 мая 2011 года, подписанному председателем второго судебного состава Арбитражного суда города Москвы Барабанщиковой Л.М., следует, что на основании пункта 2 части 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации произведена замена судьи Черенковой Г.В. судьей Барыкиным С.П. (л.д. 24)

30.05.2011 судьей Барыкиным С.П. было проведено предварительное судебное заседание по настоящему делу.

По существу дело было рассмотрено судьей Черенковой Г.В. в судебном заседании 04.07.2011.

Однако в материалах дела отсутствуют правовые основания для рассмотрения дела по существу судьей Черенковой Г.В., при условии, что исковое заявление к производству арбитражного суда принято судьей Каревой Н.Ю. и определение о принятии искового заявления к производству от 22.04.2011 не содержало в себе информации о том, что дело будет рассмотрено судьей Черенковой Г.В.

В силу части 2 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело, рассмотрение которого начато одним судьей или составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или составом суда.

Согласно части 3 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации замена судьи возможна в случае: заявленного и удовлетворенного в порядке, установленном настоящим Кодексом, самоотвода или отвода судьи; длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в служебной командировке.

Замена судьи производится также в случаях прекращения или приостановления его полномочий по основаниям, установленным федеральным законом (часть 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 5 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае замены судьи, арбитражного заседателя в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть произведено с самого начала.

Совершение процессуальных действий в случаях, не терпящих отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении иска, отложение судебного разбирательства, одним судьей вместо другого судьи в порядке взаимозаменяемости не является заменой судьи.

Между тем, информации о том, что принимаемое к производству определением от 22.04.2011 исковое заявление по делу N А40-40507/11-67-355 будет рассмотрено другим судьей, а не судьей, подписавшим данный судебный акт, в определении не содержалось.

Таким образом, оснований полагать, что судьей Каревой Н.Ю. были совершены процессуальные действия в случае, не терпящем отлагательства - принятие искового заявления и возбуждение производства по настоящему делу, в порядке взаимозаменяемости (в данном случае с судьей Черенковой Г.В.), у суда апелляционной инстанции не имеется.

В такой ситуации, принимая во внимание правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлении от 25.07.2011 N 18168/10, о том, что при отсутствии предусмотренных частями 3 и 4 статьи 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оснований судья должен рассмотреть дело, которому в установленном порядке оно изначально распределено, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что судом первой инстанции были нарушены нормы процессуального права, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом в незаконном составе (пункт 1 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Согласно части 6.1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при наличии оснований, предусмотренных частью 4 статьи 270 настоящего Кодекса, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель истца поддержал заявленные исковые требования.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, выслушав представителя истца, установил следующие обстоятельства.

Судом апелляционной инстанции установлено, что на основании Свидетельства Роспатента N 390344 истец является обладателем исключительных прав на словесный товарный знак "Стильные девчонки" в отношении, в том числе товара 16 класса МКТУ "печатная продукция". Приоритет товарного знака установлен с 19.08.2008.

Исковые требования мотивированы тем, что 29 марта 2011 года истцу стало известно, что ответчик незаконно использует товарный знак истца путем предложения к продаже и продажи товара - печатного издания "суперраскраска/Стильная девчонка" со словесным обозначением, принадлежащим истцу в качестве товарного знака ("Стильные девчонки").

Факт продажи ответчиком печатного издания подтверждается кассовым чеком N 4836 от 29.03.2011, накладной N 8248 от 29.03.2011 (л.д. 22-23) и не оспаривается ответчиком.

В соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначении в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Доказательств наличия разрешения правообладателя на использование товарного знака истца ООО "Континент" не представило.

Согласно пункту 7 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации авторские права распространяются на часть произведения, его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Однако, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие возможность самостоятельного использования словесного обозначения "Стильные девчонки" в качестве персонажа.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2011 по делу N А40-82809/10-19-707 словесное обозначение "Суперраскраска/Стильная девчонка" было признано наименованием печатного издания, а не названием персонажа. При этом, издатель печатного издания Суперраскраска "Стильные девчонки" не оспаривал данное обстоятельство при рассмотрении иска ООО "Бествей" по делу N А40-82809/10-19-707.

В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные обстоятельства являются преюдициальными и не подлежат доказыванию вновь.

В пункте 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретении истцом прав на него, суду не представлены.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истец определил компенсацию в размере 100 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В пункте 43.3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

По мнению суда апелляционной инстанции, с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, предъявленный ко взысканию размер компенсации подлежит уменьшению до 50 000 рублей.

Указанный размер компенсации (50 000 рублей) является разумным и справедливым, учитывая также отсутствие обоснованных возражений относительно доказанности истцом факта правонарушения со стороны ответчика.

При этом, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что взыскание судом суммы компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным ко взысканию, то есть уменьшение суммы компенсации по усмотрению суда в пределах, установленных законом, не противоречит статье 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации и соответствует принципам разумности и справедливости.

Учитывая изложенное, решение Арбитражного суда города Москвы от 08.07.2011 по делу N А40-40507/11-67-355 подлежит отмене, поскольку судом первой инстанции были нарушены нормы процессуального права, связанные с рассмотрением дела арбитражным судом первой инстанции в незаконном составе (пункт 1 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), с принятием по делу нового судебного акта о взыскании с ООО "Континент" в пользу ООО "Бествей" компенсации в размере 50 000 рублей, в остальной части иск удовлетворению не подлежит.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины по иску и апелляционной жалобе относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266, частью 6.1 статьи 268, пунктом 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 08 июля 2011 года по делу N А40-40507/11-67-355 отменить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Континент" (ОГРН: 1097746539736; юридический адрес: 127221, г. Москва, ул. Полярная, д. 22, корп. 1) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Бествей" (ОГРН: 1075038016404; юридический адрес: 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7) компенсацию в размере 50 000 рублей и расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

М.Е. Верстова Е.Б. Расторгуев