Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2011 г. N 09АП-27799/11

г.Москва

14 декабря 2011 г.

Дело N А40-49569/11-110-404

Резолютивная часть постановления объявлена 08 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 декабря 2011 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи	Попова В.И.
судей:	Гончарова В.Я. и Поташовой Ж.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Прокофьевой С.Б.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Газета.РУ" на решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.08.2011 по делу N А40-49569/11-110-404, судьи Хохлова В.А.,

по заявлению ЗАО "Газета.РУ" (ОГРН 1067761730376, 125080, г.Москва, ул.Врубеля, д.4)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

о признании решения недействительным,

при участии:

от заявителя:	Городисская Е.Ю. по доверенности от 18.04.2011; Ефремцева Е.А. по доверенности от 03.10.2011;
от ответчика:	Слепенков А.С. по доверенности от 05.10.2011;

УСТАНОВИЛ

ЗАО "Газета.РУ" (далее- Общество, заявитель) обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее- Роспатент, ответчик) от 11.02.2011, которым отказано в удовлетворении возражения Общества от 11.11.2010 и оставлено в силе решение Роспатента от 18.06.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку "газета.ру" по заявке N 2008725092/50.

Решением от 24.08.2011 суд отказал в удовлетворении заявленных требований, мотивировав свои выводы отсутствием к тому правовых оснований. При этом суд указал, что оспариваемое решение ответчика полностью соответствует нормам действующего законодательства в области правовой охраны товарных знаков. По мнению суда, заявленное обозначение не подлежит государственной регистрации в силу пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, поскольку сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком "ГАЗЕТА", не обладает различительной способностью и является описательным в отношении товаров, услуг 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт. В обоснование ссылается на неполное выяснение обстоятельств дела, несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, недоказанность обстоятельств, которые суд посчитал установленными, неправильное применение норм материального права, нарушение норм процессуального права.

Указывает на то, что заявителем представлены доказательства, подтверждающие приобретение обозначением "газета.ру" различительной способности в отношении заявленных на регистрацию товаров, услуг, в связи с ежедневным использованием обозначения в течение 12 лет. Полагает, что поскольку фактические обстоятельства свидетельствуют о продолжительности сосуществования двух знаков при приоритетном появлении на рынке знака "газета.ру", его регистрация в соответствии с п.п.В и С ст.6 quinquies Парижской конвенции не может нарушить право правообладателя противопоставленного знака. Указывает на необоснованность выводов суда об однородности заявленных на регистрацию товаров (услуг) заявителю товара "газета" противопоставленного знака.

В письменных объяснениях по апелляционной жалобе Роспатент просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы- отказать, считая ее доводы необоснованными.

Считает, что заявленное и противопоставленное обозначения сходны до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам, с учетом чего, несмотря на отличия по графическому признаку, оспариваемое обозначение "газета.ру" и противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413 являются сходными до степени смешения по большинству признаков, установленных Правилами. Считает, что товары и услуги 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения, являются однородными товару 16 класса МКТУ - "газеты", для которого был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал доводы апелляционной жалобы, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласился, считает жалобу необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы- отказать.

Судебное разбирательство откладывалось в целях всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, выслушав объяснения представителей сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, считает, что оснований для отмены или изменения судебного акта не имеется, исходя из следующего.

Как усматривается из фактических обстоятельств и материалов дела, 06.08.2008 ЗАО "Газета.РУ" была подана заявка N 2008725092/50 на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения "газета.ру" для товаров и услуг 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ.

Решением Роспатента от 18.06.2010 по результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, в связи с его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

При этом ответчик указал, что данное обозначение является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом "ГАЗЕТА" по свидетельству N 332413, обладающим более ранним приоритетом относительно однородных товаров, услуг. Кроме того, словесное обозначение "газета.ру" по заявке N 2008725092/50 не обладает различительной способностью относительно товаров, услуг, указанных в перечне.

ЗАО "Газета.РУ" подало в образованную при Роспатенте Палату по патентным спорам возражение от 11.11.2010 на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке N 2008725092/50.

Решением Роспатента от 11.02.2011 отказано в удовлетворении возражения, оставлено в силе решение Роспатента от 18.06.2010.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения заявителя в арбитражный суд.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных актов, действий (бездействия) госорганов входят проверка соответствия оспариваемого акта закону или иному нормативному правовому акту, проверка факта нарушения оспариваемым актом действием (бездействием) прав и законных интересов заявителя, а также соблюдение заявителем срока, предусмотренного ч.4 ст.198 АПК РФ.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, применил нормы материального права, регулирующего возникший спор, и сделал правильный вывод об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленных требований.

Поддерживая данный вывод суда, апелляционная коллегия исходит из следующего.

Согласно Положению о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.06.2004 N 299, Роспатент является органом, уполномоченным рассматривать вышеназванное обращение заявителя и принимать соответствующее решение по нему.

Учитывая дату поступления в адрес ответчика возражений ЗАО "Газета.РУ", суд первой инстанции при рассмотрении настоящего спора правильно применил положения части четвертой Гражданского кодекса РФ и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 25.03.2003 за N 4322 (далее- Правила).

Оценив представленные сторонами доказательства, с учетом положений статей 64, 68, 71, 75 АПК РФ, а также, правильно применив нормы материального права, регулирующего возникший спор, суд первой инстанции сделал обоснованный вывод о наличии у ответчика правовых оснований для принятия оспариваемого решения.

В соответствии с п.6 ст.1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет; товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 2.8.1 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны), или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство проводится поиск тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения).

При этом обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п.14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При этом исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В настоящем случае обозначение по заявке N 2008725092/50 "газета.ру" является словесным, состоит из слова "газета" и элемента "ру", выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и разделенных точкой. При этом буквы "ру" - русская транслитерация "ru"- сокращение, код страны в соответствии со стандартом 180 3166.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413 является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из прямоугольника, в верхней части которого расположено стилизованное изображение двуглавого орла. В прямоугольнике размещен словесный элемент "ГАЗЕТА", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В соответствии с п.6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 (далее Методические рекомендации), в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

При таких обстоятельствах представляется правильным вывод суда первой инстанции о том, что в противопоставленном товарном знаке доминирующим элементом является словесный элемент "ГАЗЕТА", так как именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Следует также согласиться с выводами Роспатента, содержащимися в оспариваемом решении, о том, что сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент "газета", что обусловливает вывод об ассоциировании сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

При таких обстоятельствах обозначение "газета.ру" и противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413 являются сходными до степени смешения.

Учитывая изложенное, довод подателя жалобы относительно отсутствия графического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, поскольку наличие их фонетического и семантического тождества свидетельствует о сходстве оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака до степени смешения, отклоняется апелляционным судом как необоснованный.

Нельзя признать состоятельными и доводы Общества относительно отсутствия однородности товаров заявителя товару противопоставленного товарного знака.

При этом апелляционный суд соглашается с выводами ответчика о том, что товары и услуги 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, для которых испрашивалась правовая охрана оспариваемого обозначения, являются однородными товару 16 класса МКТУ - "газеты", для которого был зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству N 332413.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При этом в силу пункта 3.4 Методических рекомендаций степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В том случае, когда заявляемое обозначение тождественно зарегистрированному товарному знаку (или ранее заявленному) другого лица или сходно с ним до степени смешения, при определении однородности следует учитывать не только признаки, перечисленные в пункте 3.1 настоящих рекомендаций, но и ряд других признаков, способствующих смешению изготовителей товаров. Например, совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже.

При тождестве или сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (обозначения) однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

В настоящем случае оспариваемое обозначение "газета.ру" содержит в своем составе элемент "газета", который является фонетически и семантически тождественным доминирующему элементу противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА".

Как указывалось выше, правовая охрана оспариваемого обозначения испрашивалась заявителем для товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ. При этом указанные заявителем в перечне товары и услуги соотнесены с интерактивным изданием "газета.ru", что свидетельствует о том, что названные товары/услуги предназначены для изготовления/оказания посредством интерактивного издания. Услуга 39 класса МКТУ "хранение данных или документов в электронных устройствах" также связана с непосредственной деятельностью интерактивного издания.

Следовательно, принимая во внимание значительную степень сходства противопоставленных обозначений, создающую высокую опасность их смешения потребителями, а также то обстоятельство, что товар "газета" 16 класса МКТУ, для которого был зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары/услуги 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ оспариваемого обозначения относятся к одной сфере деятельности - издание СМИ и представляют собой сопутствующие (корреспондирующие) товары/услуги, названные товары/услуги являются однородными.

Согласно основному принципу определения однородности товаров и услуг, установленному п.14.4.3 Правил и п.3.1 Методических рекомендаций, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. В связи с этим доводы заявителя о том, что печатные и интерактивные средства массовой информации не могут быть признаны однородными в силу различных технологических особенностей, не принимаются судебной коллегией.

Кроме того, в данном случае и печатные, и интерактивные средства массовой информации относятся к одному роду и имеют одно назначение.

Апелляционный суд считает необходимым согласиться с доводами ответчика о том, что перечень признаков однородности товаров/услуг, установленный действующим законодательством, не является исчерпывающим. При этом является обоснованной ссылка Роспатента на позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, согласно которой при установлении однородности товаров/услуг неправомерно ограничиваться анализом основных критериев однородности (принадлежность к одному роду (виду), назначение товаров/услуг и др.), а должны учитываться и дополнительные признаки однородности такие, как взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, традиционный или преимущественный уклад использования товаров.

Для печатных СМИ является традиционным размещение интерактивной версии печатного СМИ в сети Интернет (например, газеты "Известия" - www.izvestia.ru, "Коммерсант" - www.kommersant.ru", "Комсомольская правда" - www.kp.ru, "Московский комсомолец" - www.mk.ru). При этом правообладатель противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА" также имеет интерактивное издание - www.gzt.ru.

Принимая во внимание изложенное, представляется правомерным вывод Роспатента о том, что регистрация на имя заявителя в качестве товарного знака обозначения "газета.ру" создаст у потребителя ложное представление о принадлежности товаров/услуг 09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ правообладателю противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА" по свидетельству N 332413.

Относительно доводов подателя жалобы о неправомерном неприменении судом положений статьи 6 quinquies и статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (редакции от 02.10.1979) коллегия считает необходимым отметить следующее.

В соответствии со статьей 6 quinquies (B) Парижской конвенции товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными лишь в следующих случаях: если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана; если знаки лишены каких-либо отличительных признаков или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления либо ставших общепринятыми в обиходном языке или в добросовестных и устоявшихся торговых обычаях страны, где испрашивается охрана; если знаки противоречат морали или публичному порядку и, в особенности если они могут ввести в заблуждение общественность. Подразумевается, что знак не может рассматриваться как противоречащий публичному порядку по той единственной причине, что он не соответствует какому-либо положению законодательства о знаках, за исключением случая, когда само это положение касается публичного порядка.

В рассматриваемом случае регистрация на имя заявителя обозначения "газета.ру" может затронуть права владельца сходного до степени смешения товарного знака "ГАЗЕТА" по свидетельству N 332413, обладающего более ранним приоритетом.

То обстоятельство, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак сосуществовали и параллельно использовались с 2001 года, на которое ссылается Общество, не свидетельствует об отсутствии опасности смешения названных обозначений в глазах потребителя.

Ссылка заявителя на статью 10 bis Парижской конвенции относительно предоставления правовой охраны противопоставленного товарного знака "ГАЗЕТА" является несостоятельной, поскольку указанная норма регулирует вопросы, связанные с законодательством о недобросовестной конкуренции, не имеющие отношения к настоящему спору, предметом которого является отказ в регистрации обозначения "газета.ру".

Как следует из оспариваемого решения ответчика, заявителю отказано в предоставлении правовой охраны обозначению "газета.ру" также на основании п.1 ст.1483 ГК РФ, согласно которому не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары (услуги), в том числе указывающих на их вид, качество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Апелляционный суд считает обоснованным вывод ответчика о том, что оспариваемое обозначение "газета.ру" не обладает различительной способностью, исходя из того, что названное обозначение состоит из слова "газета", указывающего на вид товара, и элемента "ру" - транслитерации общепринятой части доменного имени "ru", обозначающего принадлежность к Российской Федерации.

Принимая во внимание перечень товаров/услуг, для которых испрашивается регистрация (09, 35, 38, 39, 41 классов МКТУ), оспариваемое обозначение является описательным, в связи с чем, его регистрация не допускается в соответствии с вышеприведенным пунктом 1 статьи 1483 ГК РФ.

Довод заявителя о том, что обозначение "газета.ру" не является описательным, поскольку слово "газета", входящее в его состав, относится исключительно к печатной продукции, для которой правовая охрана оспариваемого обозначения не испрашивалась, несостоятелен, поскольку для СМИ является традиционным размещение интерактивной версии печатного средства массовой информации в сети Интернет в соответствующих информационных порталах.

Соответственно, обозначение "газета.ру" является описательным не только по отношению к печатной продукции, но и к интерактивным агентствам новостей и услугам, сопутствующим их деятельности. Между тем заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение воспринимается потребителем исключительно как средство индивидуализации ЗАО "Газета.РУ".

Учитывая изложенное, оспариваемое решение Роспатента от 11.02.2011 является законным и обоснованным, в связи с чем, вывод суда первой инстанции о необходимости отказа в удовлетворении заявленных Обществом требований правомерен.

Доводы апелляционной жалобы связанные с иной оценкой доказательств и иным толкованием норм материального права, чем у суда первой инстанции, не опровергают выводы суда и не свидетельствуют о судебной ошибке.

При таких данных, апелляционный суд считает решение суда по настоящему делу законным и обоснованным, принятым с учетом фактических обстоятельств, материалов дела и действующего законодательства, в связи с чем, основания для удовлетворения апелляционной жалобы и отмены или изменения судебного акта отсутствуют.

Срок, предусмотренный ч.4 ст.198 АПК РФ, заявителем в данном случае не пропущен, нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, не установлено.

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе распределяются в соответствии со ст.110 АПК РФ и подлежат отнесению на подателя жалобы.

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.266, 268, 269, 271 АПК РФ, суд апелляционной инстанции

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 24.08.2011 по делу N А40-49569/11-110-404 оставить без изменения, апелляционную жалобу- без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.И. Попов

Судьи

В.Я. Гончаров Ж.В. Поташова