Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 14 декабря 2011 г. N 09АП-28073/11

г. Москва

14 декабря 2011 г.

Дело N А40-43920/11-67-380

Резолютивная часть постановления объявлена 07 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 декабря 2011 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Свиридова В.А.,

судей: Москвиной Л.А., Цымбаренко И.Б.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кобяковой И.Г.,

Рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ЗАО "Первая Бисквитная Фабрика" на решение Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2011 г.. по делу N А40-43920/11-67-380 судьи Черенковой Г.В.,

по заявлению ЗАО "Первая Бисквитная Фабрика" (г.Санкт-Петербург, Лиговский пр., 216, лит.А)

к 1) Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2) ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам" (123995, г.Москва, Бережковская наб., д.30 корп.1)

третье лицо: ОАО Кондитерская фабрика "Ударница"

о признании решения недействительным,

при участии в судебном заседании:

от заявителя: Марканов Д.Ю. по дов. от 11.04.2011 г..;

от ответчиков: 1) Чеканов А.А. по дов. от 08.07.2011 г.., 2) Чеканов А.А. по дов. от 12.08.2011 г..;

от третьего лица: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

ЗАО "Первая Бисквитная Фабрика" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения Роспатента от 25.01.2011 г.. об отказе в удовлетворении возражений от 03.12.2010 г.. и оставлении в силе решения Роспатента от 16.06.2010 г..

Решением от 17.08.2011 г.. суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных требований. В обоснование принятого решения суд указал, что решение Роспатента не противоречит нормам законодательства в области правовой охраны товарных знаков и не нарушает права и законные интересы заявителя в области предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с решением, заявитель обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, и удовлетворить заявленные требования. Полагает, что оспариваемое решение вынесено ответчиком с нарушением норм действующего законодательства и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности. Указал, что противопоставленные товарные знаки не сходы со спорными обозначениями ни по семантике, ни по фонетике, ни по графике.

Роспатент представил письменные пояснения в порядке ст.81 АПК РФ, согласно которым поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать. Указал, что заявленное обозначение по заявке N 2008722282 и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в силу фонетического, семантического, а также графического сходства доминирующих словесных элементов "МАРМЕЛАДНИЦА", "МАРМЕЛАНДИЯ".

ОАО Кондитерская фабрика "Ударница" отзыв на апелляционную жалобу не представило.

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в ней, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчиков в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать.

Представитель третьего лица, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание суда апелляционной инстанции не явился.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266, 268, 269 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, заслушав позиции сторон, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что решение подлежит оставлению без изменения по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, комбинированное обозначение "МАРМЕЛАДНИЦА" по заявке N 2008722282 с приоритетом от 14 июля 2008 года заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО "Первая Бисквитная Фабрика" в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением экспертизы Роспатента от 16 июня 2010 года было отказано в регистрации заявленного обозначения "МАРМЕЛАДНИЦА" по заявке N 2008722282 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку обозначение сходно до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками N 322167, N 316074, N 334561, N 249382, N 327310, N 351079 в отношении однородных товаров.

В палату по патентным спорам Роспатента поступило возражение ЗАО "Первая Бисквитная Фабрика" от 03 декабря 2010 года на решение экспертизы Роспатента от 16 июня 2010 года.

Решением Роспатента от 25 января 2011 года в удовлетворении возражений заявителя было отказано.

Не согласившись с указанным решением Роспатента заявитель обратился в Арбитражный суд города Москвы.

Согласно ч.4 ст.200 АПК РФ при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В силу ст.13 Гражданского кодекса РФ, ч.1 ст.198 Арбитражного процессуального кодекса РФ, п.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 01.07.1996 г.. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", основанием для принятия решения суда о признании оспариваемого ненормативного акта недействительным, решения или действия (бездействия) незаконным являются одновременно как их несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом, действием или бездействием гражданских прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

В настоящем случае, принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции правомерно исходил из законности и обоснованности оспариваемого решения Роспатента.

С учетом даты (14.07.2008 г.) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003 г.., зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.3.2003 г.., регистрационный N 4322, и введенные в действие 10.05.2003 г.. (далее Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной, или с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 6.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27 марта 1997 года N 26 (далее - Рекомендации), определяющих общие методологические подходы экспертизы, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. При этом указанные признаки для определения сходства могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В настоящем деле, оспариваемый товарный знак по заявке N 2008722282 является комбинированным, содержит словесный элемент "МАРМЕЛАДНИЦА", выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами белого цвета в кириллице и заключен в пределы прямоугольника красного цвета. Описанный элемент находится на фоне стилизованного изображения бабочки желтого цвета, контур которой выполнен красным цветом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 322167 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ". Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товара 30 класса МКТУ "мармелад (кондитерские изделия)".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 316074 содержит словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ", занимающий центральную позицию в знаке. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товара 30 класса МКТУ "мармелад (кондитерские изделия)".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 334561 является объемным и представляет собой цилиндрическую коробку с плоской крышкой, на которую нанесена этикетка. Доминирующее положение занимает словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ". Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товара 30 класса МКТУ "мармелад (кондитерские изделия)".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 249382 представляет собой словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ". Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 327310 представляет собой словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ". Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству N 351079 представляет собой комбинированное обозначение в виде этикетки, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ". Правовая охрана предоставлена в отношении товара 30 класса МКТУ "мармелад".

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил признаками фонетического сходства являются: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Как следует из материалов дела, в заявленном обозначении доминирующее смысловое и пространственное положение занимает словесный элемент "МАРМЕЛАДНИЦА". Основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков является словесный элемент "МАРМЕЛАНДИЯ".

Коллегия согласна с выводом суда первой инстанции о том, что сравниваемые обозначения "МАРМЕЛАНДИЯ" и "МАРМЕЛАДНИЦА" являются сходными с точки зрения фонетического фактора сходства.

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством звучания начальных частей обозначений [мармела-], совпадением большинства звуков [м, а, р, м, е, л, а, н, д, и / м, а, р, м, е, л, а, д, н, и], одинаковым количеством слогов (5) и совпадением ударного слога (ударение падает на третий слог).

Различное расположение букв "н " и "д" в конечных частях сравниваемых словесных обозначений не оказывает существенного различия на звуковое восприятие этих обозначений, поскольку сочетание звуков "дн" является сложно воспроизводимым и неудобочитаемым, а при наличии длинного звукового ряда возможно ошибочное воспроизведение заявленного обозначения "МАРМЕЛАДНИЦА" как "МАРМЕЛАНДИЯ", что усиливает звуковое сходство сравниваемых обозначений.

С учетом длины сравниваемых словесных элементов небольшое различие в окончаниях слов не является существенным. Указанные различия приходятся на окончания сравниваемых слов, которые находятся в безударной позиции и воспринимаются потребителем в последнюю очередь.

Согласно п.14.4.2 Правил признаком семантического сходства товарных знаков является подобие заложенных в них понятий.

Как следует из материалов дела, в самих словах как таковых заложено различное смысловое значение: "мармеландия" - название вымышленной страны; "мармеладница" - название вымышленной бабочки (бабочка - изобразительный элемент обозначения).

Вместе с тем, предназначением этих слов в спорных правоотношениях является индивидуализация товаров в качестве товарных знаков, их сильное фонетическое сходство и образование этих слов от общего существительного "мармелад" ослабляет семантическое различие сопоставляемых обозначений, определяя основную ассоциативную нагрузку таким общим понятием как "имеющий отношение к мармеладу".

Кроме того, суд первой инстанции обоснованно указал, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнивать два обозначения одновременно и сравнивает товарный знак с образом, хранящимся в его памяти.

При этом неохранноспособность слова "мармелад" по отношению к кондитерским изделиям не может ослабить ни фонетику, ни семантику этого слова, составляющего основную образующую часть сопоставляемых словесных обозначений.

Коллегия согласна с выводом суда первой инстанции относительно того, что спорное обозначение имеет графическое сходство только с товарным знаком N 249382 в отношении словесных элементов, выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где словесные элементы имеют почти одинаковую длину при совпадении большинства букв и их расположения, что формирует общее впечатление от словесных элементов и графическое сходство.

Поскольку обозначение "МАРМЕЛАНДИЯ" представляет собой популярный бренд кондитерских изделий, производства Кондитерской фабрики "Ударница", который появился на рынке задолго до даты приоритета спорного заявленного обозначения, в результате использования на рынке приобрел дополнительную различительную способность и узнаваемость среди потребителей, это обстоятельство также усиливает опасность реального смешения сравниваемых обозначений "МАРМЕЛАНДИЯ" и "МАРМЕЛАДНИЦА".

В соответствии с п.14.4.3 правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В этой связи, суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу, что Товары 30 класса МКТУ, приведенные в перечне регистрации оспариваемого обозначения, являются однородными товарами 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку они совпадают или относятся как род-вид, имеют одинаковое назначение и условия сбыта.

Изложенное свидетельствует о том, что оспариваемое решение принято Роспатентом в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Что же касается иных доводов апелляционной жалобы, то они не влияют на законность правомерного по существу решения суда первой инстанции.

При таких обстоятельствах, апелляционный суд считает, что суд первой инстанции полно и всесторонне исследовал обстоятельства дела, что установлено при рассмотрении спора и в апелляционном суде, правильно применил нормы материального права.

Оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не усматривается, поскольку приведенные в ней доводы не влияют на законность и обоснованность правильного по существу решения суда и не могут повлечь его безусловную отмену.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266-269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.08.2011 г.. по делу N А40-43920/11-67-380 оставить без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.А. Свиридов

Судьи

Л.А. Москвина И.Б. Цымбаренко