Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря 2011 г. N 13АП-20476/11

г. Санкт-Петербург

20 декабря 2011 г.

Дело N А21-6202/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 12 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 декабря 2011 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Л.В.Зотеевой

судей И.Б.Лопато, И.Г.Савицкой

при ведении протокола судебного заседания: Ж.А.Алыбиной

при участии:

от истца (заявителя): предст. Шпакова Н.Э. - доверенность N 05-35/33815 от 21.12.2010; предст. Радзевская Н.А. - доверенность N 05-35/15168 от 24.06.2011

от ответчика (должника): предст. Курков А.А. - доверенность от 16.06.2011

от 3-го лица: не явился (извещен)

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-20476/2011) ООО "Восточный базар" на решение Арбитражного суда Калининградской области от 19.10.2011 по делу N А21-6202/2011 (судья Сычевская С.Н.), принятое

по иску (заявлению) Калининградской областной таможни

к ООО "Восточный базар"

3-е лицо: Московское представительство фирмы "Гоулингз Интернэшнл Инк."

о привлечении к административной ответственности

установил:

Калининградская областная таможня (место нахождения: 236006, г. Калининград, Гвардейский пр., д. 30, ОГРН 1083925999992) (далее - таможня) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Восточный базар" (место нахождения: 236011, г. Калининград, ул. Муромская, д. 3, ОГРН 1023901653599) (далее - Общество) к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), за незаконное использование чужого товарного знака.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечено московское представительство фирмы "Гоулингс Интернэшнл Инк." (далее - третье лицо).

Решением суда от 19.10.2011 заявление таможни удовлетворено. Общество привлечено к административной ответственности по статье 14.10 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 30000 руб. с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака в соответствии с протоколом изъятия вещей и документов от 18.05.2011.

В апелляционной жалобе Общество просит отменить принятое по делу решение и производство по делу прекратить. Податель жалобы указывает, что изображение, нанесенное на ввезенный товар - Bossi International не тождественно зарегистрированному товарному знаку HUGO BOSS и не имеет с ним ни фонетического, ни визуального, ни смыслового сходства, которое могло бы ввести в заблуждение потребителя товаров с указанными обозначениями.

В судебном заседании представитель Общества доводы апелляционной жалобы поддержал. Представители таможенного органа возражали против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве, представили на обозрение суда образцы изъятого товара, явившегося предметом административного правонарушения.

Третье лицо извещено надлежащим образом о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы, в судебное заседание своих представителей не направило, в связи с чем апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статей 156 и 266 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) без его участия.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверена в апелляционном порядке.

Из материалов дела следует, что 09.05.2011 ООО "Восточный базар" подана ДТ N 10226170/090511/0002471 на товары нескольких наименований, ввезенных на основании внешнеэкономического контракта N 10/001 от 11.01.2010 на таможенную территорию РФ по коносаменту N 14277426 от 01.05.2011, в контейнере TRLU5676103.

По результатам таможенного досмотра выявлены товары с изображением товарного знака, сходного до степени смешения с товарным знаком, включенным в соответствии с письмом ФТС России N 24-39/33022 от 14 августа 2008 года в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности - кошельки различного вида и размера, в индивидуальной полиэтиленовой упаковке, с маркировкой на товаре "Bossi", в количестве 1920 штук, изготовитель WHITE PIGEON TRDG.L.L.C, Китай.

Таможенный орган установил, что товарный знак "BOSS", сходный до степени смешения со знаком "Bossi", нанесенным на ввезенный Обществом товар, имеет правовую охрану и зарегистрирован за правообладателем - компанией "ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг".

Разрешающих документов на ввоз вышеуказанного товара с обозначением "Bossi" от правообладателя Обществом представлено не было.

17.05.2011 в Таможню от представителя правообладателя "ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг" - представительства фирмы "Гоулингз Интернэшнл Инк." в ответ на запрос таможни от 13.05.2011 N 64-01-19/140 (том 2, л.д. 38-39) поступило письмо от 16.05.2011 компании "Гоулингс Интернэшнл Инк.", в котором сообщается, что компания HUGO BOSS в договорных отношениях с ООО "Восточный базар" не состоит и не разрешала осуществлять ООО "Восточный базар" ввоз, предложение к продаже, продажу и хранение продукции, маркированной товарным знаком BOSS, или сходными до степени смешения обозначениями. Продукция, маркированная товарным знаком Bossi (кошельки различного вида и размера) обладает признаками контрафактности и не производилась "ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг" или с ее разрешения.

Представительство фирмы "Гоулингз Интернэшнл Инк." просило также привлечь ООО "Восточный базар" к административной ответственности за нарушение прав на товарный знак "BOSS" (том 2, л.д. 41-42).

По факту незаконного использования товарного знака "BOSS" 18.05.2011 в отношении ООО "Восточный базар" должностным лицом Таможни было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по статье 14.10 КоАП РФ N 10226000-1115/2011.

18.05.2011 произведено изъятие товара - кошельки с лицевой поверхностью из материала похожего на кожу, в индивидуальной упаковке, с маркировкой на товаре "Bossi" - 1920 шт. Изъятие оформлено протоколом изъятия вещей и документов от 18.05.2011. Изъятый товар согласно акту приема-передачи вещественных доказательств от 18.05.2011 помещен на хранение на склад ООО "БСК", расположенный по адресу: Калининградская область, гор.Балтийск, ул.Нижнее шоссе, 17.

23.05.2011 таможенным органом вынесено определение о назначении комплексной экспертизы.

Согласно заключению экспертов ЭКС-филиала ЦЭКТУ г.Калининград от 05.08.2011 на представленных образцах имеется обозначение "Bossi International", сходное до степени смешения с обозначением "BOSS", зарегистрированным в реестре ВОИС, регистрационный номер N 483 341. Обозначение "Bossi International" нанесено на металлическую фурнитуру портмоне. На образцах оригинальной продукции имеется маркировка в виде тиснения "BOSS". Представленные образцы являются портмоне из искусственной кожи с отделениями для бумажных купюр, монет, банкнот, а также пластиковых и визитных карт. Образцы оригинальной продукции являются бумажниками, с отделениями для банкнот, визитных и пластиковых карт, без отделения для монет. У представленных образцов имеются металлические застежки и металлическая фурнитура. У образцов оригинальной продукции отсутствуют какие-либо застежки и фурнитура.

18.08.2011 должностным лицом Таможни в отношении ООО "Восточный базар" составлен протокол об административном правонарушении N 10226000-1115/2011 по статье 14.10 КоАП РФ.

Руководствуясь частью 3 статьи 23.1 КоАП РФ, статьей 201 АПК РФ Таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении ООО "Восточный базар" к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака.

Суд первой инстанции удовлетворил заявление таможенного органа, сделав вывод о наличии в действиях Общества состава вменяемого ему правонарушения.

Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, суд апелляционной инстанции находит выводы суда ошибочными, а решение подлежащим отмене в связи со следующим.

Статьей 14.10 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

Объектом данного правонарушения являются отношения, возникающие в связи с правовой охраной и использованием товарных знаков, знаков обслуживания.

С 01.01.2008 правой режим использования товарного знака в гражданском обороте определен параграфом вторым главы 76 раздела VII части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 приведенной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ определено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Из логического толкования вышеприведенных норм следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.

Как указано в пункте 1 статьи 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

В силу того, что Гражданский кодекс Российской Федерации не содержит критериев определения степени сходства обозначений, суд руководствуется определениями признаков сходства товарных знаков, содержащихся в Правилах составления и подачи рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила) (зарегистрирован в Минюсте 25.03.2003 N 4322).

Согласно пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом, графическое сходство определяется на основании общего зрительного впечатления, вида шрифта, графического написания с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные), расположения букв по отношению друг к другу, цвета или цветового сочетания.

Смысловое сходство определяется на основании признаков подобия, заложенных в обозначениях понятий, идей, совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение, противоположности заложенных в обозначениях понятий, идей.

Для признания обозначения сходным до степени смешения с другим обозначением первое должно ассоциироваться со вторым в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил).

В судебном заседании апелляционной инстанции обозревались образцы продукции, явившейся предметом административного правонарушения (портмоне с надписью "Bossi International", нанесенной на металлическую фурнитуру, изготовитель WHITE PIGEON TRDG.L.L.C, Китай), а также представленные фотографии образцов продукции (мужские портмоне), произведенные компанией HUGO BOSS.

Материалами дела подтверждается, что корпорации "Хуго Босс Трейд Нарк Менеджмент ГмБХ энд Ко.К" принадлежит исключительное право на товарный знак "BOSS", защищаемый в РФ, в частности на основании международной регистрации N 483341 от 08.12.1984 года, действующей в отношении товаров 18 класса МКТУ, в частности изделий из кожи натуральной и искусственной.

Ввезенный товар соотносится с товарами "изделия из кожи натуральной и искусственной" как вид/род. В соответствии с Международной классификацией товаров и услуг (МКТУ) указанный товар отнесен к 18 классу товаров.

Вместе с тем, сравнив исследуемые образцы товаров, апелляционный суд не установил между ними сходства до степени смешения, способного ввести российского потребителя в заблуждение относительно принадлежности, качества и свойств сравниваемой продукции.

Зарегистрированный корпорацией "Хуго Босс Трейд Нарк Менеджмент ГмБХ энд Ко.К" знак "BOSS" (N 483341), по мнению апелляционного суда, не имеет абсолютного звукового сходства со знаком "Bossi International", так как при произношении слово "BOSS" имеет твердое и достаточно жестко акцентированное звучание. В знаке "Bossi" при произношении происходит смягчение буквы "s" за счет гласной "i", кроме того, при смягчении согласной "s" гласный звук "о" в слове "Bossi" звучит не так глубоко (при произношении не включается гортань), как в слове "BOSS".

Все вышеприведенные признаки полностью исключают какое-либо фонетическое (звуковое) сходство рассматриваемых обозначений.

По мнению апелляционного суда, между представленными образцами продукции также отсутствует и графическое сходство. На образцах продукции корпорации "Хуго Босс Трейд Нарк Менеджмент ГмБХ" обозначение "BOSS" выполнено в виде тиснения на коже. Все буквы заглавные, одинакового размера, достаточно близко расположены друг к другу.

Обозначение "Bossi International" имеет другой графический рисунок: заглавная буква "В" вытянута, остальные четыре буквы словесного обозначения "Bossi" строчные, расположены на значительном расстоянии друга от друга, равном размеру одной буквы, шрифт вытянутый. Более того, само обозначение "Bossi International" расположено на металлическом элементе (фурнитуре), в то время как на изделиях корпорации "Хуго Босс Трейд Нарк Менеджмент ГмБХ" вообще отсутствуют металлические элементы. Нанесение обозначения на металлическую пластину усугубляет визуальное различие между этими знаками.

Таким образом, между обозначением "BOSS", выполненным методом тиснения на коже, и обозначением "Bossi International" на металлической фурнитуре, отсутствует графическое сходство, способное вызвать визуальные ассоциации у рядового потребителя.

Апелляционная коллегия не усматривает также смыслового сходства между спорными обозначениями "BOSS" и "Bossi". BOSS (HUGO BOSS) - это фамилия основателя компании - производителя модной одежды и парфюмерии - ХУГО ФЕРДИНАНД БОСС. Знак "Bossi International" не ассоциируется с фамилией основателя компании HUGO BOSS.

Имеющееся совпадение в первых четырех буквах в рассматриваемом случае при различии в целом (фонетическом, графическом и смысловом) не способно повлиять на общее восприятие в целом, так как наиболее важным при оценке сходства товаров, в данном случае, является первичное визуальное и звуковое (фонетическое) впечатление.

С учетом изложенного, апелляционный суд считает ошибочным вывод суда первой инстанции о сходстве до степени смешения используемых обозначений, изображенных на изделиях, ввезенных ООО "Восточный базар", с товарными знаками, зарегистрированными корпорацией "Хуго Босс Трейд Нарк Менеджмент ГмБХ", и не усматривает в действиях Общества состава вмененного ему правонарушения.

Как следует из материалов дела, выводы Таможни и суда первой инстанции были основаны на заключении экспертов ЭКС-филиала ЦЭКТУ г.Калининград Мослякова А. А. и Вакарчук А. В., выполненного 05.08.2011, а также на письме компании "Гоулингс Интернэшнл Инк." - московского представительства компании "ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг" от 16.05.2011.

Согласно части 2 статьи 64 АПК РФ в качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

В соответствии со статьей 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

В силу части 6 статьи 26.4 КоАП РФ заключение эксперта не является обязательным для судьи, органа, должностного лица, в производстве которых находится дело об административном правонарушении. Таким образом, экспертное заключение оценивается арбитражным судом наравне с другими доказательствами по делу.

В соответствии с разъяснением, изложенным в пункте 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11 "О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", при решении вопроса о том, содержит ли предмет административного правонарушения незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений, судам следует учитывать, что заключение правообладателя по данному вопросу не является заключением эксперта в смысле статьи 86 АПК РФ или статьи 26.4 КоАП РФ. Вместе с тем, такое заключение является доказательством, которое оценивается судом наряду с другими доказательствами.

Письмо компании "Гоулингс Интернэшнл Инк." - московского представительства компании "ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг" от 16.05.2011 апелляционный суд не может принять в качестве допустимого доказательства по делу, так как данное письмо было направлено в ответ на уведомление таможни от 13.05.2011 N 64-01-19/140 о приостановлении выпуска товара, ввезенного ООО "Восточный базар" с обозначением "Bossi International". При этом, доказательств направления в московское представительство компании "ХУГО БОСС Трейд Марк Менеджмент ГмбХ энд Ко. Кг" образцов изъятого товара, либо его фотоснимков с целью установления сходства используемых обозначений, в материалы дела не представлено (том 2, л.д. 38-40).

Кроме того, вопрос о сходстве до степени смешения обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в силу пункта 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 может быть решен судом при рассмотрении заявления о привлечении к административной ответственности с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.

Оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что ввезенная Обществом продукция не обладает сходством до степени смешения с товарным знаком "BOSS" с учетом существенных фонетических и визуальных отличий, а спорные обозначения не являются сходными до степени смешения.

В силу части 5 статьи 205 АПК РФ по делам о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для составления протокола об административном правонарушении, не может быть возложена на лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Согласно пункту 14 Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 11, рассматривая дела о привлечении лица к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, за использование им обозначения, сходного с товарным знаком до степени смешения, суд должен учитывать, что вопрос о таком сходстве разрешается судом с учетом того, как данное обстоятельство могло быть оценено потребителем. Подтверждением того, сходны ли используемые обозначение и товарный знак с точки зрения потребителей, могут являться, в том числе, опросы мнения потребителей при их наличии.

Ни данных опроса потребителей, а также иных доказательств, достоверно подтверждающих наличие состава вмененного обществу правонарушения, в материалы дела не представлено.

С учетом изложенного решение суда о привлечении Общества к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, подлежит отмене с вынесением нового судебного акта об отказе в удовлетворении заявления таможни.

Товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 18.05.2011, подлежит возврату заявителю.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 статьи 269, статьями 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Калининградской области от 19 октября 2011 года по делу N А21-6202/2011 отменить.

В удовлетворении заявления Калининградской областной таможни о привлечении общества с ограниченной ответственностью "Восточный базар" (ОГРН 1023901653599; место нахождения: 236011, г. Калининград, ул. Муромская, д. 3) к административной ответственности по статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях отказать.

Товар, изъятый по протоколу изъятия вещей и документов от 18 мая 2011 года (кошельки с лицевой поверхностью из материала, похожего на кожу, в индивидуальной полиэтиленовой упаковке с маркировкой на товаре "BOSSI" - 1920 шт.) возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Восточный базар" (ОГРН 1023901653599).

Председательствующий

Л.В. Зотеева

Судьи

И.Б. Лопато И.Г. Савицкая