Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 10 января 2012 г. N 09АП-23350/11

г. Москва

10 января 2012 г.

Дело N А40-33741/10-12-200

Резолютивная часть постановления объявлена 26 декабря 2011 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 10 января 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Валиева В.Р.

судей Левченко Н.И., Расторгуева Е.Б.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Салахетдиновым Р.Т.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ЗАО "Интерлот"

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 июля 2011 года

по делу N А40-33741/10-12-200, принятое судьей Чадовым А.С,

с участием арбитражных заседателей Коновалова А.В., Серпковой Н.А.,

по иску ЗАО "Интерлот"

к ООО "Лото Интегратор"

о нарушении исключительного права на изобретение

в судебном заседании участвуют:

от истца: ген. дир. Зибров А.Н. (приказ N 150-к от 28.05.2010), Лиздунов А.И. (по доверенности N 1/1 от 11.01.2011), Григорьева Т.В. (по доверенности N 21 от 21.01.2011), Толкачев А.В. (по доверенности N 1/2 от 11.01.2011), Флястер Г.А. (по доверенности N 1/3 от 11.01.2011), Флястер И.И. (по доверенности N 1/4 от 11.01.2011)

от ответчика: не явился, извещен

эксперт: Ревинский О.В. (паспорт РФ)

УСТАНОВИЛ

ЗАО "Интерлот" (далее - истец, общество, правообладатель) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском о защите исключительных прав общества на изобретение "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425 путем признания в действиях ООО "Лото Интегратор" (далее - ответчик) нарушение исключительных прав истца на патент Российской Федерации N 2247425, запрете ответчику использовать изобретение "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425, и опубликовании за счет ответчика решение суда по настоящему делу о признании незаконным использования изобретения "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425 ответчиком и запрете на использование указанного изобретения без разрешения правообладателя.

Иск мотивирован тем, ответчик без согласия правообладателя осуществляет незаконное использование изобретения "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425 путем размещения на сайте по электронному адресу http:www.lotointegrator.ru. предложение об оказании всего комплекса услуг организаторам лотерей по разработке и полному сопровождению электронных версий принадлежащих им лотерей на терминалах моментальной оплаты KIWI (КИВИ) (далее - комплекс услуг), что является проявлением недобросовестной конкуренцией.

Решением суда от 19 июля 2011 г. в иске отказано.

При этом суд на основании заключений основной и дополнительной судебно-патентоведческих экспертиз пришел в выводу, что ответчик не использует в комплексе услуг каждый признак изобретения, содержащиеся в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С решением не согласился истец, подал апелляционную жалобу, в которой просит состоявшееся по делу решение отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении иска.

Суть доводов апелляционной жалобы сводится к несогласию с выводом эксперта Ревинского О.В., проводившего основную и дополнительную судебно-патентоведческие экспертизы, в связи с чем истцом заявлено ходатайство о назначении по делу повторной экспертизы.

Заслушав доводы представителей истца, исследовав и оценив в совокупности все доказательства по делу, судебная коллегия не находит оснований, предусмотренных в ст. 270 АПК РФ, для отмены решения от 19 июля 2011 г. и удовлетворения жалобы.

Как усматривается из материалов дела и достоверно установлено судом первой инстанции, истец является обладателем патента Российской Федерации N 2247425 на изобретение "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации с приоритетом от 0571272002 г., зарегистрированного в Государственном реестре изобретений Российской Федерации 27.02.2005 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (ст. 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения в соответствии со ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение). Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение.

Использованием изобретения считается, в частности ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец.

В силу положений п. 3 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Таким образом, при разрешении спора по существу о нарушении исключительных прав патентообладателя в предмет доказывания по настоящему делу входит установление обстоятельств использования на сайте по электронному адресу http:www.lotointegrator.ru. каждого признака изобретения "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425, приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признака, эквивалентного ему и ставшего известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса российской Федерации.

Установление указанных выше обстоятельств является существенным для дела и от их установления зависит правильное разрешение настоящего спора, при этом, вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

В обоснование своих требований истец ссылается на заключение патентного поверенного Российской Федерации Флястер Г.А. от 04.03.2010 г., согласно которому все признаки второго независимого пункта формулы изобретения "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425 использованы в комплексе услуг, в связи, с чем полагает, что ответчик незаконно использует результат интеллектуальной деятельности, что прямо запрещено законом.

Исходя из предмета доказывания по настоящему делу для установления всех признаков изобретения, включенных в независимый пункт формулы изобретения по Российской Федерации N 2247425, а также ответа на вопрос, используется ли ответчиком в комплексе услуг каждый признак изобретения "Способ розыгрыша денежных призов и устройство для его регистрации" по патенту Российской Федерации N 2247425, включенный в независимый пункт содержащейся в патенте формулы изобретения, либо эквивалентный ему признак, то есть для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники и патентоведения, необходимо проведение судебной патентно-технической экспертизы.

В соответствии с положениями ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

С целью установления наличия признаков независимых пунктов формулы по патенту Российской Федерации N 2247425 в комплексе услуг судом по ходатайству сторон была назначена экспертиза, проведение которой было поручено эксперту Ревинскому О.В., имеющего высшее патентное и техническое образование, перед которым был поставлены следующие вопросы: 1) Содержат ли представленные для исследования материалы, оказываемые организаторам лотерей по разработке и полному сопровождению электронных версий лотерей, принадлежащих организаторам, на терминалах моментальной оплаты КИВИ "QIWI", находящиеся на сайтах ИНТЕРНЕТ -"Loto-integrator" www.lotointegrator.ru, "osmp" www.osmp.ru, "sportloto" www.sportloto.ru, "Lotomaster" www.lotomaster.ru, "gosloto" www.gosloto.ru., представленные в протоколе осмотра письменных доказательств с приложением на 159 листах от 02.02.2010 г.-каждый признак, приведенный в 1 (первом) независимом пункте, содержащийся в патенте истца N 2247425 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники на 02.02.2010 г.; 2) Содержат ли представленные для исследования материалы, оказываемые организаторам лотерей по разработке и полному сопровождению электронных версий лотерей, принадлежащих организаторам, на терминалах моментальной оплаты КИВИ "QIWI", находящихся на сайтах ИНТЕРНЕТ - "Loto-integrator" www.lotointegrator.ru, "osmp" www.osmp.ru, "sportloto" www.sportloto.ru, "Lotomaster" www.lotomaster.ru, "gosloto" www.gosloto.ru., представленные в протоколе осмотра письменных доказательств с приложением на 159 листах от 02.02.2010 г. - каждый признак, приведенный во 2 (втором) независимом пункте, содержащийся в патенте истца N 2247425 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники на 02.02.2010 г:

В результате проведенною экспертного исследования было установлено, что не все признаки, приведенные в п. 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425, совпадают с признаками способа ответчика, и не все несовпадающие признаки способа ответчика эквиваленты соответствующим признакам из п. 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425. А также не все признаки, приведенные в п. 3 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425, совпадают с признаками устройства, реализующего способ ответчика и не все несовпадающие признаки устройства, используемого ответчиком, эквиваленты соответствующим признакам из п. 3 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425.

Допрошенный в судебном заседании эксперт Ревинский О.В. подтвердил выводы, изложенные в своем экспертном заключении от 10.11.2010 г. (по штампу канцелярии суда).

Возражая по существу экспертного заключения, составленного Ревинским О.В., истец указывал на то, что заключение содержит противоречие выводы, является незаконным и необоснованным, в связи, с чем просил о назначении повторной экспертизы и поручение ее проведения другому эксперту на основании ч. 2 ч. 1 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Поскольку у суда не возникло сомнений в обоснованности заключения эксперта Ревинского О.В., а истцом не было представлено достаточных достоверных доказательств незаконности и необоснованности указанного заключения, то суд первой инстанции не усмотрел оснований для назначения повторной экспертизы.

Между тем, суд с учетом письменных объяснений сторон по экспертному заключению, составленного Ревинским О.В., пришел к выводу о том, что указанное заключение содержит недостаточную ясность, которая не может быть исправлена в результате допроса эксперта.

В соответствии с ч. 1 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при недостаточной ясности или полноте заключения эксперта, а также при возникновении вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела может быть назначена дополнительная экспертиза, проведение которой поручается тому же или другому эксперту.

Таким образом, судом на основании ч. 1 ст. 87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с целью устранения недостаточной ясности, а также возникших вопросов в отношении ранее исследованных обстоятельств дела, была назначена дополнительная экспертиза, проведение которой было поручено эксперту Ревинскому О. В., с разрешением следующих вопросов: 1) Содержат ли представленные для исследования материалы, оказываемые организаторам лотерей по разработке и полному сопровождению электронных версий лотерей, принадлежащих организаторам, на терминалах моментальной оплаты КИВИ "QIWI", находящиеся на сайтах ИНТЕРНЕТ "Loto-integrator" www.lotointegrator.ru, "osmp" www.osmp.ru, "sportloto" www.sportloto.ru, "Lotomaster" www.lotomaster.ru, "gosloto" www.gosloto.ru., представленные в протоколе осмотра письменных доказательств с приложением на 159 листах от 02.02.2010 г.- каждый признак, приведенный в 1 (первом) независимом пункте, содержащийся в патенте истца N 2247425 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники на 02.02.2010 г.; 2) Содержат ли представленные для исследования материалы, оказываемые организаторам лотерей по разработке и полному сопровождению электронных версий лотерей, принадлежащих организаторам, на терминалах моментальной оплаты КИВИ "QIWI", находящихся на сайтах ИНТЕРНЕТ - "Loto-integrator" www.lotointegrator.ru, "osmp" www.osmp.ru, "sportloto" www.sportloto.ru, "Lotomaster" www.lotomaster.ru, "gosloto" www.gosloto.ru., представленные в Протоколе осмотра письменных доказательств с приложением на 159 листах от 02.02.2010 г. -каждый признак, приведенный во 2 (втором) независимом пункте, содержащийся в патенте истца N 2247425 формулы изобретения, либо признак эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники на 02.02.2010 г.

В результате проведенного дополнительного экспертного исследования были даны следующие ответы на поставленные вопросы.

На первый вопрос: не все признаки, приведённые в п. 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425, совпадают с признаками способа 000 "Лото Интегратор", и часть несовпадающих признаков способа 000 "Лото Интегратор" не эквивалентны соответствующим признакам из п. 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425; это следующие признаки: "после проверки банком этого денежно-платёжного инструмента на подлинность и платёжеспособность самостоятельно формирует игровое поле [лотерейного] билета"; "при совпадении [игровых полей, сформированных организаторами лотереи, и созданных участниками игры к моменту регистрации] определяют по учётной базе данных [лотерейных билетов данного тиража] стадию технологического процесса, в котором находится лотерейный билет с заказанным игровым полем, при этом, предварительно назначают и объявляют в правилах граничную стадию технологического процесса, до прохождения которой [лотерейный] билет может быть изъят из стандартного цикла подготовки и распространения, и передан для продажи через специализированный терминал".

На второй вопрос: не все признаки, приведённые в п. 3 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425, совпадают с признаками устройства, реализующего способ 000 "Лото Интегратор", и часть несовпадающих признаков устройства, используемого 000 "Лото Интегратор", не эквивалентны соответствующим признакам из п. 3 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425. К числу таких несовпадающих и неэквивалентных признаков относятся, в частности, все признаки, характеризующие блоки платёжно-игрового терминала со связями между ними и блоки процессингового центра со связями между ними.

В обоснование заявленного в суд апелляционной инстанции ходатайства о назначении по делу повторной экспертизы истец сослался на противоречие в выводах эксперта Ревинского О.В.

Указать, какие выводы Ревинского О.В. противоречат ранее сделанным экспертом выводам в заседании суда апелляционной инстанции истец не смог, уточнив в заседании суда апелляционной инстанции от 26.12.2011 г., что необходимость в проведении повторной экспертизы вызвана некомпетентностью эксперта Ревинского О.В. и искажением экспертом формулы изобретения.

Как следует из заключения дополнительной судебной экспертизы от 23.04.2011 г. Не все признаки, приведённые в п. 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425, совпадают с признаками способа ООО "Лото Интегратор", и часть несовпадающих признаков способа ООО "Лото Интегратор" не эквивалентны соответствующим признакам из п. 1 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425. Это следующие признаки:

"после проверки банком этого денежно-платёжного инструмента на подлинность и платёжеспособность самостоятельно формирует игровое поле [лотерейного] билета";

при совпадении [игровых полей, сформированных организаторами лотереи и созданных участниками игры к моменту регистрации] определяют по учётной базе данных [лотерейных билетов данного тиража] стадию технологического процесса, в котором находится лотерейный билет с заказанным игровым полем, при этом предварительно назначают и объявляют в правилах граничную стадию технологического процесса, до прохождения которой [лотерейный] билет может быть изъят из стандартного цикла подготовки и распространения и цередан для продажи через специализированный терминал"

Ответ на второй вопрос:

Не все признаки, приведённые в п. 3 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425, совпадают с признаками устройства, реализующего способ ООО "Лото Интегратор", и часть несовпадающих признаков устройства, используемого ООО "Лото Интегратор", не эквивалентны соответствующим признакам из п. 3 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425. К числу таких несовпадающих и неэквивалентных признаков относятся, в частности, все признаки, характеризующие блоки платёжно-игрового терминала со связями между ними и блоки процессингового центра со связями между ними. 5)))) 6))))

Судебная коллегия соглашается с мнением истца о некорректности ответа, данного экспертом Ревинским О.В. на второй вопрос в заключении дополнительной экспертизы от 23.04.2011 г., поскольку допрошенный в судебном заседании суда апелляционной инстанции от 21-28 ноября 2011 г. эксперт Ревинский О.В. пояснил, что документы, располагающиеся в т.3 на стр. 75-78, и в т.2 на стр. 92-102 не были ему представлены для проведения основной и дополнительной экспертиз.

Указанные документы содержат частичное описание блоков платежно-игрового терминала со связями между ними и блоков процессингового центра со связями между ними.

Таким образом, вывод эксперта Ревинского О.В. о том, что не все признаки, приведенные в п.3 формулы изобретения по патенту РФ N 2247435 совпадают с признаками устройства, реализующего способ ООО "Лото Интегратор", и часть несовпадающих признаков устройства, используемого ООО "Лото Интегратор", не эквивалентны соответствующим признакам из п. 3 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425. К числу таких несовпадающих и неэквивалентных признаков относятся, в частности, все признаки, характеризующие блоки платёжно-игрового терминала со связями между ними и блоки процессингового центра со связями между ними, не может быть признан обоснованным, так как сделан без исследования соответствующих доказательств.

Судебная коллегия принимает довод истца об искажении формулы изобретения по патенту РФ N 2247423 (т.2 л.д. 36) в отношении признака "при совпадении [игровых полей, сформированных организаторами лотереи и созданных участниками игры к моменту регистрации] определяют по учётной базе данных [лотерейных билетов данного тиража] стадию технологического процесса, в котором находится лотерейный билет с заказанным игровым полем, при этом предварительно назначают и объявляют в правилах граничную стадию технологического процесса, до прохождения которой [лотерейный] билет может быть изъят из стандартного цикла подготовки и распространения и передан для продажи через специализированный терминал", поскольку согласно формуле в процессинговом центре производится проверка на совпадение сигналов, полученных от подключенного терминала с соответствующими сигналами, зарегистрированными на данный момент времени базой данных игровых полей лотерейных билетов данного тиража, тогда как в признаке, сформулированном экспертом Ревинским О.В. ни о какой проверке на совпадение сигналов не говорится.

Однако, заявление истца об искажении признака, сформулированного экспертом как "после проверки банком этого денежно-платёжного инструмента на подлинность и платёжеспособность самостоятельно формирует игровое поле [лотерейного] билета", не нашел своего подтверждения, поскольку использованные экспертом слова и выражения не меняют содержательной сути признака, заключающегося в проверке банком денежно-платежного инструмента на подлинность и платежеспособность (эти же функции банка указаны и в формуле изобретения (т.2 л.д. 36) и формировании игроком самостоятельно игрового поля лотерейного билета.

При этом отсутствие в признаке эксперта Ревинского О.В. указания на игрока не означает, что за него это делает банк.

Таким образом, назначение повторной судебной экспертизы может снять сомнения лишь в обоснованности выводов эксперта Ревинского О.В. по признакам:

- при совпадении [игровых полей, сформированных организаторами лотереи и созданных участниками игры к моменту регистрации] определяют по учётной базе данных [лотерейных билетов данного тиража] стадию технологического процесса, в котором находится лотерейный билет с заказанным игровым полем, при этом предварительно назначают и объявляют в правилах граничную стадию технологического процесса, до прохождения которой [лотерейный] билет может быть изъят из стандартного цикла подготовки и распространения и передан для продажи через специализированный терминал";

- Не все признаки, приведённые в п. 3 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425, совпадают с признаками устройства, реализующего способ ООО "Лото Интегратор", и часть несовпадающих признаков устройства, используемого ООО "Лото Интегратор", не эквивалентны соответствующим признакам из п. 3 формулы изобретения по патенту РФ N 2247425. К числу таких несовпадающих и неэквивалентных признаков относятся, в частности, все признаки, характеризующие блоки платёжно-игрового терминала со связями между ними и блоки процессингового центра со связями между ними.

Тогда как доказательств, свидетельствующих об искажении признака "после проверки банком этого денежно-платёжного инструмента на подлинность и платёжеспособность самостоятельно формирует игровое поле [лотерейного] билета" истцом не приведено (ст.65 АПК РФ).

Более того, заявляя ходатайство о назначении повторной экспертизы, истец не внес денежные средства на депозит Девятого арбитражного апелляционного суда ( п.15 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 66).

Соответственно. в ходатайстве о назначении по делу повторной экспертизы следует отказать.

В этой связи суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что ответчик не использует в комплексе услуги каждый признак изобретения, содержащиеся в формуле изобретения по патенту Российской Федерации N 2247425, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных п. 2 ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С учетом того, что нормы материального права, регулирующие спорные отношения, суд первой инстанции применил верно, процессуальных нарушений не допустил, решение отмене не подлежит.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 266-268, ч.1 ст. 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 19 июля 2011 года по делу N А40-33741/10-12-200 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.Р. Валиев

Судьи

Н.И. Левченко Е.Б. Расторгуев