Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2012 г. N 09АП-34815/11

г. Москва

30 января 2012 г.

Дело N А40-95375/11-12-694

Резолютивная часть постановления объявлена 23 января 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 января 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Захарова С.Л.

судей: Свиридова В. А., Цымбаренко И.Б.

при ведении протокола секретарем судебного заседания Кобяковой И.Г.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале N 13 апелляционную жалобу

ООО "БиоТон Фармтрейд"

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.11.2011 по делу N А40-95375/11-12-694, принятое судьей Чадовым А.С.,

по заявлению ООО "БиоТон Фармтрейд"

(ОГРН 1027700494029, 125319, г.Москва, ул. Планетная, дом 47, кв. 125)

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам

третье лицо: ЗАО "САИНТЕК"

об оспаривании решения

при участии: от заявителя: БедноваЕ.С. подов, от 01.12.2010;

от ответчика: Конюхова В.А. по дов. от 06.09.2011;

от третьего лица: Станковский В.М. по дов. от 15.09.2011;

УСТАНОВИЛ:

ООО "БиоТон Фармтрейд" (далее - заявитель, Общество) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с заявлением об оспаривании решения Федеральной службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - ответчик, Роспатент) от 20.05.2011 N 2005115523/15 о признании патента Российской Федерации N 2279278 на изобретение "Энтеросорбент" недействительным полностью.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 01.11.2011 в удовлетворении заявленных требований было отказано. При этом суд первой инстанции исходил из того, что оспариваемое решение соответствует действующему законодательству и не нарушает прав и законных интересов заявителя в предпринимательской и иной экономической деятельности.

Не согласившись с принятым решением, Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

В обоснование этого указывает на неправомерность выводов суда первой инстанции о несоответствии патента РФ на изобретение N 2279278 "Энтеросорбент" условию патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Считает, что лицо, подавшее возражение, не представило в Палату по патентным спорам каких-либо документов, с датой предшествующей дате подачи заявки на изобретение по патенту РФ N 2279278 (23.05.2005), из которых известны сведения о средстве, признаки которого идентичны всем признакам, изложенным патентообладателем в формуле изобретения по патенту РФ N 2279278.

Несмотря на то, что товар с наименованием "Полифепан, таблетки 0,375" и был введен в гражданский оборот на дату, предшествующую дате подачи заявки на спорное изобретение, сведения относительно его состава не были доступны неограниченному кругу лиц, т.к. ни в одном из документов, включенных в уровень техники, не были раскрыты точечные значения препарата.

Фармакопейная статья предприятия, по мнению заявителя, не может рассматриваться в качестве открытого источника информации, с которым любое лицо может ознакомиться законным способом.

Указывает, на невозможность рассмотрения сведений о составе препарата "Поливепан, таблетки 0,375", содержащихся в ФСП 42-0085361502, в качестве ближайшего аналога патента на изобретение N 2279278, в силу несоответствия данного документа требованию об общедоступности.

Также указывает, что на заседании коллегии заявитель был лишен возможности высказать мнение по поводу необщедоступности фармокопейной статьи предприятия, дополнительно пояснить изобретение в части каждой альтернативы и ответить на вопросы коллегии относительно других документов, противопоставленных по новизне и изобретательскому уровню, а также возможности уточнения формулы изобретения.

Представитель заявителя в судебном заседании доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, изложил свою позицию, указанную в апелляционной жалобе, просил отменить решение суда первой инстанции, поскольку считает его незаконным и необоснованным, и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении заявленных требований.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал решение суда первой инстанции, с доводами апелляционной жалобы не согласен, считает ее необоснованной, просил решение суда первой инстанции оставить без изменения, а в удовлетворении апелляционной жалобы - отказать, изложил свои доводы. Представил на обозрение суда судебную практику.

Представитель третьего лица поддержал правовую позицию ответчика.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст.ст.266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей участвующих в деле лиц, оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, приходит к следующим выводам.

Как следует из обстоятельств дела, патент Российской Федерации N 2279278 на изобретение "Энтеросорбент" был выдан по заявке N 2005115523 с приоритетом от 23.05.2005, установленным по ее подачи, на имя ООО "Научно-производственная фирма "БиоТон", которые в дальнейшем был уступлен заявителю на основании договора от 25.12.2006 NРД0015904.

В образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 15.12.2010 поступило возражение ЗАО "САИНТЕК" против выдачи данного патента, мотивированным несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

В обоснование данного утверждения в возражении ЗАО "САИНТЕК" указывалось на то, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2279278 явным образом следует из комбинации сведений о препарате "Полифепан, таблетки 0,375", введенный в гражданский оборот на территории Российской Федерации до даты приоритета изобретения по патенту Российской Федерации N 2279278, что свидетельствует о включении его в уровень техники.

По результатам рассмотрения названного возражения Роспатентом принято оспариваемое решение, которым патент Российской Федерации N 2279278 на изобретение признан недействительным полностью.

Указанные обстоятельства послужили основания для обращения заявителя в арбитражный суд.

Вопреки утверждениям автора апелляционной жалобы решение суда об отказе в удовлетворении требований заявителя основано на полной и всесторонней оценке представленных сторонами доказательств, а также правильном применении норм материального права.

Поскольку патент Российской Федерации N 2279278 на изобретение "Энтеросорбент" выдан по заявке N 2005115523 с приоритетом от 23.05.2005, то есть до 01.01.2008, а возражение ЗАО "САИНТЕК" против выдачи данного патента поступило в образованную при Роспатенте палату по патентным спорам 15.12.2010, то есть после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, то применению подлежали как положения четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, так и законодательство, которое действовало до принятия указанного нормативного правового акта.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях, в том числе, несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Согласно ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В силу п. 2 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии со ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники.

Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с п. 2 ст. 1385 или п. 2 ст. 1394 Гражданского кодекса Российской Федерации, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Аналогичные положения содержаться в Патентном законе Российской Федерации от 23.09.1992 г. N 3517-1, действовавшего на дату приоритета оспариваемого патента.

Согласно п. 19.5.2. Правил подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003, регистрационный N 4520, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с п. 22.3. Правил при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил изобретение признаётся не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В подпункте (4) пункта 3.2.4.3 Правил приведены признаки, используемые характеристики композиций, а именно: качественный состав (ингредиенты); количественный состав (содержание ингредиентов); структура композиции; структура ингредиентов.

В рассматриваемом случае, как следует из материалов дела, независимый пункт формулы патента РФ на изобретение N 2279278 изложен следующим образом: "Энтеросорбент в таблетированной форме, содержащий следующий состав компонентов, мас.%: гидролизный лигнин или медицинский лигнин (полифепан) - 50-99%; лактоза (молочный сахар) - 1-50%.".

Возражение ЗАО "САИНТЕК", поступившее в Роспатент 15.12.2010, против выдачи названного Патента РФ, мотивировано несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

В отношении несоответствия условию патентоспособности "новизна" в возражении отмечено, что сведения о лекарственном средстве по пункту 1 формулы изобретения к оспариваемому патенту были известны до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту в результате открытого использования таблеток "Полифепан" с содержанием гидролизного лигнина-0,375г и лактозы - 0,125г.

В отношении несоответствия условию патентоспособности "изобретательский уровень" в возражении отмечено, что, приняв во внимание факт открытого использования лекарственного препарата Полифепан в количествах: гидролизный лигнин - 375 г, лактоза - 0,125 г, остальные количества входящих в состав Полифепана компонентов получены исходя из известных зависимостей и закономерностей.

Рассмотрев представленные ЗАО "САИНТЕК" документы, Роспатент, основываясь на заключении Палаты по патентным спорам установил, что они подтверждают несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Как следует из материалов дела, на основании договора поставки продукции N 35 от 05.01.2004 между ЗАО "Сайнтек" и ЗАО ТПП "Северо-Запад" до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту осуществлена реализация товара "Полифепан-таблетки", о чем свидетельствуют документы, в состав которых входят товарные накладные, счета - фактуры и платежные поручения.

Согласно материалам дела, в частности, расходным накладным от 13.04.2005 N 18562, от 14.04.2005 N 18153, от 15.04.2005 N 19350, сертификату соответствия N РОСС Рч11.ФМ03.А46850, препарат "Полифепан, таблетки 0,375" выпускался в соответствии с ФСП42-0085361502.

В этой связи ППС в оспариваемом решении пришла к выводу о том, что ФСП42-0085361502 может быть использована для установления признаков, присущих введенному в гражданский оборот препарату "Полифепан, таблетки 0,375", и их сравнительного анализа с признаками независимого пункта 1 формулы изобретения по патенту Российской Федерации N 2279278.

Автор апелляционной жалобы указывает, что сведения, содержащиеся в указанной фармакопейной статье, не являются общедоступными (в смысле положений пункта 22.3 Правил), в связи с чем с указанной фармакопейной статьей до даты приоритета оспариваемого патента не могло ознакомиться любое лицо, либо об их содержании такому лицу не могло быть сообщено законным способом.

Вместе с тем, судебная коллегия полагает необходимым отметить, что источником является сам факт открытого использования лекарственного препарата "Полифепан, таблетки 0,375", а фармокопейная статья является нормативно-технической документацией, подтверждающей стандарт лекарственного средства, а именно состав и соотношение входящих в него компонентов.

Как следует из материалов дела, в результате сравнительного анализа "энтеросорбента" по независимому пункту 1 формулы изобретения и препарата "Полифепан, таблетки 0,375" по ФСП42-0085361502 установлено, что их качественные составы полностью совпадают, при этом, количественные соотношения компонентов "энтеросорбента" и препарата "Полифепан, таблетки 0,375" также совпадают в значениях: Полифепан - 75 масс.%, Лактоза - 25 масс.%.

Таким образом, альтернативная совокупность признаков по независимому пункту 1 формулы изобретения, характеризующая вариант выполнения "энтеросорбента" с количественным соотношением его компонентов: "Полифепан - 75 масс.%, Лактоза - 25 масс.%, не соответствует условию патентоспособности "новизна" применительно к соотношению Полифепан - 75 масс.%, Лактоза - 25 масс.%., поскольку все ее признаки присущи препарату "Полифепан, таблетки 0,375" в соответствующей пропорции и были известны до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту в результате открытого использования таблеток "Полифепан".

С учетом приведенного анализа новизны, ППС в оспариваемом решении указала, что наиболее близким аналогом наиболее близким аналогом (прототипом) для оставшихся альтернативных совокупностей признаков (оставшихся вариантов выполнения "энтеросорбента") по независимому пункту 1 формулы изобретения является препарат "Полифепан, таблетки 0,375".

Все оставшиеся варианты выполнения "энтеросорбента" по независимому пункту 1 формулы изобретения отличаются от препарата "Полифепан, таблетки 0,375" только количественным содержанием полифепана и лактозы.

Однако из описания к патенту Российской Федерации N 2279278 следует, что заявленный технический результат, заключающийся в проявлении у "энтеросорбента" наряду с известными сорбционными свойствами дополнительных пребиотических свойств, обеспечивается за счет совместного использования полифепана с лактозой при оптимальном количественном соотношении полифепана - "от 50 до 99 масс.%" и лактозы - "от 1 до 50 масс.%".

Очевидно, что препарат "Полифепан, таблетки 0,375" с количественным соотношением полифепана - "75 масс.%" и лактозы - "25 масс.%" входит в указанные в патенте Российской Федерации N 2279278 интервалы значений оптимального количественного соотношения полифепана и лактозы, следовательно, при использовании препарата "Полифепан, таблетки 0,375" также будет достигаться указанный в описании к патенту Российской Федерации N 2279278 технический результат. При этом в описании к патенту РФ N 2279278 нет сведений о том, что по отношению к "энтеросорбенту" с количественным содержанием полифепана -"75 масс.%" и лактозы - "25 масс.%" использование "энтеросорбента" с другим количественным содержанием полифепана -"от 50 до 99 масс.%" и лактозы - "от 1 до 50 масс.%" влияет на достижение какого-либо другого технического результата.

В этой связи, признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, характеризующие количественное содержание полифепана "от 50 до 99 масс.%" и лактозы "от 1 до 50 масс.%", не влияют на достижение технического результата по отношению к известному препарату "Полифепан, таблетки 0,375" с количественным содержанием полифепана - "75 масс.%" и лактозы - "25 масс.%".

Таким образом, вывод Роспатента, поддержанный судом первой инстанции о том, что изобретение по патенту Российской Федерации N 2279278 по отношению к известному препарату "Полифепан, таблетки 0,375" основано исключительно на изменении количественных признаков без достижения какого-либо нового технического результата, является правильным.

Довод заявителя об отсутствии возможности высказать мнение по поводу необщедоступности фармокопейной статьи предприятия, дополнительно пояснить изобретение в части каждой альтернативы и ответить на вопросы коллегии относительно других документов, противопоставленных по новизне и изобретательскому уровню, не подтвержден фактическими обстоятельствами дела, о чем обоснованно указано в решении суда первой инстанции. Что касается не предоставления возможности уточнения формулы изобретения, то исходя из того, что формула спорного изобретения представляет собой различное соотношение полифепана и лактозы, то ее уточнение не представляется возможным.

Основываясь на изложенных выше обстоятельствах, суд апелляционной инстанции приходит к выводу, о том, что решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя является законным и обоснованным.

Что касается иных доводов, изложенных в апелляционной жалобе, то они на правильность решения суда первой инстанции об отказе в удовлетворении требований заявителя не влияют.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 ст. 270 АПК РФ в любом случае основанием для отмены вынесенного судебного акта, судом не допущено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.266, 268, 269 и 271 АПК РФ суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда г.Москвы от 01.11.2011 по делу N А40-95375/11-12-694 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

С.Л. Захаров

Судьи

И.Б. Цымбаренко В.А. Свиридов