Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2012 г. N 05АП-4163/11

г. Владивосток

14 февраля 2012 г.

Дело N А51-9500/2010

Резолютивная часть постановления оглашена 08 февраля 2012 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 14 февраля 2012 года.

Пятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего И.С. Чижикова

судей С.В. Шевченко, К.П. Засорина

при ведении протокола секретарем судебного заседания А.В. Лукониной

при участии

от истца: Лепеха Н.В. (по доверенности N 3/У от 21.12.2009);

от ответчика: Фесюк А.В. (адвокат по доверенности от 29.08.2011);

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ООО "ДальИнвест"

апелляционное производство N 05АП-4163/2011

на решение от 18.05.2011

судьи И.В. Ширяева

по делу N А51-9500/2010 Арбитражного суда Приморского края

по иску (заявлению) ООО "Завод строительного оборудования" (ИНН 7612038540, ОГРН 1077612003765)

к ООО "ДальИнвест" (ИНН 2508078787, ОГРН 1072508001752)

третьи лица SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE CO LTD ADD: N 57, ZHANQIAN STREET CITI ("СУЙФЭНЬХЭ ФИА ЭКОНОМИК ЭНД ТРЭЙД КО, ЛТД" ПР. ХЭЙЛУНЗЯН, г. СУЙФЭНЬХЭ, ул. Жанкян 57)

о взыскании 6 846 625 рублей убытков

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Завод строительного оборудования" обратилось в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвест" о взыскании 6 846 625 рублей, из которых 1 846 625 рублей убытков, причиненных незаконным использованием патента на полезную модель, 5 000 000 рублей компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака, изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей: отбойные молотки в количестве 500 (пятисот) штук (МО-2Б - 200 шт., МО-2Б - 100 шт., МО-4Б - 200 шт.).

Определением от 12.08.2010 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, по ходатайству ответчика и по ее ходатайству привлечена компания КНР - SUIFENHE FIA ECONOMIC & TRADE СО LTD ("Торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью ФИА города Суйфэньхэ").

Решением суда от 18.05.2011 исковые требования ООО "Завод строительного оборудования" удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись с указанным судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой об его отмене как незаконного и необоснованного. В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель указал, что без проведения патентно-технической экспертизы и экспертизы товарного знака рассмотрение данного спора являлось невозможным, поскольку суд не обладает достаточными техническими познаниями в данной области.

Определением суда апелляционной инстанции от 21.09.2011 назначена комиссионная патентно-техническая экспертиза и экспертиза товарного знака, производство по делу приостановлено до получения их результатов.

26.12.2011 в адрес суда через канцелярию от АНО "Центр судебных экспертиз" поступило заключение экспертов в области патентно-технической экспертизы от 19.12.2011 в связи с чем определением от 10.01.2012 производство по делу возобновлено, дело назначено к слушанию 06.02.2012.

В судебном заседании представитель заявителя доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, поддержал поступившие через канцелярию суда ходатайство о назначении повторной комиссионной патентно-технической экспертизы и ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств: акта экспертного анализа от 03.02.2012, адвокатского запроса от 31.01.2012, акта сдачи- приемки работ от 03.03.2012.

Представитель истца доводы апелляционной жалобы опроверг, возразил об удовлетворении заявленных ходатайств.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания извещен надлежащим образом.

Суд, руководствуясь статьей 156 АПК РФ и пунктом 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", рассмотрел дело в отсутствие неявившегося представителя третьего лица.

Суд, совещаясь на месте, руководствуясь статьями 159, 184, 185 АПК РФ определил отказать в удовлетворении заявленного ходатайства о назначении повторной комиссионной патентно-технической экспертизы в связи с его необоснованностью.

В судебном заседании 06.02.2012 в порядке статьей 163, 184, 185 АПК РФ объявлялся перерыв до 08 февраля 2012 года до 15 часов 15 минут. Об объявлении перерыва лица, участвующие в деле, уведомлены в соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ N 113 от 19.09.06 "О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" путем размещения на официальном сайте суда информации о времени и месте продолжения судебного заседания.

После перерыва судебное заседание продолжено в том же составе суда, при участии тех же представителей.

Представитель ответчика поддержал поступившее через канцелярию суда ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, в том числе документов подтверждающих факт оплаты экспертизы, а также уточненное ходатайство о назначении судебной экспертизы.

Представитель истца не возразил о приобщении к материалам дела уточненного ходатайства о назначении повторной комиссионной патентно-технической экспертизы. Возразил об удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных письменных доказательств: акта экспертного анализа от 03.02.2012, адвокатского запроса от 31.01.2012, акта сдачи- приемки работ от 03.03.2012, копий документов, подтверждающих факт оплаты стоимости дополнительной экспертизы.

Суд, совещаясь на месте, руководствуясь статьями 159, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил отказать в удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных письменных ходатайств в связи с его необоснованностью. Представителю ответчика возвращены: акты экспертного анализа от 03.02.2012, адвокатский запрос от 31.01.2012, акт сдачи - приемки работ от 03.03.2012, копии документов, подтверждающих факт оплаты стоимости дополнительной экспертизы.

Законность и обоснованность судебного акта проверяется в порядке и пределах, установленных статьями 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ООО "Завод строительного оборудования" (ИНН 7612038540, ОГРН 1077612003765) является обладателем исключительных прав на полезную модель "Пневматический отбойный молоток", охраняемую патентом РФ N 83288, дата приоритета 18.03.2009, и на товарный знак "ЗСО", охраняемый свидетельством РФ N 268870, дата приоритета 11.08.2008.

Истцу принадлежит исключительное право использования полезной модели и товарного знака любым не противоречащим закону способом.

В апреле 2009 года истцу стало известно, что ответчик незаконно использует его патент на полезную модель и товарный знак. При этом истец, являющийся правообладателем, не давал разрешение Обществу с ограниченной ответственностью "ДальИнвест" (ИНН 2508078787, ОГРН 1072508001752) - ответчик на использование указанных полезной модели и товарного знака.

В конце мая 2009 года в адрес истца поступило письмо РЧ-6 УБЭП УВД по Приморскому краю исх.N 22/6-919 от 24.05.2010 с информацией об обнаружении в ходе проверки незаконного использования исключительных прав истца ответчиком и направлении образцов контрафактной продукции на экспертизу.

По результатам экспертизы, проведенной патентным поверенным Король Н.П. (рег. N 0680) 20.05.2010, словесное обозначение "ЗСО", помещенное на образцах отбойных молотков МО-3Б, МО-4Б, представленных эксперту, является сходным до степени смешения для однородных товаров с товарным знаком по свидетельству N 368870 по фонетическим и графическим признакам.

Молотки обойные пневматические МО-3Б и МО-4Б, маркированные обозначением "ЗСО", являются контрафактными. Всего контрафактных молотков выявлено МО-3Б 100 штук и МО-4Б 200 штук.

Согласно экспертному заключению от 18.05.2010, подготовленным патентным поверенным РФ Н.С. Василюк (рег. N 1131), образцы отбойных молотков МО-2Б. МО-3Б, МО-4Б нарушают патент РФ на полезную модель N 83288. При этом выявлено всего 500 молотков, нарушающих патент РФ на полезную модель N 83288, из них: МО-2Б 200 штук, МО-3Б 100 штук, МО-4Б 200 штук.

В указанном письме ОРЧ-6 УБЭП УВД по Приморскому краю истцу поручено предоставить расчет убытков, понесенных в результате поставки на территорию Российской Федерации контрафактных отбойных молотков.

Для составления расчета убытков истец обратился в ООО "Патентно-правовая фирма "ЮС", которое предоставило заключение N 04808 от 01.06.2010 о размере убытков в сумме 3 899 286 рублей, из которых сумма убытков, понесенных истцом в связи с нарушением товарного знака, составила 2 021 250 рублей.

Считая свои права нарушенными, истец, руководствуясь п.1 ч.4 статьи 1515, п.3 ч.1, ч.4 статьи 1252 ГК РФ, обратился с требованиями о взыскании компенсации в сумме 5 000 000 рублей, убытков в размере 1 846 625 рублей, об изъятии из оборота и уничтожении контрафактной продукции без какой-либо компенсации ответчику.

Исследовав доказательства по делу, оценив доводы представителей лиц, участвующих в деле, проверив правильность применения арбитражным судом первой инстанции норм материального и процессуального права, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующих обстоятельств.

Как установлено судом первой инстанции требования истца основаны на нарушении ответчиком его исключительных прав на товарный знак и полезную модель.

Согласно статье 1484 Гражданского кодекса, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе в сети Интернет в доменном имени и при других способах адресации.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Факт незаконного использования товарного знака характеризуется наличием сходства до степени смешения незаконно используемого обозначения и зарегистрированного товарного знака, а также однородностью товаров, в отношении которых применяется обозначение и зарегистрирован товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ одним из способов защиты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности является предъявление требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним.

Арбитражный суд первой инстанции, оценив заключение экспертизы, проведенной патентным поверенным Король Н.П. (рег. N 0680) 20.05.2010 и экспертное заключение от 18.05.2010, подготовленное патентным поверенным РФ Н.С. Василюк (рег. N 1131), иные представленные истцом в обоснование исковых требований письменные доказательства, пришел к обоснованному выводу о доказанности фактического использования ответчиком охраняемую патентом Российской Федерации N 83288 полезную модель "Пневматический отбойный молоток" в заявленный им период.

Факт использования ответчиком при изготовлении молотков отбойных МО-2Б. МО-3Б, МО-4Б полезной модели N 83288 "Пневматический отбойный молоток" подтверждается заключением экспертов в области патентно-технической экспертизы, проведенной на основании определения апелляционного суда от 21.09.2011. Как установили эксперты в молотках МО-2Б. МО-3Б, МО-4Б содержится каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте РФ N 83288 формулы полезной модели. При этом, эксперты определили, что признак изделия ответчика "полусферические углубления, расположенные рядом друг с другом на торце промежуточного узла со стороны рукоятки" и признак модели "Кольцевая проточка на торце промежуточного узла со стороны рукоятки", с точки зрения их технического содержания, выполняемой функции, обеспечения получения реального технического результата, выраженного в конкретных параметрах уменьшения веса и иных параметров, являются эквивалентными признаками, поскольку выполняют одинаковую функцию с одинаковым результатом.

Тот факт, что эксперты не смогли ответить на вопросы суда о наличии сходства до степени смешения между товарным знаком истца и изображением на продукции ответчика, не свидетельствует об ошибочности выводов суда первой инстанции.

В соответствии с ч. 5 ст. 71 АПК РФ никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Каждое доказательство согласно ч. 4 указанной статьи подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе заключение экспертизы, проведенной патентным поверенным Король Н.П. (рег. N 0680) 20.05.2010, сравнивая спорные обозначения с позиции рядового потребителя на основе общего восприятия, и принимая во внимание выработанные ВАС РФ позиции по данной категории споров (Постановление Президиума ВАС РФ от 18.05.2011 N 18012/10), суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что спорные обозначения имеют признаки сходства до степени смешения, а также используются в хозяйственном обороте для однородных товаров.

Довод заявителя о том, что данный факт может быть установлен только в результате соответствующей экспертизы является ошибочным.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Экспертиза в силу части 1 статьи 82 АПК РФ назначается лишь в случае, когда для сравнения обозначений требуются специальные знания. Кроме того, экспертиза подлежит назначению и в тех случаях, когда с учетом обстоятельств конкретного дела и выявленных противоречий недостаточно заявлений правообладателя и других доказательств по делу об административном правонарушении и признания товара контрафактным.

Проверив расчет убытков, судебная коллегия находит его правильным, в связи с чем требования в данной части обоснованно удовлетворены судом в полном объеме.

В подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ закреплено право правообладателя потребовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения. При этом в последнем абзаце пункта 3 статьи 1252 ГК РФ установлено, что правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно пункту 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.09 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего установленного предела. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание длительность незаконного использования полезной модели и товарного знака, а также объем контрафактного товара, судебная коллегия считает, что требования истца о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей являются обоснованными и правомерно удовлетворены судом первой инстанции.

Иные доводы, изложенные в апелляционной жалобе, судебной коллегией не принимаются, так как они были предметом рассмотрения суда первой инстанции и им дана надлежащая правовая оценка. Новых доказательств, влияющих на законность принятого решения, суду не представлено.

Учитывая изложенное, арбитражный суд апелляционной инстанции считает, что выводы суда первой инстанции сделаны в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основе полного и всестороннего исследования всех доказательств по делу с правильным применением норм материального права.

Нарушений норм процессуального права, в том числе являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, апелляционной инстанцией не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе, а также по оплате судебной экспертизы относятся на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 258, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятый арбитражный апелляционный суд,

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Приморского края от 18 мая 2011 года по делу N А51-9500/2010 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Финансовому отделу Пятого арбитражного апелляционного суда произвести оплату счета N 802 от 23.12.2011 на сумму 300 000 (триста тысяч) рублей Автономной некоммерческой организации "Центр судебных экспертиз" за комиссионную патентно-техническую экспертизу и экспертизу товарного знака.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа через Арбитражный суд Приморского края в течение двух месяцев.

Председательствующий

И.С. Чижиков

Судьи

С.В. Шевченко К.П. Засорин