Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 20 февраля 2012 г. N 09АП-33983/11

г. Москва

20 февраля 2012 г.

Дело N А40-73876/11-12-626

Резолютивная часть постановления объявлена 13 февраля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 20 февраля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой

судей Н.В. Лаврецкой, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Титовым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Владимира Михайловича Малинкович на решение Арбитражного суда города Москвы от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626, принятое судьёй А.С. Чадовым по иску компании Higer Bus Company Limited (ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД) к Владимиру Михайловичу Малинкович о запрете использовать и администрировать доменные имена "higer.ru" и "хайгер.рф", товарный знак истца и обязании аннулировать регистрацию доменных имен "higer.ru" и "хайгер.рф" при участии в судебном заседании:

от истца: Нестерова Е.В. (по доверенности от 20.06.2011) от ответчика: Персиц Л.А. (по доверенности от 23.03.2011)

УСТАНОВИЛ

Компания "Higer Bus Company Limited" (далее - истец, правообладатель) обратилась 03 июля 2011 года в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Малинковичу Владимиру Михайловичу с требованиями о запрете использовать и администрировать доменные имена "higer.ru" и "хайгер.рф", использовать товарный знак истца и обязании аннулировать регистрацию доменных имен "higer.ru" и "хайгер.рф" (л.д. 4-6).

Иск мотивирован тем, что ответчик без согласия правообладателя незаконно использует в доменных именах "higer.ru" и "хайгер.рф" охраняемое обозначение "HIGER", тождественное товарному знака истца, для предложения к продаже в сети Интернет товаров и услуг, аналогичных тех, в отношении которых за истцом зарегистрированы товарный знак.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626 иск удовлетворен.

Суд первой инстанции решил:

Пресечь нарушение исключительных прав Компании "Higer Bus Company Limited" на товарный знак "HIGER" путем запрета Малинковичу Владимиру Михайловичу использовать и администрировать доменное имя "higer.ru" и доменное имя "хайгер.рф".в сети Интернет.

Запретить Малинковичу Владимиру Михайловичу использовать товарный знак Истца или обозначение схожее с ним до степени смешения в спорных доменных именах.

Обязать Малинковича Владимира Михайловича аннулировать регистрацию спорных доменных имен.

Взыскать с Малинковича Владимира Михайловича в пользу Компании "Higer Bus Company Limited" расходы по оплате государственной пошлины в размере 4000 (четыре тысячи) рублей (л.д.73-75).

Не согласившись с решением суда первой инстанции от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626 Владимир Михайловича Малинкович подал 28 ноября 2011 года апелляционную жалобу.

Заявитель просит в жалобе решение Арбитражного суда города Москвы от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626 отменить. Заявитель указывает, что доказательственной базой в решении суд указывает осмотр сайтов, которые отсутствуют в материалах дела. Заявитель считает себя ненадлежащим ответчиком, просит отменить решение и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных истцом требований (л.д. 86-87).

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме, просил отменить решение.

Представитель истца возражает по доводам апелляционной жалобы. Считает решение законным и обоснованным. Ходатайствовал перед судом апелляционной инстанции об истребовании информации о наименовании юридического или ФИО физического лица, которое являлось администратором доменного имени "higer.ru" и "хайгер.ру" в период с 01.07.2011 по 12.01.2012 и в период с 01.08.2012 по настоящее время.

Представитель ответчика не возражал против удовлетворения заявленного ходатайства.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителей сторон, считает, что решение суда первой инстанции от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626 подлежит отмене по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, компании Higer Bus Company Limited (ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД) принадлежит исключительное право на товарный знак "HIGER", что подтверждается свидетельством от 22 апреля 2008 года N 348523, выданным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в отношении 12 товаров и услуг класса МКТУ.

Впоследствии истцу стало известно о том, что в сети Интернет зарегистрированы доменные имена "higer.ru" и "хайгер.рф", владельцем, то есть пользователем, которого является ответчик.

Усмотрев нарушение исключительных прав на товарных знак, истец 22 июня 2011 года направил ответчику требование о прекращении использования доменных имен "higer.ru" и "хайгер.рф", что подтверждается почтовой квитанцией и описью вложения в ценное письмо от 22.06.2011 г.

Оценив представленные доказательства, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что фактическое использование ресурсов сайта, на котором размещена информация, невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, владеющего паролем для размещения информации по соответствующему доменному имени в Интернет-сайте.

При этом суд первой инстции удволетворяя исковые требования исходил из того, что истец как правообладатель имеет исключительное (приоритетное, преимущественное) право на использование своего товарного знака любым не противоречащим закону способом, в том числе, в сети Интернет.

Владелец Интернет-сайта должен нести ответственность за размещение информации, противоречащей закону, поскольку именно он является лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. Владелец сайта является, как правило, администратором соответствующего домена и выступает инициатором его регистрации.

При рассмотрении дела судом учтено, что доменное имя используется в сети Интернет, которая представляет собой объединение компьютеров, соединенных друг с другом посредством телефонной либо иной связи. С помощью этой сети можно передавать, получать информацию с одного компьютера на другой, обмениваться информацией. Возможности данной сети широко используются коммерческими организациями для продвижения своих товаров на рынок, для покупки и продажи товаров.

При выборе доменных имен для сети Интернет владельцы информационных ресурсов останавливаются на максимально простых и логичных именах (слово, группа букв и т.п.), которые обычно ассоциируются у потребителей непосредственно с конкретным участником хозяйственного оборота или его деятельностью. Доменные имена фактически трансформировались в средство, исполняющее функцию товарного знака, который дает возможность отличать соответственно товары и услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг других юридических или физических лиц. Доменные имена, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют коммерческую стоимость.

Товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству N 348523 является словесным обозначением, выполненным стандартными заглавными и буквами латинского алфавита.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность.

Согласно статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Суд первой инстанции исходил из того, что при визуальном сравнении обозначения, расположенного в доменных именах "higer.ru" и "хайгер.рф", с товарным знаком истца, сходство до степени смешения отдельных его элементов имеет место быть, что является нарушением исключительных прав истца.

Доменное имя "higer.ru" и охраняемый товарный знак выполнены одними буквами латинского алфавита, и при их прочтении складывается твердое убеждение об их тесной связи, при этом, доменное имя "хайгер.рф" по своей сути является транскрипцией слова ""HIGER" в переводе на русский язык, что и не оспаривается сторонами по делу и является очевидным.

Однако судом первой инстанции не принято во внимание следующее.

В соответствии с Правилами регистрации доменных имен в домене RU администратор домена как лицо, заключившее договор о регистрации доменного имени, осуществляет администрирование домена, т.е. определяет порядок использования домена. Право администрирования существует в силу договора о регистрации доменного имени и действует с момента регистрации доменного имени в течение срока действия регистрации.

Администратор домена - физическое лицо, или индивидуальный

предприниматель, или юридическое лицо, на которого зарегистрировано доменное имя.

Таким образом, ответственность за содержание информации на сайте администратора домена должен нести владелец домена, т.к. фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса.

Администратор доменного имени определяет порядок использования домена, несет ответственность за выбор доменного имени, возможные нарушения прав третьих лиц, связанные с выбором и использованием доменного имени, а также несет риск убытков, связанных с такими нарушениями.

При решении вопроса о том, нарушаются ли права истца на товарный знак при использовании ответчиком доменного имени, судом проверяется наличие двух условий: во-первых, наличия сходства до степени смешения доменного имени с товарным знаком, во-вторых, недобросовестное использование доменного имени в отношении товаров или услуг, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак.

Через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда 31 января 2012 года поступил ответ из Регионального Сетевого информационного центра в отношении Администратора домена второго уровня HIGER.RU из которого следует, что администратором домена второго уровня HIGER.RU с 04 апреля 2007 года по 27 августа 2011 года являлся Малинкович Владимир Михайлович. 27 августа 2011 года права на домен второго уровня HIGER.RU были переданы Абрамову Александру Викторовичу на основании оригинала письма о передаче прав.

С 27 августа 2011 года по настоящее время администратором домена второго уровня HIGER.RU является Абрамов Александр Викторович.

Сведения об Администраторе домена: Паспортные данные: 45 08 755322 выдан ОВД Дмитровского района г. Москвы, 04.08.2006 Зарегистрирован по адресу: Москва, ул. Клязьминская д.5, корп.1, кв. 246 Почтовый адрес: 127644, Москва, ул. Клязьминская д.5, корп. 1, кв. 246, Абрамову Александру Викторовичу Телефон:+7 926 9104336 Адрес электронной почты: abramov.a@nm.ru

ЗАО "РСИЦ" отмечает в ответе, что не регистрирует домены в зоне.РУ, т.к. ICANN (организация, которая определяет правила и регламентирует деятельность администраторов доменов первого уровня) http://www.icann.org не утвержден домен первого уровня РУ, таким образом о регистрации домена хайгер.ру ничего сказать не могут. Администратором домена второго уровня хайгер.рф с даты регистрации: 13 ноября 2010 года и по настоящее время является Малинкович Владимир Михайлович.

Сведения представлены из Базы данных доменных имен ЗАО "РСИЦ" и верны по состоянию на 12.15 по московскому времени 23 января 2012 года.

Таким образом, судом первой инстанции не полно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.

При данных обстоятельствах, Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626 подлежит отмене, исковые требования Higer Bus Company Limited (ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД) не подлежат удовлетворению.

В силу пункта 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной жалобы распределяются по правилам, установленным статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

По чеку-ордеру от 28 ноября 2011 года Владимиром Михайловичем Малинкович оплачена государственная пошлина за подачу жалобы в размере 6000 (шесть тысяч) рублей (л.д. 96).

Расходы по оплате государственной пошлины за подачу жалобы ответчиком, подлежат взысканию с Higer Bus Company Limited (ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД) в размере 2000 (две тысячи) рублей в пользу Владимира Михайловича Малинкович.

4000 (четыре тысячи) рублей государственной пошлины за подачу жалобы, излишне уплаченной по чеку-ордеру от 28 ноября 2011 года подлежат возврату из федерального бюджета Владимиру Михайловичу Малинкович.

Руководствуясь статьями 110, 176, 266-268, пунктом 2 статьи 269, пунктом 1 части 1 статьи 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 03 ноября 2011 года по делу N А40-73876/11-12-626 - отменить.

В иске отказать.

Взыскать с компании Higer Bus Company Limited (ХАЙГЕР БАС КОМПАНИ ЛИМИТЕД) в пользу Владимира Михайловича Малинкович (г. Москва, бульвар маршала Рокоссовского д.7, кор. 3, кв.37) судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу жалобы в размере 2000 (две тысячи) рублей.

Возвратить Владимиру Михайловичу Малинкович (г. Москва, бульвар маршала Рокоссовского д.7, кор. 3, кв.37) из федерального бюджета 4000 (четыре тысячи) рублей государственной пошлины за подачу жалобы, излишне уплаченной по чеку-ордеру от 28 ноября 2011 года.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.И. Трубицын