Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 29 февраля 2012 г. N 09АП-1808/12

г. Москва

29 февраля 2012 г.

Дело N А40-58944/11-26-433

Резолютивная часть постановления объявлена 22 февраля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 29 февраля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи М.Е. Верстовой, судей Н.В. Лаврецкой, А.И. Трубицына,

при ведении протокола секретарем судебного заседания К.В. Титовым,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Компании "Адидас АГ" на решение Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433, принятое судьёй Н.Ю. Каревой по иску Компании "Адидас АГ" к ООО "Сателлит-К" (ОГРН 1047796314114; 115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 58) третье лицо: ООО "ИнтерШуз" о взыскании 2 500 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак

При участии в судебном заседании:

от истца: Ельцова Е.В. (по доверенности от 05.09.2011), Какурникова А.М. (по доверенности от 05.09.2011)

от ответчика: Матвеева Е.Ю. (по доверенности от 09.08.2011), Логовская С.Ю. (по доверенности от 10.10.2011)

в судебное заседание не явились:

третье лицо: ООО "ИнтерШуз", извещено надлежащим образом

УСТАНОВИЛ

Компания "Адидас АГ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к Обществу с ограниченной ответственностью "Сателлит-К" (далее - ООО "Сателлит-К", ответчик), третье лицо ООО "ИнтерШуз" о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании 2 500 000 рублей компенсации.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433 в удовлетворении исковых требований Компании "Адидас АГ" отказано (л.д. 133-134).

Не согласившись с принятым решением суда первой инстанции, Компания "Адидас АГ" подало апелляционную жалобу, в которой просит отменить решение Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433.

По мнению заявителя апелляционной жалобы, обжалуемое решение суда первой инстанции принято с нарушением норм материального права, выводы не соответствуют обстоятельствам дела, судом не полно выяснены обстоятельства дела.

Заявитель в обоснование доводов апелляционной жалобы ссылается на то, что судом первой инстанции не установлена различительная способность товарного знака истца; ответчиком не был доказан факт приобретения различной способности товарным знакам "ESCAN".

Через канцелярию Девятого арбитражного апелляционного суда 17 февраля 2012 года поступил отзыв ООО "ИнтерШуз" на апелляционную жалобу.

21 февраля 2012 года ООО "Сателлит-К" представлен отзыв на апелляционную жалобу истца.

ООО "ИнтерШуз" своего представителя в судебное заседание апелляционного суда не направило, извещен надлежащим образом.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие ООО "ИнтерШуз", извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представители истца поддержали в полном объеме доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просят отменить решение суда первой инстанции.

Представители ответчика в судебном заседании апелляционного суда с доводами, изложенными в апелляционной жалобе, не согласны, просят решение суда первой инстанции оставить без изменения.

Девятый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело по правилам статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы апелляционной жалобы, исследовав и оценив представленные доказательства, заслушав представителей сторон, не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции,

Компания "Адидас АГ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ООО "Сателлит-К" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак и прекращении действий, нарушающих право (том 1, л.д. 6-10).

Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки ADIDAS по свидетельствам N 426376, N 730835 по 25-му классу товаров и услуг Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ), спортивной одежды и обуви для отдыха, в соответствии с международными регистрациями, распространенными на территории Российской Федерации в соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 года и Протоколом к нему от 1989 года.

Указанные товарные знаки согласно Выпискам из Реестра товарных знаков ВОИС представляют собой три полосы, контрастирующие с основным цветом обуви контура ботинка для того, чтобы продемонстрировать расположение торговой марки, и не являются ее компонентом. Изображение предмета обуви (в том числе, отдельных его элементов, как шнуровка, подошва, носок) неохраноспособно по отношению к обуви в силу статьи 1433 Гражданского кодекса Российской Федерации (как элемент формы товара, которая определяется исключительным пли главным образом, свойством либо назначением товара) и приводится в товарных знаках исключительно с целью демонстрации того, как располагается изобразительный товарный знак.

Суд апелляционной инстанции считает необоснованным и несоответствующим материалам дела довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции нарушил нормы материального права.

Согласно пункту 1 Положения о товарных знаках, утвержденного приказом Государственного Комитета СССР по делам изобретений и открытий от 25 июня 1962 года N 144а товарный знак и знак обслуживания представляют собой оригинально оформленное художественное изображение, оригинальные названия и слова, отдельные сочетания букв, цифр, виньетки, различные виды упаковок, художественные композиции и рисунки в сочетании с буквами, цифрами, словами или без них и т.п.), служащее для отличия товаров или услуг одного предприятия от однородных товаров или услуг других предприятий и для их рекламы.

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначении в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 года N 32, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов (том 2, л.д. 133-134).

Исковые требования основаны на том, что ООО "Сателлит-К" выявлены факты нарушения исключительных прав на товарный знак ответчиком, путем продажи обуви в сети обувных салонов "Фабрика Обуви", маркированную обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком

N 426376.

Факт нарушения ответчиком исключительных прав на товарный знак подтверждается копией товарного чека и фотографией предлагаемой к продаже обуви (арт. ES 770162-3), копией протокола осмотра веб-сайта в сети Интернет от 18 февраля 2011 года (том 1, л.д. 30-33).

Из сайта http://www.fabrika-obuvi.ru/ усматривается, что офис организации обувных салонов располагается по адресу, совпадающему с юридическим адресом ответчика (том 1, л.д. 34-40).

На вышеуказанной сайте представлены и иные модели, нарушающие исключительные права на товарный знак истца N 730835, зарегистрированным в отношении товаров 25 класса "обувь для спорта и отдыха". Вышеуказанный сайт зарегистрирован на организацию с наименованием "Комплект", факт связи ответчика с которой подтверждается информацией, имеющейся на сайте http://www.fabrika-obuvi ru/, а также выпиской из ЕГРЮЛ ответчика.

Суд первой инстанции считает несостоятельным доводы заявителя апелляционной жалобы, что судом первой инстанции не установлена различительная способность товарного знака истца, а также однородность товара ответчика товарам, в отношении которых товарный знак истца зарегистрирован и установлен судом первой инстанции отклоняет на основании следующего.

Как усматривается из материалов дела и установлено судом первой инстанции, при проведении сравнения по указанным признакам между товарными знаками N 426376 и 730835 и обозначениями, использованными ответчиком на реализованном им товаре и на сайте www.fabika-оbuvi.ru, внешняя форма обоих изображении представляет собой полосы, идущие от верха обуви к подошве, наклоненные по отношению к подошве. Вышеуказанные полосы на изображениях параллельны друг другу; обозначения не имеют четко выраженного смыслового значения; обозначения представляют собой натуралистическое изображение параллельных полос; в обозначениях фон контрастирует с цветом/тоном полос.

Согласно заявлению Государственного комитета Совета министров СССР (уведомление от 2 июня 1978 года N 425 376/М-78), решению Роспатента от 20 августа 2001 года, свидетельству ВОИС от 04 мая 2000 года охрана предоставляется только изобразительному элементу знака - три параллельные полоски на контрастном фоне, расположенные на боковой части спортивной обуви, контуры обуви не являются элементом товарного знака.

Как следует из материалов дела, обувь артикула ES770162-3 (кроссовки мужские), продажа которых явилась основанием для возникновения спора, нанесены четыре параллельные двуцветные полосы.

Обувь артикула ES770162-3 (кроссовки мужские) была поставлена по Договору от 01 января 2010 года N 01.01.2010/78, заключенному между ответчиком и ООО "ИнтерШуз".

Пунктом 1.4. Договора установлено, что продавец гарантирует, что передаваемый по настоящему договору товар, не обременен обязательствами со стороны третьих лиц в отношении прав владения и распоряжения товаром, которые противоречили бы правам, гарантированным покупателю по настоящему договору, в том числе, товар не обременен залоговыми обязательствами, под арестом не состоит.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции установил обстоятельства дела, подлежащие доказыванию, но не подтвержденные стороной, а также несоответствие обстоятельствам дела выводом, изложенным в решение от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433 не соответствует материалам дела, в связи с чем, подлежит отклонению.

Из материалов дела следует, что поставленный товар промаркирован товарным знаком "ESCAN", права на который зарегистрированы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 332757 со срок действия регистрации до 09 марта 2016 года и приложением к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) N 352757.

Изображение предмета обуви неохраноспособно по отношению к обуви и охрана товарному знаку истца предоставляется только изобразительному элементу знака - три параллельные полоски на контрастном фоне, расположенные на боковой части обуви". Стоит отметить, что расширительное и свободное толкование - то есть уменьшение и/или увеличение количества полос на обуви - заявления Государственного комитета Совета министров СССР (уведомление от 2 июня 1978 года N 425 376/М -78) и решения Роспатента от 20 апреля 2001 года недопустимо. Во время обращения Компания "Адидас АГ" с исковым заявлением в Российской Федерации действовали Методические рекомендации по проверке обозначений на тождество и сходство, утвержденные приказом Роспатента от 31 декабря 2009 года N 197 (далее рекомендации).

Наиболее важным (в соответствии с п.5.2.1 рекомендаций) для оценки сходства является первое зрительное впечатление, получаемое при их сравнении.

Товарный знак N 426376 представляет собой "три полосы, которые идут под наклоном от шнуровки до подошвы и цвет которых контрастирует с цветом обуви".

Различительной способностью товарного знака N 426376 является наличие 3-х контрастных основному цвету (цвету обуви) полос. Усилению различительной способности указанного изобразительного знака способствует серия товарных знаков с указанными изобразительными элементами, в частности товарный знак N 730835. При этом, в указанных обозначениях (согласно регистрации) фигурируют два контрастных цвета, основной-цвет обуви и контрастный-цвет полос.

Обувь артикула ES770162-3 (кроссовки мужские) выполнена с декоративным элементом на внешней стороне, включающим расположенные на основном черном фоне обуви отстающие друг от друга четыре широкие полосы серого цвета, каждая из которых с двух сторон окаймлена узкими полосами желтого цвета, таким образом, декоративный элемент представляет собой композицию из большого количества разноцветных разношироких полос, в многоцветьи которой утрачивается значимость ее графической составляющей.

Цветовое решение (сочетание цветов и тонов) составляет основу декоративного элемента модели ES770162-3, является доминирующим элементом в рассматриваемой композиции, оно хорошо запоминается, и именно оно акцентирует на себе внимание покупателей, в то время как в товарном знаке N 426376 внимание покупателя фиксируется на графическом решении знака- три полосы, контрастные цвету обуви.

Товар - кроссовки мужские арт. ES 770162-3 был промаркирован товарным знаком "ESCAN", права на который зарегистрированы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, что подтверждается Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) N 352757, сроком действия до 09 марта 2016 года.

Правообладателем является компания ЭСКАН ЛИМИТЕД, Рум 401, Кэмбридж Хауз, 26-28 Камерун Роуд, Тсимшатсуи, Коуллон, Гонконг (НК) (том 2, л.д. 44).

Как усматривается из материалов дела, товарный знак "ESCAN" нанесен не только на упаковку обуви несколько раз, но и на саму обувь, как внутри, так и на внешнюю часть, что делает невозможным введение какого-либо лица, в том числе потребителя, в заблуждение (том 2, л.д. 28).

"ESCAN" - самостоятельный товарный знак, который также находится под защитой законодательства России.

По смыслу статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации, товарный знак является обозначением, служащим для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Соответственно, основное назначение товарного знака состоит в способности индивидуализировать товар другого".

Согласно пункту 3.1. Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания (Приказ Роспатента от 31 декабря 2009 N 198), при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителя.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную сеть, круг потребителей, традиционный или преимущественный уклад использования товаров и другие признаки".

Нанесение товарного знака "ESCAN" на упаковку, на сам товар в месте - на стельку с внешней стороне, на стельки с внутренней стороны, а также нанесение других декоративных элементов - разношироких разноцветных полос делает невозможным введение потребителя в заблуждение относительно товаров с нанесенным товарных знаком истца.

В соответствии с положениями пункта 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации использованием товарного знака признается его использование с изменением отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Различительная способность обусловлена наличием словесного элемента "ESCAN", разношироких разноцветных полос.

Согласно статье 1487 Гражданского Кодекса Российской Федерации, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия".

Элементом правовой защиты товарного знака "ESCAN" является словесный элемент, декоративный элемент не объект самостоятельной правовой защиты и не претендует на предмет правовой защиты. Но нанесение на обувь как товарного знака "ESCAN", так и разношироких разноцветных полос (не три полосы, как в товарном знаке истца) не нарушает исключительных прав на товарный знак истца.

При отсутствии визуального и смыслового сходства, существующих фонетических различиях, сравниваемые знаки в целом не могут ассоциироваться друг с другом, соответственно, не могут быть признаны сходными до степени их смешения.

Суд апелляционной инстанции считает необоснованным довод заявителя апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции норм процессуального права и отклоняет на основании следующего.

В соответствии с положениями с положениями статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующее в деле, вправе знакомиться с материалами дела и с представленными доказательствами, заявлять ходатайства.

Поскольку из материалов дела не следует, что истец добросовестно использовал свое право, предусмотренное статьей 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на ознакомление с материалами дела и с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, непосредственно в судебном заседании, ходатайств об отложении дела не заявлялось, ссылки заявителя на нарушение судом первой инстанции его права на судебную защиту безосновательны.

В соответствии со статьёй 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих возражений.

Иные доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность судебного решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также, учитывая конкретные обстоятельства по делу, Девятый арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

Арбитражный суд города Москвы полно, всесторонне и объективно установил и рассмотрел обстоятельства дела, представленным доказательствам дана надлежащая правовая оценка с позиции их относительности, допустимости и достоверности, правильно применил нормы материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права при принятии решения судом первой инстанции от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433 не допущено.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на заявителя и уплачена по платежному поручению от 29 ноября 2011 года N 43.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 ноября 2011 года по делу N А40-58944/11-26-433 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

М.Е. Верстова

Судьи

Н.В. Лаврецкая А.И. Трубицын