Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 27 марта 2012 г. N 09АП-4529/12

г. Москва

27 марта 2012 г.

Дело N А40-61516/11-26-454

Резолютивная часть постановления объявлена 21 марта 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 27 марта 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Н.И. Левченко,

судей А.А. Солоповой, А.И. Трубицына

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "БУКет"

на решение Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2011 года

по делу N А40-61516/11-26-454, принятое судьей Н.Ю. Каревой,

по иску общества с ограниченной ответственностью "Бествей"

(ОГРН:1075038016404, 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Академика Силина, д. 7)

к обществу с ограниченной ответственностью "БУКет"

(ОГРН: 1067746718632, 107023, г. Москва, Медовый пер., д. 5, стр. 3)

третьи лица: Издательское Частное Унитарное Предприятие "Книжный Дом",

общество с ограниченной ответственностью "А-5"

о взыскании компенсации в размере 100 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца: Замулина М.И. - доверенность от 10.01.2012

от ответчика: Ларионов Ю.А. - доверенность от 11.01.2012

в судебное заседание не явились представители:

от третьих лиц: извещены

УСТАНОВИЛ

общество с ограниченной ответственностью "Бествей" (далее - ООО "Бествей", истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "БУКет" (далее - ООО "БУКет", ответчик) о взыскании компенсации в размере 100 000 рублей за незаконное использование товарного знака.

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, к участию в деле привлечены Издательское Частное Унитарное Предприятие "Книжный Дом", Республика Беларусь (далее - ИЧУП "Книжный Дом") и общество с ограниченной ответственностью "А-5" (далее - ООО "А-5").

Решением арбитражного суда города Москвы от 28.12.2011 заявленные требования удовлетворены частично, с ООО "БУКет" взыскано 50 000 рублей компенсации, а также 4 000 рублей расходов по уплате госпошлины.

Суд первой инстанции сослался на то, что общее зрительное впечатление товарного знака истца и обозначения, использованного ответчиком, являются сходными до степени смешения. Снижая заявленную ко взысканию компенсацию до 50 000 рублей суд указал на отсутствие доказательств, подтверждающих существенное ущемление прав истца в результате правонарушения ответчика.

ООО "БУКет", не согласившись с выводами, изложенными в решении, обратилось в Девятый арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просило отменить принятый судебный акт, отказав ООО "Бествей" в удовлетворении заявленных требований.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что он не производил печатное издание с товарным знаком "Стильные девчонки" и не вводил такое печатное издание в оборот. Печатное издание "Суперраскраска. Стильная девчонка" ООО "Букет" приобретено у ООО "А-5", что подтверждается договором от 11.01.2009. По мнению ответчика, истцом не оспорена неправомерность введения печатного издания, выпущенного ИЧУП "Книжный дом", в гражданский оборот.

Также, ООО "БУКет" ссылается на тот факт, что обозначение "Стильная девчонка", являющееся составной частью названия печатного издания "Суперраскраска. Стильная девчонка", не совпадает с товарным знаком "СТИЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ", так как эти обозначения выполнены в различной цветовой гамме, стиль написания слов отличен друг от друга, то есть отсутствует тождество обозначений, что является основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований. По мнению ответчика, судом не учтено, что печатное издание "Суперраскраска. Стильная девчонка" представляет собой сборник произведений изобразительного искусства, представляющего собой персонажи стильных (модных) девчонок, которые в силу норм статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) подлежат самостоятельной охране как объекты авторских прав.

ООО "БУКет" в апелляционной жалобе указывает на то, что словосочетание "Стильная девчонка" в обозначении печатного издания не воспринимается потребителем как товарный знак, используемый для индивидуализации самого товара с конкретным производителем, а носит исключительно информационный характер относительно технического применения товара.

ООО "Бествей" представило возражение на апелляционную жалобу, в котором указало, что ООО "БУКет" без согласия истца ввело в гражданский оборот печатное издание "Суперраскраска. Стильная девчонка". Истец ссылается на наличие сходства до степени смешения между товарным знаком "Стильные девчонки" и словесным обозначением "Суперраскраска. Стильная девчонка", поскольку они сходны по звучанию.

По мнению ООО "БУКет" словесное обозначение "Стильная девчонка" является индивидуализированным, поэтому не может носить характер технического применения данной продукции. Истец указал, что при взыскании компенсации правообладатель освобождается от обязанности доказывать размер причиненных убытков, поэтому вывод суда о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей не противоречит законодательству.

Представитель ответчика, явившийся в судебное заседание, доводы апелляционной жалобы поддержал.

Представитель истца в судебном заседании возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по доводам, изложенным в возражениях, просил оставить решение суда без изменения.

В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие представителей ИЧУП "Книжный Дом" и ООО "А-5", извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания.

Девятый арбитражный апелляционный суд, проверив в судебном заседании в соответствии со статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации законность и обоснованность принятого по делу решения, обсудив доводы апелляционной жалобы, выслушав представителя истца и второго ответчика, исследовав материалы дела, пришел к выводу о том, что оснований для отмены решения Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2011 не имеется на основании следующего.

Как следует из материалов дела, истец является правообладателем товарного знака "Стильные девчонки", свидетельство N 390344 от 01.10.2009 с приоритетом от 19.08.2008 для товаров и услуг 03, 09, 16, 28, 38, 41 классов МКТУ.

Исковые требования мотивированы тем, что ООО "БУКет" незаконно использует указанный товарный знак путем продажи товара - печатного издания "Суперраскраска. Стильная девчонка".

Факт продажи ответчиком печатного издания подтверждается кассовым чеком N 3798 от 18.03.2011, товарным чеком N от 14.03.2011 (л.д. 23 - 24) и не оспаривается ответчиком.

В соответствии со статьей 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначении в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Доказательств наличия разрешения правообладателя на использование товарного знака истца ООО "БУКет" не представило.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что им не производилось и не вводилось в товарный оборот печатное издание с товарным знаком "Стильные девчонки" судом не принимается во внимание. Совокупность представленных по делу доказательств свидетельствует о том, что ответчик без согласия истца распространял печатную продукцию с использованием обозначения "Стильная девчонка ", то есть вводил в оборот, о чем имеется вышеозначенные товарный чек от 14.03.2011 и кассовый чек от 18.03.2011.

Ссылка ответчика на отсутствие сходства до степени смешения словесного обозначения "Расскраска. Стильная девчонка" и товарного знака "Стильные девчонки" апелляционным судом отклоняется.

В разделе 3 Методических рекомендациях по отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 N 26 (ред. от 31.12.2009) разъяснено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого в том числе с учетом неохраняемых элементов. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветографического решения и др. Исходя из разновидности обозначения (словесное, изобразительное, звуковое и т.д.) и/или способа его использования, общее впечатление может быть зрительным и/или слуховым.

В указанных обозначениях присутствует звуковое сходство, так как словесные обозначения "Стильные девчонки" и "Раскраска. Стильная девчонка" сходны по звучанию. Не отменяет звуковое сходство факт наличия в печатном издании слова "Суперраскраска", так как оно является слабым элементом и обозначает вид печатного издания.

Довод заявителя жалобы о том, что печатное издание "Суперраскраска. Стильная девчонка" представляет собой сборник произведений изобразительного искусства, представляющего собой персонажи стильных (модных) девчонок, которые подлежат самостоятельной охране как объекты авторских прав, отклоняется судом апелляционной инстанции. Согласно пункту 7 статьи 1259 ГК РФ авторские права распространяются на часть произведения, его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

Однако, в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие возможность самостоятельного использования словесного обозначения "Стильные девчонки" в качестве персонажа.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2011 по делу N А40-82809/10-19-707 словесное обозначение "Суперраскраска.Стильная девчонка" было признано наименованием печатного издания, а не названием персонажа. В силу части 2 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации указанные обстоятельства являются преюдициальными и не подлежат доказыванию вновь.

Указание ООО "БУКет" на то, что словосочетание "Стильная девчонка" не воспринимается потребителем как товарный знак, а носит исключительно информационный характер, суд апелляционной инстанции не может принять во внимание. Словосочетание "Стильная девчонка" не входит во всеобщее употребление в отношении печатной продукции, оно не содержит описания способа и процедуры обращения с печатной продукцией. В сознании потребителя продукция "Суперраскраска. Стильная девчонка", в которую входит товарный знак ООО "Бествей" "Стильные девчонки", принадлежит совсем иному лицу, поэтому и название "Стильная девчонка" ассоциируется у потребителя с иным лицом, что считается нарушением права на товарный знак.

В пункте 63 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из материалов дела следует, что регистрация товарного знака истца не оспорена и предоставление правовой охраны товарного знака не признано недействительным в установленном законом порядке, доказательства злоупотребления правом при регистрации товарного знака или приобретении истцом прав на него, суду не представлены.

За незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения (подпункт 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ).

Истец определил компенсацию в размере 100 000 рублей на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В пункте 43.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от 10 000 до 5 000 000 рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования.

По мнению суда апелляционной инстанции, с учетом характера правонарушения и степени вины ответчика, предъявленный ко взысканию размер компенсации правомерно уменьшен судом первой инстанции до 50 000 рублей. Указанный размер компенсации (50 000 рублей) является разумным и справедливым, учитывая также отсутствие обоснованных возражений относительно доказанности истцом факта правонарушения со стороны ответчика.

Доводы апелляционной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и не оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность решения Арбитражного суда города Москвы от 28.12.2011.

Арбитражным судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства и исследованы доказательства, представленные сторонами по делу, правильно применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение.

Девятый арбитражный апелляционный суд считает, что оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции, по делу N А40-61516/11-26-454 не имеется.

В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 28 декабря 2011 года по делу N А40-61516/11-26-454 оставить без изменения, апелляционную жалобу ООО "БУКет" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.И. Левченко

Судьи

А.А. Солопова А.И. Трубицын