Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 апреля 2012 г. N 13АП-23506/11

г. Санкт-Петербург

04 апреля 2012 г.

Дело N А56-31546/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 02 апреля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 04 апреля 2012 года.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Медведевой И.Г.

судей Зайцевой Е.К., Копыловой Л.С.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Шатуновой Н.А.

при участии:

от истца: представителя Гербутова В.С. по доверенности от 04.05.2010

от ответчика: от 1) - представителя Подлесных О.С. по доверенности от 10.01.2012; от 2) - представителя Лифшиц А.Л. по доверенности от 23.09.2009

рассмотрев апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-23506/2011, 13АП-23503/2011) ООО "БЭСТВОТЧ.РУ", ООО "АДЕЛИЯ" на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2011 по делу А56-31546/2011 (судья Рагузина П.Н.), принятое

по иску Longines Watch Co., Francillon Ltd (Лонжин Вотч Ко, Франсийон Лтд)

к 1) ООО "БЭСТВОТЧ.РУ", 2) ООО "АДЕЛИЯ"

о пресечении нарушения прав на товарный знак

установил:

Компания "Longines Watch Co., Francillon Ltd" обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "БЭСТВОТЧ.РУ" (192007, Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.216 лит.А; ОГРН 1037835029968; далее - ООО "БЭСТВОТЧ. РУ", Ответчик 1) и Обществу с ограниченной ответственностью "АДЕЛИЯ" (192007, Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.42; ОГРН 1037835026833; далее - ООО "АДЕЛИЯ", Ответчик 2) со следующими требованиями:

- запретить Ответчику 1 совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES", в том числе осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу;

- запретить Ответчику 2 совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES", в том числе осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу;

- обязать Ответчика 1 выплатить Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" 5 000000 рублей денежной компенсации за незаконное использование товарного знака "LONGINES";

- обязать Ответчика 2 выплатить Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" 100 000 рублей денежной компенсации за незаконное использование товарного знака "LONGINES";

- изъять из гражданского оборота товары с размещенным на них товарным знаком "LONGINES", вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации Ответчиком 1 без согласия Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd", и обязать Ответчика 1 за свой счет уничтожить эти товары.

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) Истец отказался от требований об изъятии из гражданского оборота товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES", вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации Ответчиком 1 без согласия Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd", и об обязании Ответчика 1 за свой счет уничтожить эти товары.

В судебном заседании 31.10.2011 представитель Ответчика 1 заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Общество с ограниченной ответственностью "Мэркури Арт" и Общество с ограниченной ответственностью "Корвет", считая, что решение по настоящему делу может повлиять на права и обязанности указанных лиц.

В удовлетворении названного ходатайства судом первой инстанции было отказано.

Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2011 исковые требования были удовлетворены в части:

- запрета Ответчику 1 совершать любые действия по введению в гражданский оборот на территории Российской Федерации без согласия Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES", в том числе осуществлять их ввоз, хранение для целей продажи, предложение к продаже, продажу;

- запрета Ответчику 2 совершать действия по предложению к продаже на территории Российской Федерации без согласия Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES";

- взыскания с Ответчика 1 в пользу Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" 3000000 рублей денежной компенсации за незаконное использование товарного знака "LONGINES";

- взыскания с Ответчика 2 в пользу Компании "Longines Watch Co., Francillon Ltd" 100 000 рублей денежной компенсации за незаконное использование товарного знака "LONGINES".

В остальной части иска было отказано.

Не согласившись с вынесенным по делу судебным актом в части удовлетворения исковых требований Ответчик 1 и Ответчик 2 подали апелляционные жалобы, в которых просят об отмене решения суда и принятии нового решения об отказе в иске ввиду неправильного применения норм материального права.

В судебном заседании податели жалоб поддержали свои доводы, Истец против удовлетворения апелляционных жалоб возражал.

Законность и обоснованность решения проверена в апелляционном порядке.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) товарный знак является результатом интеллектуальной деятельности и приравненным к нему средством индивидуализации, которым предоставлена правовая охрана.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак (часть 1 статьи 1484 ГК РФ).

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (часть 3 статьи 1484 ГК РФ).

Не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия (статья 1487 ГК РФ).

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размещены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение (части 1, 2 статьи 1515 ГК РФ).

В силу части 4 статьи 1515 ГК РФ Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.

Согласно части 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования:

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним;

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб;

4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков (часть 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены настоящим Кодексом (часть 4 статьи 1252 ГК РФ).

В связи с отказом Истца от иска в части требования об изъятии из гражданского оборота товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES", вводимых в гражданский оборот на территории Российской Федерации Ответчиком 1 без согласия Компании, и об обязании Ответчика 1 за свой счет уничтожить эти товары, производство по делу в указанной части было прекращено в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ.

В ходе судебного разбирательства стороны не оспаривали тот факт, что Ответчиком 1 осуществлялась продажа оригинальных часов с размещенным на них товарным знаком "LONGINES".

В данном случае часы марки "LONGINES" были выпущены правообладателем одноименных товарных знаков и, следовательно, не содержат признаков незаконного воспроизведения товарных знаков, в связи с чем, отсутствует такое необходимое условие для привлечения Ответчиков к имущественной ответственности за нарушение исключительных прав Истца на товарный знак, как незаконное размещение используемого товарного знака.

Аналогичная правовая позиция изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 года N 10458/08.

В пункте 1 статьи 9 Конвенции по охране промышленной собственности, заключенной в Париже 20.03.1883 (в редакции от 02.10.1979), ратифицированной СССР 19 сентября 1968 г., установлено, что на любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны Союза, в которых этот знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану.

Таким образом, исходя из изложенного, основанием для наложения ограничений при ввозе товаров, маркированных товарным знаком на территорию страны, присоединившейся к Конвенции, следует считать незаконное воспроизведение на товарах зарегистрированного товарного знака.

В материалах дела отсутствуют доказательства незаконного воспроизведения Ответчиком 1 товарных знаков "LONGINES".

Суд первой инстанции неправомерно удовлетворил заявленный на основании статьи 1515 ГК РФ иск о взыскании с Ответчиков компенсации за незаконное использование товарного знака, поскольку отсутствовали доказательства осуществления Ответчиком 1 розничной продажи именно контрафактного товара, а не товара, произведенного или введенного в гражданский оборот правообладателем товарного знака или с его согласия.

Арбитражным судом первой инстанции установлено, что из представленного Обществом с ограниченной ответственностью "Свотч Груп" (РУС) письма от 23.09.2011 следует, что оно, являясь уполномоченным импортером часов с товарным знаком "LONGINES", не ввозило на территорию Российской Федерации часы с товарным знаком "LONGINES" с артикулами, которые предлагает к продаже и продает Ответчик 1. Товар, который вводит в гражданский оборот Ответчик 1, не был предназначен для реализации на территории Российской Федерации.

При этом тот факт, что продукция с артикулом, который был указан на изделии, реализованном Ответчиком 1, не была предназначена для распространения через сети розничной торговли, не мог являться доказательством контрафактности товара. Данное обстоятельство могло свидетельствовать лишь о нарушении правил распространения изделия, но не доказывать незаконность его изготовления в нарушение исключительного права правообладателя.

Судом первой инстанции не были исследованы представленные Ответчиком 1 доказательства, свидетельствующие о принятии на комиссию товаров с размещенным на них товарным знаком "LONGINES" от физических и юридических лиц, а также доказательства, свидетельствующие о правомерности приобретения товара контрагентами комитента, что привело к неполному исследованию существенных для дела обстоятельств.

Национальный принцип исчерпания права, на который ссылается Истец, не исключает обязанности стороны в порядке статьи 65 АПК РФ, доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается и не освобождает Истца доказывать нелегитимность приобретения товара Ответчиком 1. Иное приводит к возникновению неравенства участников гражданских отношений.

Учитывая, что реализации подлежал оригинальный товар с размещенным на нем товарным знаком "LONGINES", а Истец не доказал, что имели место случаи незаконного пересечения границы Российской Федерации с товаром и артикулами, которые подлежали реализации Ответчиком 1, следует признать недоказанным факт отсутствия согласия правообладателя на введение в гражданский оборот спорного товара на территории Российской Федерации.

Имеющиеся в материалах дела ГТД и инвойсы не подтверждают того факта, что товар, который предлагается к продаже Ответчиком 1, в конечном итоге не мог быть введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации самим правообладателем или с его согласия.

При рассмотрении настоящего спора следует исходить из того обстоятельства, что предъявленная ко взысканию истцом сумма компенсации по существу является мерой ответственности, взыскание которой находится в непосредственной причинно-следственной связи с противоправностью действий ответчиков.

Учитывая установленный частью 3 статьи 1 ГК РФ принцип гражданского законодательства о свободе перемещения товаров на всей территории Российской Федерации, а также презумпцию добросовестность участников гражданских правоотношений, предусмотренную частью 3 статьи 10 ГК РФ, апелляционный суд установил обязанность доказывания истцом наличия в действиях ответчиков нарушения каких-либо таможенных правил либо правил товарооборота. Поскольку нарушения установленных правил торговли со стороны ответчиков истцом не доказаны, апелляционный суд приходит к выводу об отсутствии оснований для возложения на ответчиков ответственности в виде выплаты истцу компенсации за использование его интеллектуальной собственности.

Руководствуясь статьями 266, 268, частью 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14.11.2011 отменить. Принять новый судебный акт. В иске отказать. Взыскать с Лонжин Вотч Ко Франсийон Лтд в пользу ООО "Бэствотч.ру" и ООО "Аделия" по 2000 руб. расходов по госпошлине по апелляционной жалобе.

Председательствующий

И.Г. Медведева

Судьи

Е.К. Зайцева Л.С. Копылова