Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2012 г. N 09АП-6004/12

город Москва

09 апреля 2012 г.

Дело N А40-99290/11-12-727

Резолютивная часть постановления объявлена 03 апреля 2012 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 09 апреля 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи А.А. Солоповой

судей А.И. Трубицына, Н.В. Лаврецкой

при ведении протокола секретарем судебного заседания В.О. Тимошенко

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

общества с ограниченной ответственностью "АМИОЛА-ТЕКС" на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2012

по делу N А40-99290/11-12-727, принятое судьей А.С. Чадовым по иску общества с ограниченной ответственностью "ТЕСОРО"

(ОГРН: 5107746051936, 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 2)

к обществу с ограниченной ответственностью "АМИОЛА-ТЕКС"

(ОГРН: 5067746864906, 119270, г. Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 17, офис 301 А)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Парк-Телеком" о защите исключительных прав на товарный знак и взыскании 50 000 руб.

при участии в судебном заседании:

от истца - Денисов М.В. (по доверенности от 01.09.2011)

от ответчика - Груздева Е.В. (по доверенности от 28.10.2011)

УСТАНОВИЛ

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСОРО" (далее - ООО "ТЕСОРО") обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к обществу с ограниченной ответственностью "АМИОЛА-ТЕКС" (далее - ООО "АМИОЛА-ТЕКС") о запрете использовать товарный знак "tesoro", и/или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, в доменном имени "tesorowear.ru" в сети Интернет; об обязании прекратить использование любым способом товарного знака "tesoro", и/или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, в отношении товаров класса 25 Международной классификации товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) N 269551, выданном Роспатентом, и однородных им товаров, в частности: прекратить рекламировать товары под товарным знаком "tesoro", и/или обозначениями, сходными до степени смешения с указанным товарным знаком; прекратить использовать (размещать) товарный знак "tesoro", и/или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, на сайте "www.tesorowear.ru"; о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей за незаконное использование товарного знака "tesoro", и/или обозначений, сходных до степени смешения с указанным товарным знаком.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Парк-Телеком" (далее - ООО "Гарант-Парк-Телеком").

Решением Арбитражного суда города Москвы от 02.02.2012 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с принятым решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просит решение суда от 02.02.2012 отменить, в удовлетворении исковых требований ООО "ТЕСОРО" отказать.

Заявитель в апелляционной жалобе ссылается на то, что при вынесении решения суд не принял во внимание факт возникновения прав ответчика на доменное имя ранее приобретения истцом исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 269551; судом первой инстанции не исследовался вопрос о том, кто и с какого периода является владельцем сайта "www.tesorowear.ru"; протокол осмотра сайта "www.tesorowear.ru" от 06.07.2011 не может быть принят в качестве допустимого доказательства, так как оформлен с нарушением Федерального закона N 4462-1 от 11.02.1993 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" и нарушением процессуальных норм: ответчик не был уведомлен о месте и времени осмотра вещественных доказательств, свидетель не предупреждался об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 307 Уголовного кодекса Российской Федерации; суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства ООО "АМИОЛА-ТЕКС" о приостановлении производства по делу; судом первой инстанции допущены нарушения норм процессуального права: к материалам дела приобщены не подписанные письменные объяснения ООО "ТЕСОРО", в судебном заседании не было выяснено мнение ответчика относительно приобщения указанных документов, копии договоров, представленных истцом не заверены надлежащим образом, при рассмотрении дела была пропущена стадия исследования доказательств.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель ответчика поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представитель истца против удовлетворения апелляционной жалобы возражал.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, заслушав представителей сторон, считает, что оснований для отмены или изменения решения суда от 02.02.2012 не имеется.

Как следует из материалов дела и установлено судом, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак "tesoro" - Свидетельство о государственной регистрации N 269551, приоритет от 20.06.2003, зарегистрированное 01.06.2004 в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (л.д. 22 том 1), на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству N 269551 от 24.03.2011 (л.д. 23 том 1).

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 названного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением) (пункт 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Материалами дела подтверждается, что ответчик является администратором доменного имени "tesorowear.ru", что не отрицается ответчиком. Ответчик также использует обозначение "tesoro" на сайте "www.tesorowear.ru", что подтверждается нотариальным протоколом осмотра письменного доказательства (л.д. 25-58).

В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 122 от 13.12.2007 вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.

Согласно пунктам 14.4.2, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 года N 32 (зарегистрированы в Минюсте России 25.03.2003 N 4322) (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, указанных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Анализ звукового (фонетического), графического (визуального) и смыслового (семантического) сходства обозначений, используемых ответчиком, показывает, что обозначение "tesorowear", используемое ответчиком на сайте "www.tesorowear.ru", является сходным с товарным знаком истца "tesoro" (Свидетельство о государственной регистрации N 269551).

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом (статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26 марта 2009 года "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите (даже в случае если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Поскольку истец не давал ответчику разрешения на использование принадлежащего ему товарного знака, суд апелляционной инстанции полагает обоснованными требования истца о запрете использовать товарный знак "tesoro", и/или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, в доменном имени "tesorowear.ru" в сети Интернет; об обязании прекратить использование любым способом знак "tesoro", и/или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, в отношении товаров класса 25 Международной классификации товаров и услуг, указанных в Свидетельстве на товарный знак (знак обслуживания) N 269551, выданном Роспатентом, и однородных им товаров, в частности: прекратить рекламировать товары под товарным знаком "tesoro", и/или обозначеними, сходными до степени смешения с указанным товарным знаком; прекратить использовать (размещать) товарный знак "tesoro", и/или обозначения, сходные до степени смешения с указанным товарным знаком, на сайте "www.tesorowear.ru", а также о взыскании компенсации в размере 50 000 рублей.

Исходя из положений нормы пункта 1 статьи 1229, статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции признает несостоятельными доводы ответчика о том, что права ответчика на доменное имя "tesorowear.ru" возникли ранее приобретения истцом исключительных прав на товарный знак по свидетельству N 269551, со ссылкой на то, что права на товарный знак "tesoro" изначально принадлежали ответчику, поскольку обладателем исключительных прав на спорный товарный знак является истец, доказательств согласия (разрешения) истца как правообладателя на использование принадлежащего истцу товарного знака в материалы дела не представлено.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что судом первой инстанции не исследовался вопрос о том, кто и с какого периода является владельцем сайта "www.tesorowear.ru", отклоняется судом апелляционной инстанции, поскольку ответчик признал тот факт, что Интернет страница с указанным доменным именем зарегистрирована за ответчиком - ООО "АМИОЛА-ТЕКС". Кроме того, факт администрирования сайта ответчиком подтверждается справкой, полученной от ООО "Гарант-Парк-Телеком" (регистратора доменного имени).

Доводы заявителя апелляционной жалобы о том, что протокол осмотра сайта "www.tesorowear.ru" от 06.07.2011 не может быть принят в качестве допустимого доказательства, поскольку оформлен с нарушением требований Федерального закона N 4462-1 от 11.02.1993 "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", отклоняется судом апелляционной инстанции.

Суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о том, что в силу специфики сети Интернет и возможности оперативного устранения информации с сайта, за фиксацией которой обратилось лицо, процедура обеспечения доказательственной информации, размещенной в сети Интернет, должна осуществляться безотлагательно в целях ее незамедлительной фиксации. Данный правовой подход к рассматриваемому вопросу подтверждается судебной практикой (постановление ФАС МО от 24.03.2010 по делу N А40-26128/09-51-311).

Кроме того, на момент осмотра сайта не было известно, кто будет являться ответчиком по делу, в связи с чем нарушений требований указанных Основ законодательства Российской Федерации о нотариате со стороны нотариуса не допущено.

Поскольку при осмотре доказательств Гарькин К.В. нотариусом не допрашивался, а лишь присутствовал при осмотре доказательств, необходимости предупреждения Гарькина К.В. как свидетеля об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний у нотариуса не имелось (статья 103 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате), учитывая, что осмотр письменных или вещественных доказательств и допрос свидетеля являются двумя разновидностями обеспечения доказательств.

Довод заявителя апелляционной жалобы о том, что суд первой инстанции необоснованно отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о приостановлении производства по настоящему делу, отклоняется судом апелляционной инстанции как не соответствующий положениям пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку ответчиком не доказана невозможность рассмотрения настоящего дела до принятия судом решения по делу N А40-135631/11-19-280 о признании недействительным договора от 21.07.2010 об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного между ответчиком и ООО "АМИТЕКС" (с учетом уточнения требований от 08.02.2012).

При этом, на дату рассмотрения судом первой инстанции ходатайства о приостановлении производства по делу ответчик ссылался на договор, который не имел отношения к уступке права на спорный товарный знак - "договор от 21.09.2009, заключенный между ответчиком и ООО "АМИТЕКС".

Таким образом, по мнению суда апелляционной инстанции, нарушений норм пункта 1 части 1 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судом первой инстанции не было допущено, учитывая, что право на товарный знак подлежит государственной регистрации, а договор, на основании которого истец приобрел право на товарный знак, был зарегистрирован в Роспатенте, решение Роспатента о регистрации договора о переходе права на товарный знак не оспорено, договор является действительным в силу отсутствия соответствующего решения суда об обратном.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о допущенных судом первой инстанции многочисленных нарушениях норм процессуального права, в частности, о том, что к материалам дела приобщены не подписанные письменные объяснения истца, мнение ответчика относительно данного вопроса в судебном заседании не было выяснено, копии договора, представленного истцом, не заверены надлежащим образом, при рассмотрении дела была пропущена стадия исследования доказательств, отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку данные "нарушения" (как полагает ответчик) не являются безусловным основанием для отмены судебного акта в соответствии с частью 4 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При этом, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что представленные в дело копии документов от имени ООО "ТЕСОРО" заверены Денисовым М.В. - представителем ООО "ТЕСОРО" на основании доверенности от 01.09.2011, что не противоречит части 8 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Оснований полагать, что представленные истцом в материалы дела письменные пояснения (без подписи), которые были поддержаны истцом в суде в порядке статьи 81 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, подготовлены другим лицом, у суда апелляционной инстанции не имеется.

Кроме того, ссылка заявителя апелляционной жалобы на замечания на протокол судебного заседания от 26.01.2012 не может быть принята во внимание судом апелляционной инстанции, поскольку замечания были поданы с пропуском процессуального срока, установленного статьей 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и отклонены определением Арбитражного суда города Москвы от 13.02.2012.

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции обращает внимание на то, что в мотивировочной части решения суда первой инстанции содержится фраза: "При этом, понятие таких слов как "по своему внутреннему убеждению" не подразумевают доказывание выводов суда, сделанных на основе этого убеждения, в силу установленной законом императивной презумпции соблюдения равноправия и состязательности суда как органа правосудия, наделенного соответствующими полномочиями", которая не основана на нормах Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и не отвечает задачам судопроизводства в арбитражном суде (статья 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

В данном случае судом первой инстанции не учтено, что требования к содержанию решения суда установлены в статье 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с чем включение судом первой инстанции указанной фразы в судебный акт является недопустимым, при том, что понятие "внутреннее убеждение суда" используется в части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при оценке арбитражным судом доказательств, а не "выводов суда".

Поскольку указанное обстоятельство не привело к принятию неправильного судебного акта по существу заявленных исковых требований, у суда апелляционной инстанции не имеется оснований для изменения решения суда от 02.02.2012 в этой части.

Учитывая изложенное, у суда апелляционной инстанции отсутствуют предусмотренные статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основания для отмены решения суда от 02.02.2012 и удовлетворения апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02 февраля 2012 года по делу N А40-99290/11-12-727 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

А.А. Солопова

Судьи

А.И. Трубицын Н.В. Лаврецкая