Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 16 апреля 2012 г. N 03АП-989/12

г. Красноярск

16 апреля 2012 г.

Дело N А33-16768/2011

Резолютивная часть постановления объявлена "05" апреля 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен "16" апреля 2012 года.

Третий арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Хасановой И.А.,

судей: Бабенко А.Н., Петровской О.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шалухиной Ж.В.,

без лиц участвующих в деле,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика - индивидуального предпринимателя Росинского Виктора Викторовича, ОГРН 310245708800040)

на решение Арбитражного суда Красноярского края

от "24" января 2012 года по делу N А33-16768/2011, принятое судьей Рудовой Л.А.,

установил:

Smeshariki GmbH (далее - истец, Smeshariki GmbH, регистрационный номер 164063, г. Мюнхен, Германия) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к индивидуальному предпринимателю Росинскому Виктору Викторовичу (далее - ответчик, ИП Росинский В.В., ОГРН 310245708800040, ИНН 245721912324) о взыскании 100 000 рублей, в том числе 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 282431, 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 332559.

Решением Арбитражного суда Красноярского края от 24 января 2012 года иск удовлетворен частично. С индивидуального предпринимателя Росинского Виктора Викторовича в пользу Smeshariki GmbH взыскано 30 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 282431, 30 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 332559 и 2 400 рублей расходов по оплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано.

Не согласившись с данным судебным актом, ответчик обратился в Третий арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение Арбитражного суда Красноярского края от 24 января 2012 года отменить, либо принять по делу новый судебный акт, снизив размер компенсации.

В апелляционной жалобе ответчик ссылается на следующие обстоятельства:

- на продукции с товарными знаками "Смешарики" нет информации о владельце товарного знака, о защите права на указанный товарный знак, зарегистрированный в РФ обозначением соответствующим знаком;

- в суд не представлены доказательства, что товар схож до смешения с купленным у ответчика;

- истец не направил в адрес ответчика претензию о нарушениях;

- нарушение малозначительно и было прекращено по получении требования - претензии (искового заявления в Арбитражный суд) владельца товарного знака. Продано десять игровых фишек на сумму 10 рублей, а компенсация - 60 000 тысяч рублей, при этом не было исследовано и исключено, что разрешение на размещение товарного знака было выдано другим доверенным лицом или непосредственно первьм владельцем. Согласно общедоступной информации в сетях общего пользования первым владельцем в адрес ГТК было направлено сообщение о выданном разрешении на использование товарных знаков "Смешарики" на игрушках, изготовленных в Китае. Одновременно органами надзора было дано описание -предупреждение об отличительных признаках контрафактных товарах - игровых фишек в этих списках нет;

- компенсация (штраф) назначена за два нарушения, а событие - продажа игровых фишек -одно, при этом без экспертного заключения о схожести с однородным товаром и без предварительного предупреждения (извещения), в отсутствие владельца товара получены "доказательства" - видео. Претензии заявлены после незаконной контрольной закупки, при том, что для прекращения правонарушения достаточно было поставить в известность продавца о необходимости изъятия из оборота товара с указанным товарном знаком (доказательством в результате контрольной закупки могут признаны только те сведения (товары), которые получены в установленном законодательством порядке (протокол в присутствии представителя продавца, двух понятых - ст. 28.3);

- истец ставил своей целью не защиту прав владельца товарного знака, а получение компенсации - незаконного обогащения (действия ответчика не причинили кому-либо убытков, кроме себя и собственному бизнесу - ИП по требованию истца прекратил продажу фишек, а доказательств, установленных законным образом незаконного оборота истцом не было предъявлено, что повлекло дополнительные убытки продавцу (в соответствии с положением -инструкцией налогового органа о возврате товара отсутствуют по вине истца основания для возврата остатков товара поставщику, изготовителю). Покупка товара в отсутствие владельца товара - индивидуального предпринимателя, без разъяснения ему его прав и обязанностей, без понятых и свидетелей, с нарушением права продавца на идентификацию купленного истцом образца с образцами товара из одноименной партии по товаросопроводительным документам для установления источника поступления контрафактных игровых фишек, в первую очередь описанием в протоколе изъятия (закупки) отличительных признаков с указанием всей необходимой информации о товаре в соответствии с п. 11 Правил - нарушение законодательства;

- заявитель не выполнил требования п. 3 ст. 1252 ГК РФ - заявил требование о компенсации в отсутствие убытков и при недоказанности факта правонарушения. Ответственность за указанные истцом правонарушение предусмотрена статьёй 14.10 КоАП РФ;

- незаконное использование товарного знака (чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров). В отношении ответчика на основании ст. 1.5. Ко АП РФ в данном случае действует презумпция невиновности. Согласно ст. 1.5 КоАП РФ, закрепляющей принцип презумпции невиновности, лицо, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренным этим же Кодексом и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревшего дело. При этом (в любом случае) выяснение виновности лица в совершении административного правонарушения осуществляется на основании данных, зафиксированных в протоколе об административном правонарушении, объяснений лица, в отношений которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, в том числе об отсутствии возможности для соблюдения соответствующих правил и норм, о принятии всех зависящих от него мер по их соблюдению, а также на основании других доказательств, предусмотренных ч.2 ст. 26.2 Ко АП РФ;

- при рассмотрении дела был нарушен п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 г. N 10 определившего, что в случае установления факта неправильного составления протокола и оформления других материалов (в деле отсутствовали документы и основания для привлечения к ответственности продавца), суд, руководствуясь частью 6 ст. 206 АПК РФ, обязан принять решение об отказе в удовлетворении требования истца о привлечении к ответственности продавца. В нарушение положений законодательства РФ в процессуальных документах дела нет ссылки на перечень доказательств, объективно подтверждающих вину ответчика и состав правонарушения;

- в нарушение п. п.4, 5 ст. 25.5 Кодекса ответчик не имел возможности привлечь к участию в производстве по делу с момента видеосъёмки защитника, законного представителя;

- по получении претензий истца, ответчик не имел возможности рассмотреть требования заявителя, так как указанный правообладателем товар, как и иной с использованием товарных знаков N N 282431 (логотип "Смешарики"), 332559 (персонаж "Нюша") в продаже отсутствовал;

- истцом не обеспечена законность установления факта правонарушения;

- ответчик торговлю контрафактной аудио- и видеопродукцией не осуществлял. Продажа фишек для игры с текстом "Смешарики" по цене 10 рублей не только не причинила убытки правообладателю, но и послужила бесплатной рекламой для реализуемого правообладателем товара - его интеллектуальной собственности мультсериала "Смешарики". Так как на фишках отсутствует сходство с изображением товарного знака "Нюша" при наличии прямого текстового указания потребителю фишек: ознакомиться с источником изображений - одноимённым мультиком наличие текстового указания могло быть оценено только как предложение купить фильм, а не какие-либо другие товары с художественным изображением персонажей анимационного сериала;

- у ответчика отсутствовала необходимость и возможность для заключения лицензионного договора, продавец не мог получить дополнительный доход за счёт незаконного использования товарных знаков ввиду малозначительной стоимости товаров с буквенным обозначением "Смешарики", а в действиях доверенного лица правообладателя прямая заинтересованность обогащения при недоказанности убытков или упущенной выгоды. Им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению прав истца.

Кроме того, в материалах отсутствуют сведения об экспертизе (ст. 26.4), позволяющей утверждать истцу, что ответчиком использовался товарный знак "похожий до степени смешения со знаком правообладателя", образец для соблюдения прав правообладателя и проведения экспертизы (аналогичный однородный товар - носитель товарного знака отсутствует), купленный доверенным лицом - без товарного чека или акта контрольной (проверочной) закупки.

Апелляционная жалоба принята к производству Третьего арбитражного апелляционного суда, рассмотрение жалобы назначено на 05 апреля 2012 года.

Определением Третьего арбитражного апелляционного суда от 14.03.2012 апелляционная жалоба принята к производству, назначено судебное заседание на 05.04.2012.

Истец и ответчик, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства (распечатка интернет страницы с официального сайта Третьего арбитражного апелляционного суда) в судебное заседание не явились, своих представителей не направили. От ИП Росинского В.В. поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в его отсутствие.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проводится в отсутствие лиц, участвующих в деле.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке, установленном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

При рассмотрении настоящего дела судом апелляционной инстанции установлены следующие обстоятельства.

Истец является обладателем исключительных прав на товарные знаки N 282431 - логотип "Смешарики" (свидетельство от 16.02.2005) и N 332559 - персонаж "Нюша" (свидетельство от 27.08.2007), а также обладателем исключительных авторских прав на анимационный сериал под названием "Смешарики" и его персонажей на основании лицензионного договора N 11-12/08 ИЛ/М.

17.09.2011, представителями истца, в торговой точке индивидуального предпринимателя Росинского Виктора Викторовича, расположенной по адресу: г.Норильск, пр.Ленинский, д.42, приобретен товар - игровые фишки, имеющие изображения, сходные с товарными знаками N 282431 (логотип "Смешарики") и N 332559 (персонаж "Нюша").

В подтверждение факта покупки указанного товара истцом предоставлены копия товарного чека от 17.09.2011 на сумму 10 рублей, копии товара - игровых фишек (подлинные игровые фишки были предоставлены суду на обозрение в судебном заседании), диск с видеозаписью реализации указанного товара в торговой точке по адресу: г.Норильск, пр.Ленинский, д.42.

Полагая, что ответчик в ходе реализации товара, содержащего изображения, зарегистрированные в качестве товарных знаков Smeshariki GmbH, нарушил исключительные права Smeshariki GmbH, истец обратился в суд с иском о взыскании 100 000 рублей компенсации, в том числе 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 282431, 50 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 332559.

В обоснование суммы компенсации истец пояснил, что выпуск товаров под маркой "Смешарики" ориентирован на детскую аудиторию в возрасте от 3 до 12 лет. Распространение контрафактной продукции среди детской аудитории наносит наибольший репутационный вред правообладателю, поскольку формирует негативное отношение к марке большого числа потребителей. Вред также наносится большому количеству компаний-лицензиатов, производящих продукцию по договору с правообладателем. Заявленный размер компенсации включает в себя расходы правообладателя на организацию и ведение деятельности по защите интеллектуальной собственности, и, по мнению истца, соответствует требованиям разумности и справедливости.

Ответчик факт продажи спорного товара не оспорил, доказательства правомерности распространения товара, содержащего изображения, сходные с товарными знаками N 282431 (логотип "Смешарики") и N 332559 (персонаж "Нюша") не предоставил, заявил ходатайство об уменьшении размера заявленной истцом ко взысканию компенсации.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам.

Правоотношения истца и ответчика, связанные с защитой права на использование товарного знака, регулируются положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 177 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1481 Гражданского кодекса Российской Федерации, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный знак. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

В соответствии со статьей 1482 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.

В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с частью 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

В соответствии с частью 1 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату

Исходя из изложенных норм, в предмет доказывания по настоящему делу входят: наличие у истца права на товарные знаки N 282431 (логотип "Смешарики") и N 332559 (персонаж "Нюша"), факт продажи товара, содержащего изображения, сходные до степени смешения с указанными товарными знаками, получение согласия правообладателя на использование ответчиком товарных знаков.

Материалами дела подтверждается, что исключительные права на товарные знаки N 282431 (логотип "Смешарики") и N 332559 (персонаж "Нюша") на основании свидетельств от 16.02.2005 и от 27.08.2007 принадлежит Smeshariki GmbH.

Факт нарушения исключительных прав истца ответчиком, в результате реализации без согласия правообладателя товара - игровых фишек, с указанными товарными знаками, подтверждается материалами дела, а именно: видеозаписью реализации товара в торговой точке ответчика по адресу: г.Норильск, пр.Ленинский, д.42; копией товарного чека от 17.09.2011 на сумму 10 рублей содержащим отметку ИП Росинский В.В.; приобретенным товаром - игровые фишки, содержащим изображения, сходные до степени смешения с товарными знаками, в отношении которых истец имеет приоритет. Спорный товар - игровые фишки были предоставлены на обозрение суда в судебном заседании.

Согласно пункту 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. Вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений, применяемых на товарах истца и ответчика, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует.

Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.

При сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.

Согласно абзацу шестому пункта 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания (утверждены Приказом Роспатента от 05.03.2003 N 32) обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

При визуальном сравнении зарегистрированных товарных знаков истца с изображением, используемым ответчиком при реализации игровых фишек, судом установлено визуальное сходство, в том числе графическое изображение (вид рисунков) идентичны, расположение отдельных частей изображений и буквенного наименования совпадает.

Согласно статье 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд пришел к выводу, что визуальное и графическое сходство охраняемых товарных знаков, принадлежащих Smeshariki GmbH, и изображения, имеющееся на реализуемых ответчиком игровых фишках, позволяют ассоциировать сравниваемые объекты один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Доказательства, подтверждающие правомерность использования ответчиком спорных изображений, и доказательства предоставления истцом разрешения на использование данных изображений, в материалах дела отсутствуют.

В соответствии с частью 1 статьи 1250 Гражданского кодекса Российской Федерации, интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными настоящим Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В соответствии с частью 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно пункту 43.3. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1414 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Из пояснений истца следует, что заявленный им размер компенсации в 100 000 рублей (по 50 000 рублей за каждый товарный знак) определен с учетом специфики аудитории, использующей товары под маркой "Смешарики", исходя из вреда, причиняемого большому количеству компаний-лицензиатов, а также включает расходы по защите интеллектуальной собственности истца.

Арбитражный суд Красноярского края, исследовав обстоятельства дела, правомерно указал, что истец не обосновал истребуемый размер компенсации конкретными обстоятельствами, доказательства причинения вреда потребителю, лицензиатам, равно как и документы, подтверждающие расходы по защите интеллектуальной собственности, истцом не представлены.

Принимая во внимание то обстоятельство, что истцом доказан единичный случай реализации ответчиком товара, имеющего обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками истца. Размер компенсации, о которой заявлено истцом, более чем в 5000 раз превышает стоимость игровых фишек, реализованных ответчиком, исходя из принципа разумности и соразмерности суд первой инстанции обоснованно снизил размер компенсации до 60 000 рублей (по 30 000 рублей за каждый товарный знак).

Суд первой инстанции в достаточно полной мере и всесторонне исследовал обстоятельства дела и проверил доводы сторон, в том числе аналогичные изложенным в апелляционной жалобе, дал им правильную оценку.

Иные обстоятельства, приведенные в апелляционной жалобе, не имеют правового значения, так как основанием для удовлетворения апелляционной жалобы не являются.

Таким образом, принимая во внимание указанные выше нормы права, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, суд апелляционной инстанции считает, что доводы ответчика, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции не состоятельными и не могут служить основанием для отмены решения от 24 января 2012 года Арбитражного суда Красноярского края по делу N А33-16768/2011.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы возлагаются на заявителя апелляционной жалобы.

Руководствуясь статьями 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Третий арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Красноярского края от "24" января 2012 года по делу N А33-16768/2011 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа через арбитражный суд, принявший решение.

Председательствующий

И.А. Хасанова

Судьи

А.Н. Бабенко О.В. Петровская